Studio Legale Tidona e Associati

HOME

CONTATTO

CHI SIAMO

 

Magistra Banca e Finanza | Studio Legale Tidona e Associati | Diritto Bancario e Finanziario

Rivista di Diritto Bancario e Finanziario
Per contattarci

CERCA ARTICOLI:

Tutela e trasferimento dei beni suscettibili di applicazione industriale (profili internazionali)

Di Francesco Perugini

26 luglio 2004

 

Tesi di laurea
Università degli studi di Urbino - Facoltà di Giurisprudenza


Introduzione

CAPITOLO 1

L’ACCORDO TRIPS

1.- Diritti della proprietà intellettuale e distorsioni nei rapporti commerciali internazionali
2.- Accordo Trips: nascita ed evoluzione
2.1.- Accordo Trips: struttura e funzione
2.2.- Principi generali dell’Accordo Trips
2.2.a- Principio del trattamento nazionale
2.2.b- Principio della nazione più favorita
2.2.c- L’articolo 41 dell’Accordo Trips
2.2.d- Cooperazione tecnica per i Paesi in via di sviluppo
2.2.e- L’articolo 67 dell’Accordo Trips: cooperazione o mera disposizione di principio?
3.- Critiche sollevate all’Accordo Trips
3.1.- Proposte delle principali Organizzazioni Internazionali in merito alla brevettabilità delle forme viventi e delle varietà vegetali
3.2.- Effetto dei Trips sui farmaci e sulla sanità
3.2.a- Licenze obbligatorie
3.2.b- Licenze parallele
3.2.c- Il parlamento indiano costretto ad applicare l’Accordo Trips
3.2.d- Risoluzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
4.- Dichiarazione di Doha ed Accordo di Cancun
4.1.- Dichiarazione di Doha : primo passo per l’accesso ai farmaci essenziali nei Paesi poveri
4.2.- Accordo di Cancun: Decisione del Consiglio Generale del Wto del 30 Agosto 2003
4.3.- Campagna dei Medici Senza Frontiere, Rapporto MSF presentato alla 56° Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il 22 maggio 2003

CAPITOLO 2

IL BREVETTO: NATURA, FUNZIONE E PRINCIPI

1.- Premessa
2.- I brevetti per invenzione
2.1.- Nozione e funzioni
2.2.- La definizione di invenzione
2.3.- Tipologie delle invenzioni
2.4.- Realtà non qualificate come invenzioni
2.5.- Invenzioni derivate e invenzioni principali
2.6.- Invenzioni di perfezionamento
2.7.- Invenzioni di traslazione
2.8.- Invenzioni di combinazione
2.9.- Invenzioni indipendenti e invenzioni dipendenti
3.- Requisiti di brevettabilità
3.1.- Novità
3.2.- Industrialità
3.3.- Originalità
3.4.- Liceità
4.- I brevetti per modelli di utilità: verso una tutela a livello comunitario?
4.1. Premessa
4.2.- Modelli di utilità (natura e funzioni)
4.3.- Proposta di Direttiva Comunitaria relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni con il modello di utilità
4.3.1.- Obiettivi
4.3.2.- Ragioni che rendono necessario un intervento comunitario nel settore
4.3.3.- Condizioni richieste per la validità della domanda di modello di utilità
4.3.4.- Diritti conferiti dal modello di utilità
4.3.5.- Durata del modello di utilità
4.3.6.- Conclusioni
5.- Le procedure di brevettazione applicate ai diversi ordinamenti nazionali
5.1.- Premessa
5.2.- Procedura ad esame di merito
5.2.1.- Operazioni iniziali per il deposito della domanda
5.2.2.- Avvio dell’esame di merito della domanda nei suoi aspetti formali e ricerca di novità
5.2.3.- Esame di merito
5.2.4.- Fase di opposizione
5.2.5.- Obblighi ulteriori in capo al titolare dopo la concessione del brevetto
5.3.- Procedura a semplice registrazione
6.- I diritti di brevetto
6.1.- Diritto allo sfruttamento economico dell’invenzione: l’esclusiva a seguito della concessione del brevetto.
6.2.- Brevettazione del non avente diritto
6.3.- Il diritto dell’inventore alla paternità dell’opera e al rilascio del brevetto
6.4.- Limitazioni al diritto di brevetto ed il Preuso


CAPITOLO 3
IL BREVETTO EUROPEO E LA PROPOSTA DI BREVETTO COMUNITARIO

1.- Il Brevetto Europeo: struttura e funzione
2.- Il procedimento di brevettazione
2.1.- Deposito della domanda di brevetto
2.2.- Pubblicazione della domanda e ricerca dei documenti anteriori ai fini della valutazione della novità e dell’attività inventiva
2.3.- Esame sostanziale della domanda e richiesta d’esame
2.4.- Replica ed eventuali osservazioni dell’esaminatore relative alla validità e brevettabilità dell’invenzione
2.5.- Concessione e pubblicazione del Brevetto Europeo e sua convalida negli Stati scelti
2.6.- Eventuale opposizione di terzi alla concessione del brevetto
3.- Caratteristiche, risultati ed impatto del Brevetto Europeo
3.1.- Lo standard europeo dei brevetti
3.2.- L’UEB ed il rapporto di ricerca
3.3.- Riflessioni conclusive sul Brevetto Europeo
4.- Convenzione dell’Unione di Parigi
4.1.- Principio di assimilazione
4.1.1-Principio di priorità
5.- P.C.T. (Patent Cooperation Treaty) - Il brevetto internazionale
6.- Convenzione di Strasburgo in materia di classificazione dei brevetti
7.- Funzione delle Convenzioni Internazionali sulla proprietà intellettuale
8.- IL Brevetto Comunitario: Natura, struttura e funzioni
8.1.- Premessa, 3 marzo 2003: Accordo sul Brevetto Comunitario
9.- Nozione di Brevetto Comunitario: stimolo fondamentale all’innovazione tecnologica nell’Unione Europea
10.- Evoluzione del sistema brevettuale europeo
10.1.- La Convenzione di Lussemburgo: le ragioni di un fallimento
10.2.- Libro verde del 24 giugno 1997 sul Brevetto Comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa: un passo decisivo
10.3.- La Proposta di Regolamento Comunitario: l’ultimo passo verso la creazione di un Brevetto Comunitario
10.4.- L’ultimo grande ostacolo superato: gli aspetti giurisdizionali del Brevetto Comunitario
10.5.- L’entrata in vigore del Brevetto Comunitario
11.- Natura giuridica del Brevetto Comunitario: la scelta del Regolamento
11.1.- Principali peculiarità del Brevetto Comunitario: autonomia e unitarietà
12.- Il diritto applicabile al Brevetto Comunitario
12.1.- Funzionamento generale del nuovo Brevetto Comunitario: “una simbiosi tra Brevetto Europeo e Brevetto Comunitario”
13.- I costi del Brevetto Comunitario
14.- Il ruolo degli Uffici Brevetti nazionali
15.- Sistema giudiziario e Tribunale Comunitario centralizzato
16.- Recenti iniziative in Europa volte a valorizzare adeguatamente le informazioni fornite dai brevetti
16.1.- I piani della Commissione al fine di rilanciare lo sviluppo tecnologico in Europa
16.2.- Il modello americano del trasferimento dell’innovazione tecnologica universitaria
16.3.- Una rete europea per i brevetti: proposta dell’Unioncamere


CAPITOLO 4

APPLICAZIONI DEL BREVETTO AL SETTORE INFORMATICO

1. PREMESSA
2. IL SOFTWARE
3. NASCITA E SVILUPPO DEL SOFTWARE: L’ESIGENZA DI UNA TUTELA
3.1.- Il software tra brevetto e diritto d’autore
4. DALLA CONVENZIONE DI MONACO ALLA LEGGE ITALIANA N.518/92 (IL SOFTWARE TUTELABILE SECONDO LE NORME DEL DIRITTO D’AUTORE)
4.1.- Convenzione di Monaco e armonizzazione dei sistemi giuridici nazionali
4.2.- Lavori dell’OMPI per configurare una disciplina unitaria dei programmi per elaboratori
5. ATTUALE TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE IN EUROPA ED IN ITALIA
5.1.- Direttiva CEE n.251/90
5.2.- Adeguamento della disciplina italiana alla Direttiva Comunitaria:
la legge italiana n.633/41 sul diritto d’autore
6. PROPOSTA DI DIRETTIVA SUI BREVETTI SOFTWARE
6.1.- Proposta di Direttiva brevetti software del 18 Giugno 2003: la c.d. Proposta McCharty
6.2.- Piccole e medie imprese e brevetto del software
6.3.- Gli emendamenti dell’EuroParlamento alla Proposta Mc Charty
6.4. – Brevetti software: prospettive per il futuro
6.5.- Posizione del Governo italiano sulla brevettabilità del software
7. REGISTRAZIONE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI
7.1.- Evoluzione storica del settore
7.2.- Interventi comunitari ed internazionali



CAPITOLO 5

GLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI TECNOLOGIA

ASPETTI GENERALI RELATIVI ALLA PROPRIETÀ INDUSTRIALE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI
PRINCIPIO DI TERRITORIALITÀ E COMMERCIO INTERNAZIONALE
RAGIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI TECNOLOGIA
INTERVENTI NORMATIVI NAZIONALI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA
4.1.- Normativa brasiliana sulla tutela ed il trasferimento della tecnologia
4.1.a- L’INPI (National Institute of Industrial Property)
4.1.b- Normative Act n.135/1997
4.1.c- Tipologie di trasferimento di tecnologia
4.1.d- Accordi di licenza di brevetto
4.1.e- Accordi di licenza su marchi e segni distintivi
4.1.f- Accordi di fornitura di tecnologia non brevettata
4.1.g- Accordi di assistenza tecnica e scientifica
4.1.h- Trasferimento di tecnologia nel contratto di franchising
4.1.i- Tax Axpects of Tecnology Transfer in Brasile
4.2.- Legislazione argentina della tutela e del trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale
4.3.- La Cina (una straordinaria opportunità)
4.3.a- Premessa
4.3.b- Legislazione cinese in materia di trasferimento della tecnologia
(Rules and Regulations)
4.3.c- Risoluzione delle controversie
4.3.d- Tutela dei diritti della proprietà intellettuale in Cina
4.3.e- Durata del brevetto
4.3.f- Know-how ed obbligo di segretezza
5. TIPOLOGIE DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI DI TRASFERIMENTO DELLA TECNOLOGIA
5.1.- Norme inderogabili negli accordi internazionali di trasferimento tecnologico
5.1.a- Paesi in via di sviluppo: controllo amministrativo sul contratto e norme di ordine pubblico
5.1.b- Paesi industrializzati: normative Antitrust a tutela della libera concorrenza
5.1.1.- Regolamento Comunitario n.240/96 sugli accordi di trasferimento della tecnologia
5.1.2.- Premessa
5.1.3.- “La lista bianca” (articoli 1 e 2 del Regolamento - le clausole ammesse)
5.1.4.- “Lista nera” (articolo 3 del Regolamento - le clausole vietate)
5.1.5.- “Grey clauses” (articolo 4 del Regolamento - clausole che comportano l’obbligo di un’esenzione)
5.1.6.- Revoca all’esenzione di gruppo ex articolo 7 del Regolamento
5.2.- Sistemi Antitrust nelle legislazioni non europee
5.2.1.- Sistema Antitrust statunitense
5.2.2.- Sistema Antitrust nei Paesi asiatici
5.2.3.- Il Giappone
5.2.4.- La Tailandia
5.2.5.- La Corea del Sud
5.3.- Cenni sulle normative in materia di tecnologia strategica e misure di embargo
6. CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DELLA TECNOLOGIA: TIPOLOGIE E PRINCIPALI PRESTAZIONI A CARICO DEL LICENZIANTE AI FINI DI UN EFFICACE TRASFERIMENTO DELLA TECNOLOGIA
6.1.- Tipologie degli accordi internazionali di trasferimento della tecnologia
6.2.- Necessità di una previa descrizione della tecnologia trasferita
6.3.- Differenze di livello tecnologico e prestazioni aggiuntive a cui può essere tenuto il concedente

Bibliografia generale



INTRODUZIONE


L’innovazione tecnologica trasforma continuamente le nostre abitudini, il nostro modo di lavorare cosi come quello di relazionarci con gli altri; al medesimo tempo rimescola in tempi rapidissimi i rapporti di forza tra le diverse regioni del mondo.
Mai come nell’attuale contesto economico, caratterizzato dall’apertura dei mercati nazionali e dalla “competizione globale” tra le imprese, il grado di innovazione che un determinato sistema imprenditoriale riesce a sviluppare, è stato così strategicamente fondamentale.
Gli Stati Uniti d’America, ormai da alcuni decenni hanno l’assoluta leadership tecnologica nel mondo, e, terminata la guerra fredda in seguito al crollo dell’universo sovietico, stanno condizionando l’establishment economico mondiale; si parla di “start fresh”, ovverosia di fresco inizio di una nuova fase rinnovatrice le cui parole d’ordine sono competition, deregulation, privatisation, transparency e modernization.
La stragrande maggioranza dei Paesi sottosviluppati e di quelli in via di sviluppo sta seguendo tale strada; Cina, India, Corea del Sud e Messico sono già divenuti attori protagonisti del nuovo mercato globale.
E l’Europa come sta affrontando tale nuova situazione?
I Paesi del vecchio continente, attanagliati dalla crisi che sta attraversando la sua classe politica e dalla più lunga congiuntura economica negativa da due secoli a questa parte, non sembrano volere (o non sono in grado di assumere) una posizione unitaria.
Come si può non condividere il presidente della Commissione Europea Romano Prodi, quando afferma la propria preoccupazione riguardo alla debolezza europea nei confronti dell’America, collocata ormai nelle più ampie frontiere della tecnologia, ma anche con riferimento a quei Paesi come la Cina o l’India, che accompagnano ai bassi costi del lavoro una grande capacità di acquisire sempre nuove tecnologie?
E’ dunque indubbio che per recuperare in Europa tale competitività perduta, si renda necessario un rafforzamento del sistema di brevettazione, accompagnato da una più efficace politica di sostegno alla ricerca ed alla formazione.
Scopo di questa trattazione è quello di analizzare e commentare i più recenti interventi normativi in materia di tutela internazionale della tecnologia, le principali proposte e le discussioni ad oggi in atto, al fine di comprenderne l’impatto economico-sociale, i benefici o gli eventuali svantaggi e le distorsioni che potrebbero in futuro verificarsi.
La prima parte è dedicata all’Accordo TRIPs firmato in ambito WTO (World Trade Organization) a Marakkech nel 1994.
Esso ha stabilito un’armonizzazione delle legislazioni nazionali dei Paesi aderenti al WTO in materia di protezione dei diritti della proprietà intellettuale; ne saranno esaminate le ragioni ed i principi fondamentali che lo regolano; successivamente si cercherà di prevederne gli effetti e le prospettive che deriveranno in seguito alla sua integrale applicazione, con particolare attenzione dedicata alla problematica connessa alla brevettabilità delle forme viventi e dei farmaci nei Paesi sottosviluppati.
Dopo una necessaria analisi delle principali tematiche prettamente giuridiche alla base del sistema brevettuale, si prenderà in considerazione l’attuale protezione riservata alle invenzioni a livello comunitario, i limiti intrinseci del sistema creato nel 1973 con la Convenzione di Monaco e le negative conseguenze per la capacità di innovazione delle imprese europee.
Da un confronto con la realtà giapponese ed americana, emerge palesemente l’assoluta inidoneità dell’attuale brevetto europeo a configurarsi come un efficace strumento di sostegno alla competitività ed allo sviluppo tecnologico.
Alla domanda se il futuro Brevetto Comunitario (che dovrebbe essere istituito a partire dal 2006), titolo unitario di proprietà industriale e valido per l’intero territorio europeo, possa effettivamente costituire il punto di svolta per superare tale situazione di stagnazione, non è ad oggi possibile rispondere con un assoluto grado di certezza; è peraltro indubbio che esso sarebbe un importante risultato, un imprescindibile punto di partenza per un più generale piano di rilancio dell’innovazione tecnologica nel vecchio continente.
“Il Brevetto Comunitario è assolutamente vitale per la modernizzazione dell’Unione Europea”, ha recentemente affermato il Ministro svedese del Commercio, Pagrotski.
A prescindere dai risultati che un simile sistema potrà offrire, e cioè dai costi che si riveleranno nella pratica necessari per il suo conseguimento e dalla certezza giuridica che sarà in grado di garantire agli inventori, il raggiungimento di un definitivo accordo sulla “patente comunitaria” tra i governi europei, rappresenterebbe in ogni caso un dato estremamente positivo, un segnale chiaro ed in equivoco da parte dei Paesi dell’Unione Europea di voler finalmente intraprendere azioni non più condizionate da interessi particolari e da ogni forma di sciovinismo culturale.
Un discorso a parte merita poi una problematica di grande complessità e stringente attualità quale quella della brevettabilità dei programmi per elaboratori elettronici (software); di stringente attualità, in quanto risale al settembre 2003 l’approvazione da parte del Parlamento Europeo di una proposta di Direttiva volta ad estendere la tutela brevettuale ai software ed ai metodi di calcolo (ora manca esclusivamente l’approvazione del Consiglio).
Voci discordanti si sono sollevate negli ultimi mesi a tal proposito, essendo stata la proposta, da alcuni giudicata come un atto necessario per tutelare adeguatamente i programmatori, e da altri (la maggioranza, in verità) come la più grande appropriazione della storia di una conoscenza pubblica a fini privatistici.
Nel corso della trattazione si esaminerà l’evoluzione della tutela legislativa riservata al software, le principali ragioni alla base della proposta di Direttiva e soprattutto, le conseguenze cui essa potrebbe condurre; a tal riguardo, una sola cosa è certa: il software è diventato negli anni la linfa vitale dell’economia e della società; condiziona sia la nostra vita privata che quella lavorativa, dai programmi dei nostri telefoni cellulari ai bancomat, dai DVD agli applicativi dei personal computer.
Chi controlla il software ha un potere enorme, inimmaginabile; da questi elementi ne consegue che è assolutamente auspicabile evitare che si possa in futuro configurare per il software una situazione di oligopolio da parte di poche società multinazionali.
Dall’esame di dati statistici oggettivi, emerge chiaramente che un efficace trasferimento della tecnologia, è, al pari di un’adeguata tutela giuridica, una componente fondamentale per la competitività delle imprese.
Ad oggi, visto e considerato il sempre crescente numero di imprese disposte a negoziare licenze, il costo per individuare un licenziatario o un acquirente di tecnologia è praticamente irrisorio.
Ipotizzando in 7.500 euro i costi di costituzione e di mantenimento in vita di un brevetto in un determinato Paese per dieci anni, con una royalty del 3% sulle vendite dell’impresa licenziataria, è possibile recuperare l’investimento globale già dal primo anno del contratto di licenza.
Nell’arco di dieci anni appare addirittura plausibile prevedere un ricavo pari a cento volte l’investimento iniziale.
Le royalties incassate con accordi di licenza della tecnologia consentono per dunque di recuperare tranquillamente i costi sostenuti per la ricerca, evitando di ammortizzare quest’ultimi sul prezzo finale del prodotto ottenuto.
Il mercato del trasferimento della tecnologia è spiccatamente transnazionale; ciò significa che, chi intende licenziare la propria tecnologia, deve tenere in adeguata considerazione le eventuali disposizioni di ordine pubblico previste per gli accordi internazionali di trasferimento della tecnologia dalla stragrande maggioranza delle legislazioni dei Paesi in via di sviluppo.
Per il resto, gli accordi di trasferimento pongono le problematiche proprie di tutti i contratti internazionali, (lex applicabile, foro competente, modalità di pagamento ecc..) quantunque, la particolarità del loro oggetto ha fatto si che essi siano ormai facilmente distinguibili ed identificabili in una ben definita tipologia contrattuale.


CAPITOLO PRIMO
L’ACCORDO TRIPS

1. DIRITTI DELLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE E DISTORSIONI NEI RAPPORTI COMMERCIALI INTERNAZIONALI

L’attuale stato dei rapporti di forza all’interno della società internazionale in materia di trasferimento di tecnologia è determinato dai risultati dell’Uruguay Round, del GATT e dall’adozione dell’Accordo sui Trips.
L’accordo Trips stabilisce un’armonizzazione della protezione dei beni immateriali e sancisce l’obbligo per gli Stati Membri del WTO di garantire a tutti i cittadini degli altri Stati Membri il principio del trattamento nazionale e della nazione più favorita.
Ma quali sono le ragioni che hanno indotto l’esigenza di avviare un negoziato multilaterale in materia di diritti della proprietà intellettuale in ambito WTO?
La ragione è insita negli effetti distorsivi recati al commercio internazionale dai comportamenti dei Paesi meno progrediti che, non predisponendo un’adeguata tutela ai diritti di proprietà intellettuale dei Paesi tecnologicamente più avanzati, avevano finito con l’alterare la libera concorrenza e la competizione tra gli Stati.
Fenomeni di contraffazione dei marchi e dei brevetti rilasciati da parte delle autorità degli Stati in via di sviluppo finirono col divenire, in determinate aree, veri e propri strumenti di politica commerciale.
Tale situazione era divenuta insostenibile per Stati Uniti, Giappone, Paesi dell’Europa occidentale e per tutti gli altri Stati dotati di tecnologia avanzata che, a partire dai primi anni ’70, cominciarono a richiedere una tutela internazionale dei diritti di proprietà intellettuale, pretendendo l’avvio di una trattativa multilaterale nell’ambito dei negoziati tariffari che periodicamente si svolgevano tra i Paesi contraenti l’Accordo GATT.
I Paesi tecnologicamente meno sviluppati affermavano al contrario che, per un’adeguata tutela della proprietà intellettuale a livello transnazionale, erano sufficienti le convenzioni internazionali già esistenti.
Il giro di volta, per uscire da una simile fase di stallo, lo diedero gli Stati Uniti (poi seguiti dal Giappone e dai Paesi della Comunità Europea) che cominciarono ad applicare pesanti misure di ritorsione sul proprio territorio nei confronti delle imprese straniere di quei Paesi che non offrivano le garanzie richieste relativamente alla tutela della proprietà intellettuale.
In pratica gli USA non fecero altro che attuare una politica di blocco delle importazioni da determinati paesi.
La riapertura dei rapporti commerciali venne pertanto condizionata alla conclusione di accordi bilaterali e/o multilaterali in ambito GATT in virtù dei quali gli Stati in questione si sarebbero però impegnati ad osservare il rispetto e la garanzia dei diritti immateriali degli Stati Uniti.
Questa ferma ed intransigente posizione americana, unitamente al nuovo clima di sviluppo economico e all’apertura dei mercati fece si che, a partire dalla seconda metà degli anni ’80, gli stessi Paesi in via di sviluppo cominciarono gradatamente ad assumere un atteggiamento favorevole all’introduzione di normative interne a tutela di marchi, brevetti ed altri diritti di proprietà industriale stranieri.
Taluni hanno in proposito argomentato il riconoscimento da parte dei Paesi in via di sviluppo degli effetti positivi dell’evoluzione scientifica per l’intera comunità internazionale.
A mio modo di vedere, tale cambiamento di prospettiva da parte di questi Paesi deve essere considerato anche un atteggiamento dettato da necessità di “real politique”.
In un mondo che, dopo cinquanta anni di divisione in blocchi contrapposti di due modelli che proponevano scenari estremamente diversi (specie in ambito economico), registrava l’improvviso e repentino scioglimento dell’Unione Sovietica e dei suoi Stati satelliti, i governi dei Paesi in via di sviluppo compresero che un solo modello ed un solo sistema era possibile e cioè quello dettato dall’unica superpotenza superstite, gli Stati Uniti d’America.
Non era dunque oggettivamente possibile operare scelte diverse; per questi Paesi un embargo e/o un blocco delle importazioni da parte degli Stati Uniti avrebbe inesorabilmente significato povertà, disperazione e totale isolamento.
Fu questo dunque il principale motivo per cui i Paesi meno progrediti cominciarono ad offrire tutela ai diritti immateriali statunitensi ed a quelli europei. La globalizzazione economica e l’apertura dei mercati nazionali non fecero altro che accelerare tale processo di armonizzazione e uniformazione da parte dei Paesi poveri.
Tali Paesi tuttavia, prima di dare il loro assenso ad un negoziato multilaterale, chiesero ed ottennero che gli Stati a tecnologia avanzata assumessero obblighi specifici in materia di trasferimento della stessa, di impianto di unità produttive e di training (formazione del personale locale), al fine di ridurre il gap esistente.

2. ACCORDO TRIPS: NASCITA ED EVOLUZIONE

In tale contesto internazionale, quando furono avviati i negoziati per l’Uruguay Round che hanno poi condotto alla nascita del WTO, le cosiddette “business communities” degli Stati Uniti e dell’Europa puntarono ad inserire regole che rendessero più difendibile e proteggibile, a livello internazionale, la proprietà intellettuale e soprattutto a combattere il fenomeno della contraffazione. Non a caso, nel loro titolo inglese, i Trips contengono anche una frase assai significativa: “including trade in countfeit goods”. Durante i negoziati, prima di giungere all’Accordo Trips, si è svolto un duro confronto tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo. I primi erano infatti consapevoli che, per ottenere dai Paesi meno progrediti una maggiore tutela dei diritti della proprietà intellettuale, avrebbero dovuto accordare loro dei benefici di carattere commerciale ed un sostegno per diffondere l’innovazione e la tecnologia nei loro Paesi.
L’Accordo, le cui più significative e innovative disposizioni saranno a breve esaminate e commentate, è stato finalmente concluso nel 1994. Esso ha instaurato nuove forme di tutela legale, a livello mondiale, per i marchi d’impresa, i diritti d’autore ed i brevetti.
Se prima che l’Accordo determinasse un decisivo impulso all’armonizzazione internazionale delle leggi sulla concorrenza e la proprietà intellettuale, gli Stati nazionali avevano la libertà di regolamentare autonomamente la materia della proprietà intellettuale, entro il 2005 sarà fortemente ridimensionato lo spazio di autonomia e manovra dei legislatori nazionali. Quantunque a ciascun Stato membro del WTO venga concessa un certa flessibilità in aree strettamente regolamentate per sviluppare un approccio autonomo, sarà l’Accordo Trips a stabilire una definizione unica di cosa si intende per proprietà intellettuale, dei limiti minimi di protezione e, in definitiva, ad offrire un unico quadro normativo che impone ai governi nazionali l’obbligo di difenderlo.
Il livello di tutela legale richiesto per gli IPR (Industrial Property Rights) è molto più elevato di quello che era in vigore nella maggior parte degli Stati prima dell’Uruguay Round.
Come è stato più volte affermato dagli addetti ai lavori, ”il raggio di copertura dell’Accordo Trips è il più ampio di ogni altra precedente normativa internazionale in materia di proprietà intellettuale”.

2.1 Accordo Trips: struttura e funzione
L’accordo Trips del 1994 risulta fondato sul tradizionale principio di non discriminazione del GATT, sul principio della nazione più favorita e su quello del trattamento nazionale.
Esso tuttavia si distingue dalla tradizione di Ginevra poiché prescrive espressamente, ai Paesi del WTO, di modificare ed armonizzare le proprie legislazioni interne al fine di renderle compatibili con gli standard minimi di protezioni indicati nell’Accordo.
L’Accordo sui Trips è composto di 73 articoli ed è suddiviso in 7 sezioni:
Parte 1: Art. 1-8 - Individua i principi generali e la finalità dell’Accordo, le connessioni con gli altri Accordi e Convenzioni precedenti e le modalità di applicazione dei principi non discriminatori dei GATT per i diritti di proprietà intellettuale.
Parte 2: Art. 9-40 - Definisce gli standard di protezione associati ad ogni strumento di tutela dei diritti di proprietà intellettuale e le direttive per il controllo delle pratiche non concorrenziali legate all’abuso dei medesimi strumenti.
Parte 3: Art. 41-61 - Stabilisce le procedure generali che i legislatori nazionali debbono osservare per tutelare l’applicabilità della normativa sui diritti di proprietà (specificando le procedure civili, amministrative e penali da adottare e le misure da intraprendere).
Parte 4: Art. 62 - Indica i principi per l’acquisizione ed il possesso dei diritti di proprietà intellettuale.
Parte 5: Art. 63-64 - Definisce il principio di trasparenza, le modalità ed i limiti per il ricorso al meccanismo di soluzione delle controversie.
Parte 6: Art. 65-67 - Istituisce le norme transitorie ed il processo di implementazione dell’Accordo, con particolare riguardo alla cooperazione tecnica in favore dei Paesi in via di sviluppo.
Parte 7: Art. 68-73 - Definisce i tempi di applicazione ed i compiti amministrativi del Consiglio ed il suo ruolo nel processo di revisione dell’Accordo e nella fase transitoria.
Oggetto della nuova disciplina introdotta dall’Accordo non è la previsione di un sistema di tutela internazionale dei diritti di proprietà intellettuale, bensì quello di eliminare o almeno ridurre, le distorsioni agli scambi transnazionali derivanti dalla mancanza di un riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale e industriale riferibili ad altri ordinamenti da parte dei singoli Stati nazionali membri del WTO.
A tal proposito l’articolo 41 dei Trips enuncia in modo chiaro ed inequivocabile che tutti i Paesi Membri devono fare in modo che le loro legislazioni prevedano le procedure di tutela atte a garantire un’efficace azione contro ogni violazione in materia di proprietà intellettuale dall’Accordo medesimo contemplate.
L’ambito di operatività è pertanto individuato nell’eliminazione delle barriere commerciali, da attuarsi mediante un’adeguata protezione dei diritti di proprietà intellettuale ed allo stesso tempo mediante l’adozione da parte degli Stati Membri di specifiche misure e procedure.

2.2 Principi generali dell’Accordo Trips

2.2.a Principio del trattamento nazionale
Ogni Stato membro è tenuto a garantire ai cittadini degli altri Stati membri un trattamento non meno favorevole di quello da esso accordato ai propri cittadini in materia di protezione della proprietà intellettuale.

2.2.b Principio della nazione più favorita
I vantaggi, i benefici ed i privilegi o immunità accordati da parte di uno Stato membro ai cittadini di un altro stato membro sono automaticamente e incondizionatamente estesi ai cittadini di tutti gli altri Stati membri.
Tali due principi, che costituiscono la base del sistema del WTO, confermano che l’Accordo Trips non introduce un’unica disciplina transnazionale della tutela dei diritti di proprietà intellettuale; esso piuttosto si limita a prevedere un’armonizzazione delle legislazioni nazionali dei Paesi membri.
L’Accordo tuttavia, pur fondandosi sul tradizionale principio di non discriminazione (tipica del GATT, oggi WTO) del trattamento nazionale e della nazione più favorita, è per altri aspetti fortemente innovativo, distaccandosi infatti definitivamente dalla tradizione di Ginevra.
L’Accordo richiede agli Stati Membri un qualcosa in più, e cioè, specificamente, di riformare le loro legislazioni nazionali in modo tale da renderle compatibili con lo standard minimo di protezione dall’Accordo medesimo previsto.
Nella seconda parte comprende una serie di disposizioni aventi la funzione di specificare quali diritti di proprietà intellettuale rientrano nelle sue previsioni, nonché l’ambito della loro tutela:
Diritti d’autore e diritti connessi (art. da 9 a 14);
Marchi (art. da 15 a 21);
Protezione delle indicazioni geografiche (art. da 22 a 26);
Brevetti (art. da 27 a 35);
La terza parte del presente Accordo indica quali procedure debbono adottare le legislazioni di ciascun Stato membro per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

2.2.c L’articolo 41 dell’Accordo Trips
Tale articolo stabilisce l’inderogabile obbligo agli Stati membri di predisporre mezzi efficaci per impedire ogni possibile violazione dei diritti contemplati dall’Accordo.
Tali procedure si devono applicare per impedire ostacoli al commercio ed agli scambi e per fornire misure di salvaguardia.
I successivi articoli proseguono col prevedere il dovere dei Paesi membri di assicurare ai titolari dei diritti di proprietà intellettuale la possibilità di ricorrere a procedimenti civili e amministrativi per la tutela dei propri diritti dall’Accordo previsti.
La successiva sezione, inizia con l’articolo 50 che configura la facoltà delle autorità giudiziarie nazionali di ordinare misure provvisorie dotate di immediata efficacia al fine di:
- Impedire che abbia luogo una violazione della proprietà intellettuale
- Mantenere pertinenti elementi di prova riguardo ad una presunta violazione
- Assicurare ad ogni autorità giudiziaria di ciascun Stato membro il potere di emettere misure provvisorie ”inaudita altera parte”, in ogni circostanza in cui se ne riscontri l’opportunità (in particolare quando un ritardo potrebbe provocare al titolare del diritto un irreparabile pregiudizio).
Merita poi particolare attenzione l’art 64 relativo al meccanismo di risoluzione delle controversie tra i Paesi membri.
Le disposizioni degli articoli XXII-XXIII dei GATT del 1994 si applicano infatti anche alla soluzione delle controversie nel quadro del presente Accordo.
Tale meccanismo di soluzione delle controversie ha finora ricevuto quasi unanimi consensi e sono state risolte, in questo ambito, vere e proprie battaglie commerciali di straordinaria importanza (l’esempio più noto è relativo alla “battaglia delle banane” tra U.E e Stati Uniti), che hanno avuto un’ampia visibilità nelle cronache internazionali.
Particolarmente significativi risultano essere infine gli articoli 69-71 e 73 (l’ultimo) dell’Accordo Trips.
L’articolo 69 stabilisce il principio della cooperazione internazionale in base al quale i Paesi membri debbono cooperare per eliminare il commercio internazionale di merci nei casi in cui si configurano delle violazioni dei diritti della proprietà intellettuale. Sulla base di questo articolo, gli Stati membri sono tenuti a scambiarsi informazioni e a prevedere una cooperazione tra le autorità doganali riguardo lo scambio di merci contraffatte ed usurpative.
L’articolo 71 dà mandato al Consiglio Trips di implementare l’Accordo; un mandato estremamente ampio in quanto attribuisce al Consiglio la facoltà di riformare ed estendere le disposizioni ed i principi che sono alla base dell’Accordo.
Sul carattere e l’ampiezza di tale mandato vi sono, peraltro, posizioni contrastanti.
Se da un lato gli Stati Uniti vorrebbero limitarsi alle sole questioni tecniche ed alle modifiche marginali, mantenendo inalterata l’originaria struttura dell’Accordo, la maggioranza dei Paesi meno progrediti chiede viceversa una revisione sostanziale che faccia riferimento al suo impatto socio-economico.
I Paesi meno progrediti richiedono anche un più efficace sostegno e supporto tecnico da parte degli Stati a tecnologia avanzata.
L’articolo 73 configura infine una vera e propria norma di chiusura del sistema, prevedendo che le disposizioni dell’Accordo non si applicano nei tre casi specificamente previsti:
1. Non si può in alcun caso obbligare uno Stato membro a fornire informazioni la cui divulgazione sia da considerarsi contraria ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza.
2. Non si può impedire ad uno Stato membro di prendere quelle misure da esso considerate necessarie per la tutela degli interessi essenziali in materia di sicurezza (in relazione al traffico d’armi o al materiale bellico o, comunque, in tempo di guerra e/o di emergenza nelle relazioni internazionali) .
3. Non si può impedire ad un membro di prendere misure in conformità ai suoi obblighi per la sicurezza internazionale ed il mantenimento della pace secondo quanto disposto dalla Carta delle Nazioni Unite.

2.2.d Cooperazione tecnica per i Paesi in via di sviluppo
Come in precedenza accennato, è stato possibile pervenire all’Accordo Trips in ambito WTO, solo dopo avere inserito un trattamento di favore, una cooperazione tecnica a vantaggio dei Paesi in via di sviluppo e di quelli meno progrediti, accompagnata altresì da un sistema di deroghe temporanee in merito all’applicazione dell’Accordo.
Subito dopo l’Uruguay Round, sembrò ai più che si fosse raggiunto un accettabile compromesso, anche in considerazione del contemporaneo smantellamento dei sistemi di protezione nel settore agricolo ed in quello tessile da parte dei Paesi industrializzati.
L’Articolo 7 dell’Accordo Trips prevede, a tale riguardo, gli obiettivi che l’accordo medesimo deve conseguire, affermando che la protezione dei diritti della proprietà intellettuale debba contribuire all’innovazione tecnologica ed al trasferimento e diffusione della tecnologia a reciproco vantaggio dei produttori e degli utilizzatori della stessa, favorendo il benessere sociale ed economico e, nel contempo, l’equilibrio tra diritti ed obblighi. Tale disposizione, a dire il vero, appare generica e non troppa impegnativa; si limita a riconoscere il principio del reciproco vantaggio tra produttori ed utilizzatori di tecnologia.
Ben più significativo è viceversa l’art 8 che configura la possibilità, per i Paesi in via di sviluppo, di adottare le misure ritenute necessarie a garantire la tutela della salute pubblica e dell’alimentazione e la promozione del pubblico interesse in settori di importanza fondamentale e strategica per il loro sviluppo socio/economico e tecnologico.
Sono tuttavia gli articoli 66 e 67 quelli che definiscono gli impegni più gravosi in capo agli Stati industrializzati e, conseguentemente, le norme più favorevoli per i Paesi meno progrediti.
L’articolo 66 stabilisce la concessione di un periodo di proroga, per l’applicazione dell’Accordo, di dieci anni in favore dei Paesi non industrializzati. Tali Paesi, in virtù delle loro particolari esigenze, dei condizionamenti sul piano economico e finanziario e, in ultimo, della loro necessità di flessibilità al fine di crearsi un’adeguata e sufficiente base tecnologica, sono esenti dall’applicazione delle disposizioni sui Trips, per il periodo sopraindicato.
L’articolo 66 prevede anche, nel secondo comma, il dovere dei Paesi ad elevata tecnologia di offrire adeguati incentivi alle imprese ed alle istituzioni dei loro territori allo scopo di promuovere il trasferimento di tecnologia verso i Paesi meno avanzati e di metterli in grado di sviluppare nel tempo, gradualmente, una base tecnologica solida ed efficiente.
Non si tratta di un vero e proprio obbligo posto a carico dei Paesi ricchi ma, viceversa, di una disposizione di principio che, in ogni caso, rappresenta il primo passo significativo in direzione dell’attrazione della questione nell’ambito della competenza del WTO.


2.2.e L’articolo 67 dell’Accordo Trips: cooperazione o mera disposizione di principio ?
L’articolo 67 stabilisce espressamente il principio della cooperazione tecnica in favore dei Paesi meno progrediti.
I Paesi a tecnologia avanzata sono tenuti, su richiesta ed alle condizioni concordate, ad una cooperazione sia tecnica che finanziaria.
Una cooperazione che comprenda anche un’assistenza nell’elaborazione di leggi e regolamenti circa la protezione e la tutela giurisdizionale dei diritti della proprietà intellettuale.
E’ inoltre previsto l’impegno dei Paesi industrializzati a garantire un adeguato sostegno per quel che attiene il rafforzamento di enti e uffici nazionali in materia competenti.
Nonostante vi siano ancora numerose zone d’ombra, e si possa e si debba fare molto di più, specie per la promozione e l’accesso alla tecnologia nei Paesi poveri, a mio modo di vedere, per tali Paesi, è assolutamente fondamentale, partecipare attivamente ed integrarsi nel sistema di tutela internazionale della proprietà intellettuale predisposta dall’Accordo Trips. Solo la garanzia rappresentata dalla certezza e dalla sicurezza nei meccanismi del trasferimento della tecnologia può infatti offrire le basi per una maggiore diffusione della stessa.
La politica delle deroghe illimitate, delle contraffazioni e, degli aggiramenti alla disciplina posta dall’Accordo, nel lungo periodo, non può condurre a risultati duraturi e definitivi.
Serve però un maggiore e più convinto sostegno da parte dei Paesi industrializzati, un impegno concreto ed efficace a prescindere dalla genericità e dai buoni sentimenti che emergono dalle disposizioni dell’Accordo. Un sostegno che consenta a tali Paesi di imparare a produrre tecnologia e non già, o meglio non solo, interventi ed aiuti uno a tantum che non risolvono certo il problema.
Se si vuole risolvere la questione del deficit tecnologico, inscindibilmente collegata con il problema della povertà (in un Paese ad elevato livello tecnologico i suoi cittadini non muoiono di fame), e che l’articolo 7 del Trips non resti una mera quanto inutile affermazione di principio e garantisca piuttosto un effettivo miglioramento del benessere e dello sviluppo di ogni Stato membro, è essenziale un’azione più efficace e continua da parte dei Paesi industrializzati e nel contempo una revisione dell’Accordo orientata a tale scopo.
Ciò non significa peraltro che i Paesi in via di sviluppo debbano essere spettatori di questo processo; essi devono invece essere posti nelle condizioni di migliorare e progredire, ma starà poi agli stessi fare in modo di incentivare la ricerca e l’innovazione locale e di predisporre un adeguato sistema normativo e regolamentare.
Detto questo, espresso cioè un atteggiamento che è nel complesso favorevole all’Accordo Trips ed al sistema di tutela da esso introdotto, è tuttavia dimostrato dalla teoria economica che i vantaggi conseguenti all’Accordo stanno determinando una asimmetrica distribuzione dei vantaggi medesimi.
Se dunque la strada da seguire da parte dei Paesi poveri non è quella della contrapposizione frontale, della protesta non costruttiva e fine a se stessa al sistema dall’Accordo introdotto, è tuttavia auspicabile, e per me necessario, predisporre un efficiente sistema di compensazione che possa permettere di invertire l’attuale tendenza.
Secondo la stragrande maggioranza degli studiosi della materia, due sono gli elementi fondamentali su cui risulterebbe opportuno orientare il processo di revisione dell’Accordo Trips:
• Permettere la diffusione tecnologica in un quadro normativo certo che tuteli e garantisca tutte le parti in causa.
Per la diffusione tecnologica è in primo luogo fondamentale l’impegno dei Paesi meno progrediti a rendere l’Accordo realmente effettivo ed in secondo luogo è parimenti indispensabile l’opera di istituzioni internazionali come il Wipo e/o la Banca Mondiale, atta a catalogare, raccogliere e rendere pubbliche tutte le informazioni necessarie inerenti le innovazioni tutelate (da brevetto e/o altro strumento) e quelle non più tutelate.
Tali informazioni, che sarebbero facilmente accessibili in un efficace sistema di diffusione, rappresentano un elemento fondamentale e imprescindibile per promuovere ed incentivare l’innovazione nei Paesi in via di sviluppo.
• Applicare nei riguardi dei Paesi meno progrediti un trattamento differenziato non temporaneo, secondo le disposizioni dell’art. XXIII e della parte IV del GATT (Trade and Development)
Un trattamento differenziato da non configurare come un mero sistema di deroghe ed eccezioni da applicarsi durante la fase transitoria.
Solo una reale differenziazione concernente la durata temporale della tutela dei diritti della proprietà intellettuale tra i Paesi industrializzati e quelli in via di sviluppo potrebbe infatti permettere di garantire gli inventori dei Paesi ad elevata tecnologia e, nel contempo, generare una convenienza a localizzare processi imitativi nei Paesi in via di sviluppo, con il benefico effetto di incrementare lo sviluppo di tecnologie e di incentivare gli investimenti dal nord al sud del mondo.
La questione è tuttavia estremamente complessa e problematica; gli interessi in gioco sono troppo alti per far si che le parti in causa siano facilmente disposte a farsi reciproci riconoscimenti.
Una diversa considerazione sull’importanza della diffusione delle informazioni riguardanti le innovazioni libere da brevetto e la predisposizione di un differenziato trattamento, in termini di tutela temporale, tra i Paesi in via di sviluppo e quelli industrializzati, renderebbe indubbiamente meno lontano ed utopistico il raggiungimento dell’ambizioso obiettivo contenuto dall’articolo 7 dell’Accordo Trips, e cioè quello di conciliare innovazione tecnologica e tutela certa a livello internazionale, con una crescita equa ed un maggiore benessere per i Paesi poveri.
Tuttavia a mio parere, l’accordo Ttrips, se anche da rivedere e migliorare, rappresenta per i Paesi poveri l’unica possibilità di ridurre il gap di tecnologia e di benessere con il nord del mondo.

3 CRITICHE SOLLEVATE ALL’ACCORDO TRIPS

Non è possibile non parlare, in una trattazione della materia che abbia la presunzione di realizzare un quadro il più chiaro possibile della situazione, delle proteste di cui l’Accordo Trips è stato oggetto negli ultimi anni; proteste e critiche sollevate non solo da parte di alcuni Paesi poveri, ma anche da associazioni non governative e, soprattutto, da buona parte dell’intera società civile internazionale.
Si farà peraltro riferimento esclusivamente alle critiche avanzate ed alle proposte elaborate e non alla natura e alle vicende del movimento antiglobalizzazione sorto negli ultimi anni.
Principale oggetto di critiche e rivendicazioni è stato senza dubbio l’articolo 27 dell’Accordo Trips, che stabilisce le materie in cui i Paesi membri possono escludere la brevettabilità e cioè:
- Invenzioni il cui sfruttamento commerciale nel territorio deve essere impedito da ragioni di ordine pubblico, e/o moralità, per proteggere la vita e la salute dell’uomo, degli animali e dei vegetali o per evitare gravi danni ambientali, a patto che l’esclusione non risulti unicamente dettata dal fatto che è vietata dalle loro rispettive legislazioni.
- Metodi diagnostici, terapeutici e chirurgici per la cura dell’uomo e/o degli animali
- Piante ed animali diversi da microrganismi ed i processi essenzialmente biologici per la loro produzione.
I membri debbono, secondo il disposto dell’Articolo 27, provvedere alla protezione di varietà di piante ed animali con brevetti e sistemi di protezione sui generis, o attraverso la combinazione di essi.
L’articolo tratta essenzialmente aspetti legati alla brevettabilità delle forme viventi.
Associazioni non governative, medici, Paesi poveri e movimenti della società civile hanno a più riprese affermato, criticandolo aspramente, che l’Accordo Trips è il primo trattato internazionale che legalizza e obbliga la brevettabilità delle forme viventi.
Il problema di fondo è dato dal fatto che la maggior parte delle risorse di quella ricchezza che è la biodiversità si trova nei Paesi più poveri.
I Paesi industrializzati hanno però la necessaria tecnologia, come ad esempio l’ingegneria genetica, per poter sviluppare da queste straordinarie risorse nuovi prodotti, avendo pertanto tutto l’interesse a rendere brevettabili le forme viventi.
In un recente rapporto dell’associazione non governativa Lilliput, condiviso dall’intero movimento “no global” e da numerosi Paesi poveri, nel criticare le disposizioni e le conseguenze economiche e sociali dell’articolo 27, si fa l’esempio delle Filippine.
In questa nazione depressa sotto il profilo economico, ma assai ricca di biodiversità, società multinazionali come la Dupont prendono i geni dalle sue foreste per poi manipolarli nei loro laboratori ed in ultimo registrarli; le Filippine, per utilizzare quanto con le sue stesse risorse genetiche ricavato, dovrebbero paradossalmente pagare i diritti alle società.
L’articolo 27, nella sua genericità, è stato criticato in quanto reputato non idoneo ad assicurare ai Paesi poveri la non brevettabilità delle forme viventi e viene piuttosto visto come una sorta di “escamotage” per assicurare guadagni certi alle multinazionali, a danno di popoli e Paesi che si vedono privati delle loro risorse naturali.
Lo stesso rapporto afferma, in secondo luogo, che l’Accordo presenta inaccettabili lacune ed una formulazione poco chiara, prevedendo per le varietà, in alternativa al brevetto, che sia comunque assicurata una forma di tutela.
Per le varietà vegetali, l’Accordo ha dunque configurato un sistema di tutela sui generis; un sistema alternativo specificamente creato per il conseguimento di un determinato obiettivo.
Il rapporto afferma che il sistema sui generis dall’Accordo configurato è l’UPOV, che altro non è che la sigla della Convenzione internazionale per la protezione delle nuove varietà vegetali alla quale aderiscono 43 nazioni; numerosi Paesi ed il WTO stesso avrebbero esercitato, in questi anni, una forte pressione affinché i Paesi del terzo mondo lo adottassero. La protesta deriva in concreto dal fatto che tale sistema finalizzato alla tutela degli interessi delle multinazionali occidentali, introducendo restrizioni economiche e legali ai contadini, non è neppure menzionato nell’Accordo Trips, per cui la pressione in atto affinché tutti i Paesi lo adottino, è da considerarsi illecita.
Il rapporto prosegue poi con la condanna dell’Accordo Trips in relazione alla mancanza di tutela riservata ai contadini ed alle comunità indigene.
La conclusione, il pensiero finale di chi non è uniformato, di chi critica e manifesta contro l’articolo 27 dell’Accordo Trips, è che esso non consente il rispetto della sovranità nazionale sulle risorse biologiche, obbligando tutti gli stati ad emanare leggi sulla proprietà intellettuale per le varietà vegetali
Conseguenza logica è l’assenza di un’equa distribuzione dei benefici, lo sfruttamento dei popoli e l’incentivo alla biopirateria da parte delle società multinazionali occidentali.

3.1 Proposte delle principali Organizzazioni Internazionali in merito alla brevettabilità delle forme viventi e delle varietà vegetali
Varie proposte sono state indicate nel corso di questi anni, tutte riconducibili in definitiva a due possibili soluzioni:
A) Eliminare l’obbligo di protezione per le varietà vegetali
B) Definire un sistema sui generis, che possa garantire la tutela dei diritti delle comunità e le conoscenze e culture tradizionali.
Se la prima soluzione appare realisticamente non percorribile, la seconda è senza dubbio il più logico compromesso in relazione alle esigenze di tutti i Paesi membri del WTO.
Predisporre un sistema di protezione dei diritti di proprietà intellettuale dei Paesi membri non significa infatti creare uno strumento ad hoc per poter impunemente sfruttare altrui risorse; gli stessi obiettivi dell’Accordo verrebbero meno in mancanza di un’adeguata riforma in merito al sistema sui generis di tutela da applicare.
Cosi come è accaduto per la tutela dei farmaci, si rende necessario dunque una revisione dell’Accordo e, soprattutto, un impegno formale da parte dei Paesi industrializzati a cooperare per quel che riguarda la capacità di quelli meno progrediti di produrre tecnologia dalle forme viventi e dalle varietà vegetali.
E’ comunque innegabile che, nonostante siano state spesso assunte posizioni radicali, giacobine e spiccatamente anti-occidentali, lo straordinario merito di queste organizzazioni è stato quello di avere sensibilizzato l’opinione pubblica, prima assolutamente non a conoscenza dei problemi lasciati aperti da alcuni articoli dell’Accordo Trips e delle dannose conseguenze per i Paesi in via di sviluppo e ancor più per quelli sottosviluppati.
Le critiche all’Accordo Trips non si sono fermate all’articolo 27.
Una vera e propria ondata di proteste ha, ad esempio, accolto le disposizioni dell’Accordo sulla tutela da accordare a farmaci ed alimenti.
In molti Paesi alimenti e farmaci sono stati tradizionalmente esclusi dalla legge sulla proprietà intellettuale per garantire l’accessibilità a tutti di questi beni.
Sulla base dell’Accordo Trips, anche farmaci e alimenti dovranno al contrario risultare assoggettati ad una protezione internazionale.
Il problema è particolarmente delicato, specie in quei Paesi in cui la popolazione è perennemente a rischio di epidemie e carestie.
Secondo i suoi detrattori, l’Accordo produrrebbe scarsissimi benefici per i Paesi poveri, a fronte di notevolissimi costi e sacrifici.
La minaccia di sanzioni al WTO per la violazione di una norma dell’Accordo, è considerata preoccupante per i Paesi meno progrediti, in ragione delle risorse assai limitate delle quali dispongono per difendersi dinnanzi al tribunale di Ginevra.

3.2 Effetto dei Trips sui farmaci e sulla sanità
In materia di farmaci e salute pubblica, l’Accordo Trips, così come originariamente configurato, ha creato notevoli disagi e scompensi ai Paesi poveri, suscitando le loro proteste e quelle delle organizzazioni non governative; per queste ragioni, tutti i Paesi membri, consci della necessità di insostenibilità del sistema, hanno previsto talune importanti riforme nella Dichiarazione di Doha del 2001 e, in ultimo, nel recentissimo negoziato tenutosi a Cancun nel settembre 2003.
Ma cosa prevedevano le originarie disposizioni dell’Accordo?
Per quanto attiene i prodotti farmaceutici, l’Accordo impone agli Stati membri di predisporre forme di tutela dei diritti di proprietà industriale di durata ventennale.
Per i Paesi industrializzati, l’Accordo Trips ha dunque costituito un fondamentale passaggio per stabilire, anche riguardo ai farmaci, dei diritti sulla proprietà intellettuale a livello mondiale.
Il sistema prevede comunque delle importanti clausole inerenti le licenze obbligatorie e le importazioni parallele, che dovrebbero consentire ai governi di modificare taluni dei diritti dei detentori dei brevetti.

3.2.a Licenze obbligatorie
Il sistema delle licenze obbligatorie offre, in linea di principio, la possibilità ai governi di sospendere i diritti relativi alla commercializzazione, permettendo così anche ad altri soggetti di produrre un farmaco pagando i relativi diritti al detentore dei brevetti.

3.2.b Licenze parallele
Tale pratica consiste nell’importare le merci attraverso grossisti, anziché acquistarle direttamente dal suo produttore.
In sostanza la funzione degli importatori è quella di ricercare quei mercati ove le merci risultano meno care e di importarle in Paesi in cui i prezzi sono più alti.
Le importazioni parallele sono praticate sia nelle nazioni sviluppate che in quelle povere.
Negli Stati Uniti, ad esempio, non sono consentite per i farmaci ma lo sono per altri prodotti; in Europa sono viceversa usate nel settore farmaceutico.
Il problema era inerente tuttavia al fatto che, pur se anche l’Accordo Trips consentiva in astratto di ricorrere a licenze obbligatorie e importazioni parallele, le grandi industrie farmaceutiche hanno minacciato ricorsi presso il WTO, dissuadendo i Paesi poveri dall’adottare tali politiche che renderebbero i farmaci più accessibili, riducendone i costi.
I colossi farmaceutici e taluni Paesi come gli Stati Uniti d’America, hanno preteso livelli di tutela dei diritti della proprietà intellettuale che vanno ben oltre quelli minimi sanciti dall’Accordo Trips.
Non pochi sono stati i casi in cui si è rivelata sufficiente la semplice minaccia di un’azione per impedire l’adozione di misure di pubblica sanità da parte dei Paesi membri meno progrediti.
Gli effetti di tale situazione sono inevitabilmente stati quelli di aggravare le già esistenti difficoltà di accesso ai farmaci per le popolazioni dei Paesi poveri; è dunque chiaro che una riforma si rendesse assolutamente indispensabile, vista la particolare delicatezza della questione.
Se poi, come ritengo, si vuole affermare che il WTO non è una fonte di ingiustizie per i Paesi poveri, ma al contrario una grande opportunità di sviluppo e benessere, un sistema che peggiora la possibilità di accesso ai farmaci, non può non essere criticato e combattuto; è dunque da accogliere con grande soddisfazione la riforma di Doha e la dichiarazione di Cancun, con la speranza che risultino efficaci e di immediata applicazione.
A conferma dell’assoluta necessità di revisione del sistema saranno di seguito proposte, a titolo esemplificativo, tre vicende che hanno costituito una vera e propria bandiera per i detrattori dell’Accordo Trips in materia di farmaci e sanità, ma che hanno fatto riflettere anche chi, come me, ha una visione critica, ma nel complesso favorevole del processo di globalizzazione economica in generale e della necessità di prevedere un sistema di tutela minimo della proprietà intellettuale a livello transnazionale in particolare.

3.2.c Il parlamento indiano costretto ad applicare l’Accordo Trips
Il parlamento indiano si è a più riprese rifiutato di applicare l’Accordo Trips sostenendo di voler ottemperare esclusivamente agli altri accordi raggiunti in seguito all’Uruguay Round.
Quando infatti il primo ministro indiano ha emanato un decreto che adottava i regolamenti Trip sui brevetti dei farmaci e dei prodotti chimici per l’agricoltura e che prevedeva una modifica sulla legge dei brevetti, esso fu per ben due volte respinto dal parlamento.
Il governo indiano, preso atto della posizione del proprio parlamento, instaurò una procedura amministrativa al fine di tener in sospeso le domande di rilascio di brevetto sino al 2005, data in cui in India dovrà essere attuato l’Accordo Trips dopo la fine del periodo transitorio.
Gli Stati Uniti hanno tuttavia contestato presso il WTO tale atteggiamento dell’India e, nel settembre del 1997, una commissione arbitrale del WTO ha stabilito che l’India avrebbe dovuto, da subito, accogliere le domande di brevetto sui farmaci e sui prodotti chimici per l’agricoltura affinché, al momento di piena applicazione dell’Accordo, i brevetti potessero essere validi a partire dalla data di deposito delle relative domande.
Nel Marzo del 1999, il parlamento indiano, dietro minaccia di ritorsioni commerciali da parte degli Stati Uniti, ha dovuto infine accogliere la richiesta del WTO e approvare una legge che attua l’Accordo Trip e modifica le precedenti previsioni normative in materia di brevetti.

3.2.d Risoluzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità
In una risoluzione, alla cinquantesima assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, il comitato esecutivo ha dichiarato:
“In virtù della preoccupante situazione che vede un terzo della popolazione mondiale priva di accesso garantito ai farmaci essenziali e considerato che i nuovi accordi sul commercio mondiale possono avere un impatto negativo sulle capacità produttive locali e sui prezzi di accesso ai farmaci nei Paesi in via di sviluppo, le nazioni dovranno garantire che sia la sanità pubblica, e non gli interessi commerciali, a prevalere nelle politiche sanitarie e farmaceutiche.”
Il rapporto dell’OMS richiede altresì al direttore generale dell’istituto sanitario di assistere gli Stati membri del WTO nell’analisi delle implicazioni farmaceutiche e di sanità pubblica, negli accordi di competenza del WTO presenti, nonché nello sviluppo di politiche appropriate e di norme regolatrici.
Tale rapporto è particolarmente importante soprattutto in considerazione del fatto che è stato predisposto da un istituto tanto autorevole in materia quanto non politicizzato; ciò a conferma del fatto che, oggettivamente, l’Accordo contemplava disposizioni da rivedere.
Dalle dichiarazioni dell’OMS emerge chiaramente un invito al WTO di riformulare le proprie scelte per garantire e salvaguardare le possibilità di accesso ai farmaci essenziali nei Paesi membri sottosviluppati ed in via di sviluppo.

4 DICHIARAZIONE DI DOHA ED ACCORDO DI CANCUN

4.1. Dichiarazione di Doha: primo passo per l’accesso ai farmaci essenziali nei Paesi poveri
In seguito alle critiche ed in generale al malessere generato dalle disposizioni dell’Accordo Trips sulla protezione dei farmaci, la Dichiarazione di Doha del 20 Novembre 2001 rappresenta il primo intervento di riforma del WTO in materia.
La Dichiarazione, resa in un particolare momento quale quello immediatamente successivo all’attentato dell’11 settembre 2001, riflette una concezione nuova di tutti i membri del WTO di concepire l’Accordo medesimo, consapevoli del fatto che un sistema di liberalizzazione degli scambi di merci e servizi e di tutela dei diritti della proprietà intellettuale, finalizzato al benessere ed allo sviluppo di tutti i Paesi membri, non può non prevedere meccanismi di compensazione e flessibilità in favore dei Paesi poveri che ne fanno parte.
In un periodo in cui, in molte aree del mondo, l’odio per la cultura e per la società occidentale ha raggiunto il suo apice, anche i più accesi sostenitori dell’applicazione integrale dei Trattati, dell’Accordo costitutivo del WTO e, dell’Accordo Trips, hanno dovuto mutare le loro posizioni ed il loro atteggiamento.
La Dichiarazione di Doha sulla proprietà intellettuale e sulla salute pubblica introduce nuove disposizioni d’immediata applicazione; essa è a mio parere straordinariamente importante poiché riconosce l’importanza di alcuni fondamentali principi.
Nei primi due paragrafi della Dichiarazione, vi è un espresso riconoscimento della gravità dei problemi della salute pubblica che affliggono i popoli di alcuni Paesi membri sottosviluppati o in via di sviluppo e della necessità di revisione del sistema configurato dall’Accordo Trips, al fine di risolverli.
La Dichiarazione prosegue affermando nel paragrafo un principio fondamentale, in concreto non riconosciuto in precedenza dai Paesi industrializzati:
“Conveniamo sul fatto che l’Accordo Trips non può e non deve vietare ai Paesi membri di prendere misure per proteggere la salute pubblica.
Affermiamo che l’Accordo può e deve essere interpretato e implementato in modo tale da costituire un supporto per i Paesi membri al diritto, di tutelare la salute pubblica e, in particolare, l’accesso ai farmaci per tutti”.
Se si considera l’atteggiamento tenuto dagli Stati Uniti nei confronti dell’India solo cinque anni prima, è evidente una diversa sensibilità con cui la questione è ora affrontata; il diritto di tutti i Paesi membri a garantire l’accesso ai farmaci non appare più una semplice disposizione di principio, nella pratica non garantito e non promosso, ma diviene viceversa un obiettivo imprescindibile, che l’Accordo Trips, adeguatamente e correttamente riformato, deve assicurare.
L’articolo 5 elenca una serie di misure che a tal fine i Paesi membri possono prendere in concreto:
Ogni Paese membro, ad esempio, ha il diritto di autorizzare licenze obbligatorie, avendo la libertà di determinarne le ragioni.
Ogni Paese membro ha il diritto di determinare cosa costituisce un’emergenza nazionale e le altre circostanze di estrema urgenza che possono configurare un grave pericolo per la salute pubblica.
Le disposizioni dell’Accordo Trips devono sempre essere interpretate alla luce di questi obiettivi.
Per garantire un uso efficace e mirato delle licenze obbligatorie da parte dei Paesi membri, l’articolo 6 stabilisce che per risolvere tutti i problemi di determinati Paesi che hanno insufficiente o inesistente capacità produttiva nel settore farmaceutico e difficoltà a garantire un efficace uso delle licenze obbligatorie, spetterà al Consiglio Trips ricercare rapide soluzioni al problema e fare un rapporto al Consiglio Generale entro la fine del 2002. Anche tale disposizione conferma per dunque la nuova funzione dell’Accordo Trips di svolgere un ruolo attivo nel sostegno e nella cooperazione con i Paesi poveri, cui è attribuito pari dignità rispetto a quella tradizionale e consistente nell’assicurare la protezione dei diritti della proprietà intellettuale in materia di farmaci e sanità.
L’attribuire espressamente tale funzione al Consiglio Trips, indicando una data precisa entro la quale esso deve elaborare un rapporto, conferma una reale volontà di creare un efficiente sistema d’uso di licenze obbligatorie da parte degli Stati; se infatti si fosse solamente affermato il diritto dei membri di ricorrere a licenze obbligatorie, nella consapevolezza che un rilevante numero di essi non possiede le capacità e le conoscenze per trarne risultati soddisfacenti in materia di salute pubblica, ci si sarebbe limitati ad una mera dichiarazione di principio, assolutamente inidonea a risolvere i problemi.
La prima parte della disposizione conclusiva della Dichiarazione ribadisce l’importanza di incoraggiare e promuovere il trasferimento di tecnologia verso i Paesi in via di sviluppo e in quelli sottosviluppati, invitando le istituzioni di tali Paesi e di quelli industrializzati ad una azione più decisa ed efficace in tal senso.
La Dichiarazione di Doha non può considerarsi come la soluzione definitiva dei problemi di tutela della salute pubblica e dell’accesso ai farmaci per i Paesi poveri (basti pensare all’art. 6, che fa espresso riferimento ad una futura azione del Consiglio Trips in tal senso), tuttavia essa ha innegabilmente segnato una svolta; il considerare le esigenze di protezione dei diritti della proprietà intellettuale e di tutela della salute nel medesimo piano, smentisce le feroci critiche di tutti i suoi contestatori, in precedenza forse giustificabili, che definiscono il WTO ed i suoi Accordi, un sistema iniquo, atto esclusivamente a consentire l’apertura dei mercati dei Paesi membri e lo sfruttamento delle risorse dei Paesi poveri.
La dichiarazione di Doha conferma piuttosto la volontà di configurare un sistema dotato di una certa flessibilità, che prende atto delle sue imperfezioni, delle distorsioni e dei disagi socio - economici che possono derivare dalla sua applicazione ed è pronto per tale ragione a rivedere e riformare le proprie disposizioni.
In un sistema così complesso, in cui gli interessi in gioco sono altissimi ed assai diversificati, le disfunzioni e le ingiustizie ci sono e forse ci saranno sempre; occorre dunque da parte dei Paesi membri che lo compongono, degli osservatori e dell’intera società civile internazionale, un atteggiamento laico, critico e, quando è il caso, anche fortemente polemico ed intransigente, ma mai antagonista al processo di globalizzazione in atto, perché esso rappresenta, se ben gestito, una straordinaria risorsa per lo sviluppo ed il benessere di tutti i Paesi membri.

4.2 Accordo di Cancun: Decisione del Consiglio Generale del WTO del 30 Agosto 2003
Proseguendo il percorso iniziato a Doha, il 30 Agosto 2003, alla Conferenza Ministeriale del WTO tenutasi a Cancun, il Consiglio Generale ha adottato una decisione in applicazione dell’articolo 6 della Dichiarazione di Doha, sulla base del rapporto redatto dal Consiglio Trips per garantire, a quei Paesi membri le cui capacità di fabbricazione nel settore farmaceutico risultassero essere insoddisfacenti o insufficienti, di fare un effettivo uso del sistema delle licenze obbligatorie previsto dall’articolo 31 dell’Accordo Trips.
La decisione, riconoscendo l’importanza di dare una rapida soluzione al problema della salute pubblica e dell’accesso ai farmaci, stabilisce che sussistono in molti Paesi Membri le circostanze che giustificano deroghe all’art 31 dell’Accordo Trips per il settore farmaceutico.
Il sistema introdotto è particolarmente semplice e favorevole: è infatti abilitato a fare uso di una licenza obbligatoria ogni Paese membro che, in una situazione di emergenza nazionale o in ogni altro caso di estrema urgenza o infine nel caso di un uso pubblico non commerciale, abbia tempestivamente notificato al Consiglio Trips il suo proposito di utilizzare tale sistema.
Ogni Paese membro abilitato dovrà indicare nella notifica al Consiglio Trips:
- Il nome del prodotto e una previsione della quantità necessitata.
- La conferma che, laddove il prodotto è brevettato nel suo territorio, esso ha accordato, o intenda accordare, una licenza obbligatoria, in conformità con l’articolo 31 dell’Accordo Trips e con le previsioni della presente decisione.
La licenza obbligatoria rilasciata dal Paese esportatore deve contenere una serie di previsioni:
- In virtù della licenza obbligatoria si potrà fabbricare esclusivamente la quantità sufficiente a soddisfare le necessità del membro importatore abilitato, che abbia notificato le sue necessità al Consiglio Trips.
- L’indicazione che i prodotti fabbricati in virtù di tale licenza, si devono distinguere chiaramente e facilmente tramite specifica etichettatura o un particolare marchio.
- Previsione di particolari modalità di imballaggio, colori o forme che consentano una facile individuazione del prodotto, quando ciò risulti possibile e non abbia un significativo impatto sul prezzo.
- Prima di iniziare la spedizione, il licenziatario deve indicare in un sito web le informazioni inerenti la quantità e le caratteristiche distintive del prodotto.
Al fine di garantire che i prodotti importati, in base a tale sistema, siano effettivamente utilizzati a tutela della salute pubblica dei Paesi membri importatori, essi medesimi si devono obbligare ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la loro esportazione.
Quando un Paese membro considera che tali mezzi risultino essere inefficaci allo scopo per il quale sono stati introdotti, esso potrà porre la questione al Consiglio Trips che la valuterà.
Le disposizioni finali della presente decisione riguardano la competenza del Consiglio Trips di esaminare annualmente il funzionamento del sistema, allo scopo di garantire la sua efficace applicazione; il Consiglio Trips è peraltro tenuto ad informare il Consiglio Generale del WTO.
Tra le disposizioni conclusive, ritengo assai importante e significativo il paragrafo 7 della decisione, che afferma nuovamente, così come nella dichiarazione di Doha, il dovere di tutti i Paesi membri di promuovere il trasferimento di tecnologia e la creazione di competenze e capacità nel settore farmaceutico nei Paesi in via di sviluppo ed in quelli sottosviluppati.
Si ribadisce altresì l’estrema importanza di una sempre maggiore cooperazione tecnica tra i Paesi membri e l’impegno da parte del Consiglio Generale di promuovere un’implementazione dell’Accordo in tale direzione.
Come già sostenuto nel commento sulla Dichiarazione di Doha, anche tale Decisione conferma il nuovo atteggiamento del WTO, volto a garantire, nel rispetto degli impegni assunti da parte dei Paesi membri nell’Accordo Trips, i diritti economico - sociali delle popolazioni dei Paesi meno progrediti, che risulterebbero a forte rischio in caso di un’applicazione restrittiva dell’Accordo stesso.
Questo è l’attuale quadro della tutela internazionale della proprietà intellettuale in ambito WTO, una tutela efficace accompagnata da esenzioni, deroghe e privilegi in favore dei Paesi in via di sviluppo e di quelli sottosviluppati.
Ovviamente la situazione è in costante evoluzione e altri interventi si renderanno necessari per prevenire ed evitare attuali o possibili future disfunzioni; se poi le revisioni introdotte in ambito WTO sono state da tutti accolte con favore, dai governi dei Paesi industrializzati a quelli dei Paesi poveri, fino alla stragrande maggioranza delle associazioni non governative, tante sono ancora le critiche e le proposte di riforma, anche radicale, dell’attuale sistema.
Il mio personale pensiero l’ho espresso in sede di commento della dichiarazione di Doha. Ma, per evidenziare la vivacità del dibattito, si ritiene di dover concludere riportando un’opinione di dissenso, quale quella espressa da “Medici Senza Frontiere”, autorevole organizzazione non governativa, nel rapporto del Maggio 2003 che integralmente si riporta:

4.3 Campagna dei Medici Senza Frontiere, Rapporto MSF presentato alla 56°Assemblea dell’Organizzazione Mondiale della Sanità il 22 maggio 2003.
La relazione introduce delle disposizioni di principio, per poi affrontare le più importanti tematiche legate alla brevettabilità dei farmaci.
Smitizzare i brevetti
L’approvvigionamento dei farmaci salva vita è parte del lavoro quotidiano dei Medici Senza Frontiere (MSF). Nei Paesi poveri, i brevetti sui prodotti farmaceutici, costituiscono un ostacolo alla salute pubblica poiché, i titolari di tali brevetti, potrebbero imporre ai farmaci prezzi che la maggior parte della popolazione non può sostenere.
La relazione MSF esamina dettagliatamente il settore dei brevetti sui farmaci, indicando le conseguenze negative che secondo il proprio pensiero ne derivano e, in ultimo, le prospettive di riforma del sistema.
La relazione spiega:
- I brevetti non sono stati creati per arricchire gli inventori, bensì per beneficiare l’intera collettività, promuovendo l’innovazione.
- Spesso è complicato determinare se un farmaco sia protetto da un brevetto, dal momento che i brevetti non coprono i farmaci in quanto tali, ma i prodotti , i processi, le indicazione mediche o le combinazioni di prodotti.
- Esistono ancora oggi, in molti Paesi in via di sviluppo, brevetti su farmaci che non richiedono un brevetto.
- E’ possibile e necessario mettere in discussione i brevetti sui farmaci.
- E’ necessario modificare i requisiti di brevettabilità nei Paesi in via di sviluppo, per far si che il numero di brevetti concessi sia ridotto al minimo indispensabile, in modo tale da facilitare l’accesso alle medicine.
La relazione prosegue nell’indicare taluni concetti considerati errati, quantunque molto diffusi.
- Concetto errato 1 - I brevetti sono internazionali. Coloro che acquistano i brevetti dovrebbero pertanto verificare lo stato dei brevetti nel loro Paese, piuttosto che presumere in base alla situazione in altri Paesi.
- Concetto errato 2 - Se un brevetto è stato concesso da un ufficio brevetti è valido. In realtà un brevetto potrebbe non risultare valido, anche se concesso da un ufficio brevetti, per talune possibili ragioni:
a) Errore nell’applicazione di norme nazionali sulla brevettabilità;
b) Nessun esame della richiesta;
Parere che si rivela essere errato. In ogni sistema brevettuale funzionante, i brevetti sono continuamente messi in discussione.
- Concetto errato 3 - La violazione di un brevetto costituisce un crimine.
In effetti, non è così quasi da nessuna parte. I brevetti sono diritti privati e ciò significa che lo Stato non è obbligato a proteggere i brevetti per i loro titolari.
Spetta al possessore di un brevetto, infatti, decidere se intervenire contro qualsiasi violazione, rivolgendosi al tribunale o all’autorità competente.
Taluni Paesi stanno tuttavia elaborando delle proposte di legge per rendere tale violazione un crimine.
Dato che non esiste nulla nell’Accordo Trips, che richiede di trasformare in crimine un qualsiasi tipo di violazione di un brevetto, si raccomanda ai vari Paesi di non agire in tal senso.
Progettare e gestire i sistemi brevettuali per soddisfare le esigenze pubbliche
La relazione propone che ogni Paese dovrà essere in grado di progettare e gestire il proprio sistema brevetti nel rispetto dell’interesse nazionale, adottando la flessibilità dell’Accordo Trips.
La Dichiarazione di Doha afferma chiaramente che l’Accordo Trips non impedisce, e non deve impedire agli Stati membri, di adottare misure specifiche per proteggere la salute pubblica ed in particolare per promuovere l’accesso alle medicine per tutti.
MSF rileva che, sebbene l’Accordo Trips offra ai Paesi tale flessibilità, molti sistemi brevettuali dei Paesi in via di sviluppo sono ancora basati su sistemi coloniali del passato, o comunque fortemente influenzati da Paesi industrializzati; di conseguenza sussistono nei Paesi poveri dei brevetti su farmaci che non dovrebbero richiedere un brevetto.
L’Accordo Trips offre gli standard minimi di tutela della proprietà intellettuale che i Paesi membri debbono garantire, ma non vi è alcun motivo per cui tali Paesi allarghino la protezione brevettale oltre tale limite. La relazione termina con l’auspicio che in futuro, nei Paesi poveri, siano concessi brevetti solo se venga effettivamente soddisfatto un determinato numero di condizioni: L’invenzione deve essere nuova, inventiva e deve essere rivelata nella richiesta di un brevetto.












CAPITOLO SECONDO: IL BREVETTO: NATURA, FUNZIONE E PRINCIPI

1- PREMESSA

Il diritto industriale è in continua evoluzione; basti pensare che, proprio ai nostri giorni, si sta definendo l’elaborazione di un brevetto comunitario unico e valido per tutti i Paesi dell’Unione Europea e che sono in corso trattative e discussioni a livello comunitario per rendere brevettabili i software, etc.
La materia è estremamente interessante e la conoscenza delle norme nazionali ed internazionali che la disciplinano, si rende indispensabile anche per coloro che si occupano di trasferimento contrattuale della tecnologia.
Saranno dunque analizzate le ragioni storiche, politiche ed economiche che hanno condotto alla creazione dell’istituto brevettuale a tutela delle invenzioni ed i requisiti che esse debbono presentare per essere brevettate, i principali aspetti caratterizzanti il brevetto nazionale e quello internazionale e, soprattutto, in quanto di strettissima attualità, il Brevetto Comunitario e le principali problematiche ad esso connesse.
Infine non si può non trattare e commentare la questione inerente ai grandi vantaggi economici e ai benefici alle imprese e all’economia di un intero Paese, offerti dalla tecnologia, dalla capacità di sviluppare e innovare e, conseguentemente, dalla necessità di investire maggiormente nella ricerca nello sviluppo.

2 I BREVETTI PER INVENZIONE

2.1 Nozione e funzioni
Il brevetto per invenzioni è un istituto giuridico con cui si assicura all’inventore, per un determinato periodo di tempo, il diritto in esclusiva di utilizzare l’invenzione.
La disciplina giuridica delle invenzioni si è realizzata, nella stragrande maggioranza degli ordinamenti giuridici nazionali, già a partire dal XVIII secolo tramite il conferimento del diritto allo sfruttamento esclusivo dell’invenzione.
E’ indubbio che l’attuale disciplina delle invenzioni sia il frutto e la conseguenza logica della rivoluzione industriale che, originando appunto una “rivoluzionaria” tecnica di produzione incentrata sull’impiego della macchina, ha posto al centro del sistema produttivo la progettazione dei beni, degli impianti industriali e dei macchinari e, conseguentemente, della ricerca e delle innovazioni tecnologiche.
La struttura caratterizzante, costitutiva del brevetto, è pertanto quella di attribuire all’inventore, per un determinato periodo di tempo (in Italia 20 anni, ma anche in quasi in tutti gli altri ordinamenti nazionali, per il processo d’armonizzazione attivatosi in Europa con la Convenzione di Monaco del 1973 e, a livello internazionale, con l’Accordo Trips del 1994), il diritto, in esclusiva, di utilizzare l’invenzione nel territorio dello Stato nazionale in cui è stato concesso, assicurando al suo titolare la facoltà di produrre, usare e vendere il prodotto, o di utilizzare, sempre in esclusiva, il procedimento brevettato, con conseguente impedimento ai terzi di poter sfruttare l’invenzione, se non in forza di un contratto (c.d. licenza) stipulato col titolare medesimo.
L’esclusiva è assolutamente imprescindibile ed essenziale al raggiungimento di un vantaggio competitivo dell’inventore ed il brevetto, oggi, appare come l’unico istituto giuridico che possa effettivamente garantirla; se poi l’esistenza del brevetto in un sistema economico di libero mercato potrebbe apparire un paradosso, in virtù del fatto che esso determina una situazione di monopolio, tuttavia il termine fisso predeterminato conferito all’efficacia del brevetto, consente di evitare il rischio che la situazione di monopolio possa protrarsi all’infinito.
Tante sono state, e continuano tuttora ad essere, le critiche all’istituto brevettuale ma la maggioranza degli esperti di diritto industriale condivide e sostiene che esso offre un contributo fondamentale alla ricerca ed allo sviluppo di tecnologia.
Sul piano internazionale, il definitivo trionfo del sistema brevettuale e dell’esclusiva riconosciutagli e garantita, si deve alla Convenzione di Parigi del 1883, che ha istituito l’Unione internazionale per la protezione della proprietà intellettuale (c.d. Unione di Parigi); la Convenzione, ancor oggi, grazie ad una serie di revisioni, sta alla base della disciplina internazionale delle invenzioni.
La ragione che giustifica l’esistenza del sistema del brevetto, è data in primis dal suo contributo alla ricerca ed alla produzione di tecnologia.
Ciò non significa che il collegamento tra il diritto di proprietà e quello di esclusiva dell’inventore, sia completamente venuto meno, ma semplicemente che, i fondamenti politici, tecnici, ideologici dell’esclusiva si sono nel tempo evoluti e certamente, tale evoluzione del sistema, è stata influenzata non poco dalle riserve sollevate nei confronti del monopolio attribuito al brevetto.
Oggi il brevetto è considerato l’istituto, lo strumento più adeguato ed opportuno per stimolare la ricerca e l’invenzione tecnologica; uno strumento imprescindibile per garantire e promuovere lo sviluppo tecnologico nell’interesse dell’inventore e, allo stesso tempo, della collettività.
Gli economisti moderni hanno affrontato in maniera approfondita la questione dell’esclusiva brevettuale; da un’analisi prettamente economica è emersa una posizione critica e contraria, motivata dal costo che tale sistema addossa alla collettività ma anche per gli stessi fondamenti ideologici intrinseci del sistema, ritenuti inadeguati e controproducenti in un’economia basata sul libero mercato e sulla libera concorrenza.
Plant, attento studioso ed esponente dell’analisi economica del diritto, ha negato al brevetto una funzione di divulgazione delle invenzioni, in virtù del fatto che l’inventore provvede alla brevettazione solo ed esclusivamente per quelle invenzioni che non potrebbe, altrimenti, tener segrete e che la sintetica descrizione al brevetto allegata, non è da sola sufficiente a consentire il trasferimento della tecnologia; la prassi dimostra la necessità, assai ricorrente, di trasferire anche un determinato know-how; in merito alla capacità del sistema del brevetto di favorire e promuovere le invenzioni e lo sviluppo tecnologico, si è affermato che, in un sistema capitalistico e di libero mercato, esse sono il frutto della spinta concorrenziale che conduce alla continua ricerca di nuovi metodi, soluzioni e prodotti, per conseguire una posizione di vantaggio nel mercato ed anche di un naturale istinto dell’uomo, quindi non certo dell’esclusiva funzione attribuita al brevetto; infine, principio dell’analisi economica del diritto assai spesso citato per screditare l’istituto brevettuale, è stato quello di considerare ogni invenzione e ogni progresso scientifico, nell’assoluta maggioranza dei casi, il frutto di una ricerca e di una sperimentazione continua che rende oggettivamente impossibile qualificare l’invenzione come un’opera di un singolo individuo.
Tali teorie hanno fortemente ed aspramente svalutato le tradizionali ragioni giustificative alla base del sistema brevettuale, considerandolo addirittura dannoso, perché d’intralcio, alla libera concorrenza. Si riteneva che, determinandosi una posizione esclusiva e di potere di monopolio, ciò restringesse la produzione, facendo invece aumentare i prezzi attribuiti al titolare del brevetto; in definitiva, secondo la teoria economica del diritto, l’istituto brevettuale è antitetico agli interessi dei consumatori e al regolare funzionamento di un sistema economico basato sulla libera concorrenza.
Non si può negare a simili teorie un fondo di verità.
E’ evidente che, la concessione di un brevetto e dell’esclusiva che ne consegue, può rallentare notevolmente la diffusione delle invenzioni ed indurre i concorrenti non già alla ricerca di soluzioni innovative, bensì allo studio dei modi per aggirare l’ostacolo che rappresenta.
Il problema di fondo, che rende però tali teorie non convincenti, è che né i teorici dell’analisi economica del diritto, né altri, siano riusciti ad elaborare una soluzione alternativa, realmente credibile, in sostituzione di quella del brevetto; in un’economia a capitalismo avanzato è imprescindibile elaborare un sistema atto a tutelare l’inventore e gli investimenti in ricerca, lo sviluppo e l’innovazione; le proposte fino ad ora elaborate, come quelle di sostituire il sistema del brevetto con una forma di licenza obbligatoria generalizzata, e/o con un sistema di premi conferiti dallo Stato, appaiono inidonee allo scopo ed oggettivamente improponibili.
In virtù di ciò ritengo di poter condividere le teorie di coloro che affermano la sostanziale insostituibilità, al momento, del sistema brevetto, istituto che indubbiamente manifesta, nella prassi, difetti e distorsioni ma che, nel contempo, risulta essere capace ed idoneo a garantire una rimunerazione degli investimenti in ricerca e sviluppo.
L’armonizzazione in materia, dovuta a livello internazionale all’Accordo Trips, l’introduzione di sistemi informatici per la registrazione di un brevetto che consentono di ridurne il prezzo e tante altre ragioni che saranno poi analizzate, rafforzano ulteriormente la mia convinzione circa l’attuale insostituibilità del sistema del brevetto.
Ritengo in definitiva, prescindendo da dissertazioni puramente teoriche ed accademiche, che un efficiente sistema brevettuale, sia assolutamente fondamentale per lo sviluppo tecnologico e, quindi, per quello economico di una nazione; dall’analisi delle statistiche relative ai depositi di brevetti nel mondo, risulta palese il vantaggio competitivo offerto dalla brevettazione di una nuova invenzione e da un intelligente sfruttamento dei diritti da esso derivanti.
L’invenzione, per ottenere la tutela garantita dal brevetto, era in passato solamente quella meccanica; il successivo e progressivo sviluppo di altri settori (informatica, elettronica, ma anche la chimica, il software o la bioingegneria) ha di fatto determinato l’inizio dell’applicazione di regole e criteri dei brevetti nuovi, diversi da quelli relativi alla meccanica; tuttavia le peculiarità e le problematiche proprie di ciascun settore hanno reso necessario l’intervento dei legislatori nazionali, perché venissero elaborate regole ad hoc per ognuno di essi; attualmente, a seguito di tali interventi legislativi e delle soluzioni giurisprudenziali apportate, le invenzioni dei nuovi settori risultano essere solo in parte disciplinate dalle regole generali del sistema brevettuale previsto per le tradizionali invenzioni della meccanica.
Il quadro generale della tutela delle invenzioni è, in sintesi, assai complesso e variegato; accanto ad un corpo di norme, che trovano una generale applicazione in tutti i settori, stanno emergendo anche nuove regole, applicate esclusivamente in determinati ambiti. Il tutto è poi in continua evoluzione e sempre più frequenti sono le richieste di un riconoscimento della tutela brevettuale a settori nuovi, sempre più lontani e diversi da quello tradizionale della meccanica.
Le problematiche e le attuali discussioni sull’opportunità o meno di garantire la brevettabilità anche ai software, ne costituiscono l’esempio più evidente.

2.2 La definizione di invenzione
Sia la normativa italiana vigente che le Convenzioni internazionali, non offrono una definizione chiara ed esplicita di invenzione.
In Italia ad esempio, l’art. 2585 c.c., riprendendo il testo originario della legge brevetti 1939, N. 1127, non la definisce, presentando al contrario una serie esemplificativa, ma non esaustiva, delle invenzioni brevettabili.
Si ritiene implicitamente abrogata tale disposizione del c.c., perché sostituita dalla nuova disciplina del d.p.r. n. 338, che ha modificato gli art. 12-17 della l. inv nel 1979.
Anche il nuovo testo dell’art. 12 della legge non stabilisce una definizione generale di invenzione, sul modello dell’art. 52 C.B.E (Convenzione Europea Brevetti), ma prevede invece un elenco di attività che non possono considerarsi invenzioni.
A livello internazionale si è diffusa da tempo la definizione di invenzione quale soluzione originale di un determinato problema tecnico; questa può dunque concepirsi come una creazione intellettuale consistente, o tale da consentire la soluzione di un problema tecnico.
Si differenzierebbe dalla scoperta perché creazione intellettuale ideata dall’uomo al fine di risolvere un problema tecnico e non limitata alla mera e semplice esposizione dei dati offerti dall’esperienza e dalla realtà empirica.
Quindi, a prescindere dal problema della brevettabilità o meno di un’invenzione, si può in linea di principio affermare che un’attività scientifica puramente conoscitiva dell’esistente, della realtà empirica, non potrà mai qualificarsi come invenzione.
L’invenzione deve essere necessariamente collocata nell’universo della tecnica, in contrapposizione con quello della scienza.
E’ anche opportuno rilevare che, se in linea teorica il discrimen invenzione-scoperta risulta di agevole comprensione, nella prassi concreta e nell’attività di ricerca, spesso e volentieri vengono ad assumere una sostanziale identità.
Dal punto di vista giuridico, viceversa, tale discrimen assume una fondamentale rilevanza, per cui sia il comma 2 dell’art. 12 l. inv, che l’art. 52 C.B.E., escludono esplicitamente la brevettabilità delle scoperte.
La norma esclude anche la brevettabilità delle scoperte che non risolvano un problema tecnico (ad esempio un nuovo processo produttivo, un dispositivo o un uso innovativo di una sostanza ecc.); solo nel caso di una possibile, concreta, applicazione, la scoperta risulterà pertanto brevettabile; i requisiti per la brevettabilità saranno riferiti alla scoperta e non già alla sua pratica applicazione che potrebbe apparire del tutto scontata.
In sostanza la definizione di invenzione, quale risoluzione di un determinato problema tecnico, risulta la preferibile, essendo la più idonea ad assicurare l’esigenza di comprendere anche una indicazione specifica e precisa dell’uso a cui il nuovo prodotto è destinato.
A tal proposito si ritiene condivisibile il pensiero del Vanzetti, quando sostiene che la definizione di invenzione viene ad assumere una funzione meramente descrittiva per il semplice fatto che, quando si deve procedere alla valutazione della brevettabilità di un trovato già conosciuto, il problema è rappresentato dalla valutazione e dall’accertamento dei requisiti di brevettabilità; viceversa quando si deve decidere se conferire o meno la tutela brevettuale ad un trovato tipologicamente nuovo (come di recente avvenuto per un composto chimico o per un microrganismo, etc.) non si è mai deciso in base ad una definizione meramente concettuale e teorica di invenzione, ma sono state argomentate valutazioni di carattere funzionale, finalizzate ad individuare il conseguimento o meno di un effetto produttivo, per quel determinato settore.
La prassi ha pertanto dimostrato che l’invenzione viene a configurare una categoria aperta, risultando idonea a comprendere al suo interno diverse realtà, connesse tra di loro da un nesso funzionale e non già concettuale.
Il progresso tecnologico è in continua evoluzione; una nozione concettuale astratta e puramente teorica d’invenzione, che non consideri altri elementi, potrebbe rivelarsi pertanto inadeguata, ovverosia inidonea a valutare correttamente la convenienza di accordare o meno la tutela brevettuale ad una determinata attività.

2.3 Tipologie delle invenzioni
La distinzione fondamentale in materia di invenzioni è tra le c.d. invenzioni di procedimento e quelle di prodotto.
Come argomentato, l’invenzione consiste nella creazione di un determinato metodo, di un modo di operare finalizzato alla risoluzione di un problema tecnico; a tale risultato si potrà pervenire mediante l’uso dei mezzi più diversi.
Si possono configurare invenzioni realizzabili con la semplice attività umana (dalle idee inventive che consistono in metodi matematici, a modalità di organizzazione dell’attività produttiva, di coordinamento del lavoro e di retribuzione, a invenzioni che configurano invece nuovi metodi di calcolo, di registrazione contabile, etc.), invenzioni che al contrario necessitano di macchinari che sostituiscono l’attività fisica o intellettuale dell’uomo (strumenti, macchine, elaboratori elettronici o dispositivi automatici) e altre realizzate grazie all’uso di nuove sostanze e/o ad una utilizzazione innovativa di sostanze già note (prodotti farmaceutici, chimici ,etc.).
Se per le invenzioni la cui realizzazione viene a dipendere da un’attività fisica o intellettuale dell’uomo (invenzioni di procedimento) o da un innovativo uso di mezzi già noto (c.d. invenzioni d’uso), assume rilevanza fondamentale l’aspetto sistematico del metodo innovativo utilizzato per la risoluzione del problema tecnico, per quelle in cui l’uomo utilizza macchine sofisticate, impianti etc. si ritiene che l’invenzione sia riscontrabile non tanto nel metodo o nel sistema elaborato, quanto piuttosto nel mezzo, nella macchina o nell’oggetto utilizzato; non a caso si definiscono comunemente invenzioni di prodotto.
La distinzione tra invenzioni di procedimento e invenzioni di prodotto è presente negli art. 2585 e 2568 c.c. e negli art. 1bis, 2 e 12 della l. inv.
Una parte della dottrina sostiene che in ogni caso l’invenzione si deve identificare, con un’idea astratta, come soluzione di un problema tecnico; un’idea astratta e generale che viene però a realizzarsi in una pluralità o serie di oggetti concreti.
Secondo tale teoria, la c.d. invenzione di prodotto, non ha come oggetto il prodotto in sé considerato, in tutte le sue possibili modalità e forme di realizzazione ed utilizzazione, quanto piuttosto la soluzione di un problema tecnico, ottenuta mediante l’uso di macchinari, sostanze, combinati di sostanze etc.
La teoria che assimila le invenzioni di prodotto alle c.d. invenzioni d’uso, limitando conseguentemente il diritto di esclusiva alla nuova utilizzazione del prodotto, è tuttavia smentita da numerose disposizioni legislative nazionali ed internazionali.
La problematica inerente la brevettabilità o meno del prodotto in quanto tale è stata posta anche da alcuni ordinamenti giuridici stranieri, dopo la Convenzione di Monaco sul Brevetto Europeo, che ha previsto la brevettabilità delle sostanze chimiche, farmaceutiche ed alimentari, sia di procedimento che di prodotto.
La Convenzione ha espressamente sancito la brevettabilità delle invenzioni di prodotto in sé considerato.
In realtà la distinzione tra invenzione di prodotto e di procedimento assume particolare rilevanza per la necessità, nel primo caso, di dover di indicare nella domanda di brevetto lo specifico uso a cui il prodotto sarà destinato.
Se tale indicazione è superflua per le invenzioni di procedimento, in quanto il risultato finale lo si desume dalla domanda stessa di brevetto, così non è per quelle di prodotto poiché, in tali casi, la risoluzione del problema tecnico non consiste nella realizzazione del prodotto ma bensì nell’uso del prodotto medesimo.
Pertanto la richiesta di brevetto per le invenzioni di prodotto dovrà necessariamente esplicitare la soluzione del problema tecnico preso in considerazione dall’inventore e, conseguentemente, l’uso al quale sarà destinato il nuovo prodotto; sarà comunque sufficiente che la destinazione emerga in termini chiari ed univoci dalla descrizione della struttura del prodotto e che risulti comprensibile ad un esperto medio che legga tale descrizione.
Il principio, inizialmente elaborato per i prodotti della meccanica, è ora applicato, analogicamente, anche ai prodotti chimici ed alle biotecnologie.
Ne consegue che, ad esempio, nel caso di realizzazione di un composto chimico che non indichi nella domanda di brevetto almeno un uso del composto medesimo, né sia esso reso in altra maniera conoscibile dalla domanda, non si potrà in alcun modo procedere alla sua brevettazione.

2.4 Realtà non qualificate come invenzioni
L’articolo 12 della l. inv. individua una serie di realtà che, per differenti motivazioni e ragioni, sono tassativamente considerate invenzioni non brevettabili.
L’esclusione di queste attività dall’attitudine a costituire oggetto di un brevetto (vi sono delle creazioni comprese nell’articolo 12 l. inv che concettualmente si configurano come vere e proprie invenzioni) risponde a differenti logiche individuate dalla Convenzione di Monaco e riprese in seguito anche dalla legislazione italiana.
La prima serie di realtà prese in considerazione dal comma 2 dell’art. 12 della l. inv è rappresentata da creazioni non considerabili come invenzioni brevettabili poiché da queste diverse anche concettualmente; il comma 4 ne prevede l’esclusione dalla brevettabilità in quanto prive del fondamentale requisito dell’applicabilità industriale.
Ancor più particolare è la ragione alla base dell’esclusione dalla brevettabilità delle invenzioni comprese nel comma 3 dell’art. 12 l. inv, in cui si prevede l’esclusione delle creazioni del precedente comma solamente nella misura in cui “la domanda di brevetto o il brevetto concerne scoperte, teorie, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.”
L’art. 13 esclude la brevettabilità per quelle invenzioni aventi quale oggetto razze animali o procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse o quelle la cui attuazione risulta contraria al buon costume o all’ordine pubblico.
La legge italiana disciplina con una speciale normativa le c.d. varietà vegetali (regolate dal d.P.R.n.974/1975), i modelli industriali e quelli di utilità ed ornamentali, anch’essi autonomamente tutelati con uno speciale brevetto.
Queste disposizioni normative confermano che nella prassi è emerso un concetto in senso giuridico di invenzione industriale assai più specifico e concreto rispetto a quello generale di risoluzione di un determinato problema tecnico.
Passando ad un’analisi più dettagliata delle singole realtà che l’articolo 12 l. inv non considera come invenzioni, la prima serie comprende le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici.
Le teorie scientifiche altro non sono che spiegazioni della realtà che, al pari dei metodi matematici, si caratterizzano per porsi su un piano solo meramente conoscitivo, di pura operatività mentale.
Anche la seconda e la terza serie si contraddistinguono per il loro carattere eminentemente intellettuale.
La seconda serie comprende i piani, i principi, ed i metodi per le attività intellettuali, per il gioco o per attività commerciali ed i programmi per gli elaboratori.
La terza serie di realtà è costituita dalle presentazioni d’informazioni che possono riguardare la realizzazione di linguaggi artificiali, formulari, scale etc.
L’elemento comune a tutte tali ipotesi previste nel seconda comma dell’articolo 12 l. inv è dato dal loro carattere meramente intellettuale; dal fatto che si concretizzano in un modo di operare dell’uomo ed escludono forme di produzione e/o utilizzazione di macchinari, composti o sostanze chimiche, utensili, dispositivi etc. A conferma, il terzo comma stabilisce che le disposizioni del precedente comma escludono la brevettabilità di ciò che in esse è nominato, solamente nella misura in cui la domanda di brevetto concerne scoperte, teorie, piani, principi, metodi e programmi considerati in quanto tali.
Il comma 4 ha ad oggetto l’ultima di tali serie; comprende i metodi per il trattamento chirurgico, diagnostico e terapeutico del corpo umano o animale.
Il comma in esame distingue esplicitamente tra metodo e prodotto, escludendo la brevettazione del metodo, e viceversa ammettendola per il prodotto.

2.5 Invenzioni derivate e invenzioni principali
Un secondo criterio generale di discrimen delle invenzioni è quello che le qualifica come principali o come derivate; partendo dal presupposto che le normative vigenti non configurano per le une e per le altre una differente disciplina, e che dunque la qualificazione non conduce all’applicazione di un diverso regime giuridico, tuttavia in dottrina ed in giurisprudenza si attribuisce una notevole importanza, forse eccessiva, a tale distinzione.
Possono definirsi principali le invenzioni per le quali l’inventore non ha direttamente sfruttato gli insegnamenti derivanti da una o più precedenti invenzioni, mentre quelle cosiddette derivate si caratterizzano in quanto il punto di partenza è costituito da un’invenzione precedente (principale).
Convenzionalmente le invenzioni derivate si suddividono in tre categorie generali:

2.6 Invenzioni di perfezionamento
L’invenzione sarà qualificata di perfezionamento se si configura un semplice miglioramento di una precedente invenzione; quando cioè offre una migliore risoluzione (miglior rendimento o una forma diversa, ritenuta migliore) di un problema tecnico già risolto dalla precedente invenzione (principale)

2.7 Invenzioni di traslazione
L’invenzione derivata di traslazione è quella applicata ad un settore differente, per scopi diversi e con un risultato nuovo ed originale, rispetto ad un’invenzione precedentemente applicata in un altro settore. L’invenzione di traslazione implica pertanto una nuova utilizzazione di un’attività inventiva precedente, caratterizzata da un’originale applicazione in un settore differente della tecnica industriale e per altri scopi rispetto all’originaria .

2.8 Invenzioni di combinazione
L’invenzione di combinazione è quella particolare invenzione derivata che si caratterizza per la realizzazione di un risultato originale attraverso la combinazione od il coordinamento, di invenzioni precedenti e comunque di elementi già conosciuti in quanto tratti da precedenti invenzioni.
Esse sono soggette ai medesimi requisiti di brevettabilità che caratterizzano le invenzioni principali; il fatto di derivare da invenzioni precedenti non deve indurre a considerarle sempre e comunque brevettabili.
Sicuramente i requisiti di industrialità e novità risulteranno facilmente riscontrabili e verificabili; così non è per il requisito del raggiungimento di un adeguato livello di attività inventiva, sempre necessario per determinare la brevettabilità dell’invenzione, principale o derivata che sia.
A tale proposito si considera applicabile la c.d. teoria degli equivalenti tecnici, meccanici ed elettronici, prevedendo l’assenza del requisito della novità, e conseguentemente la non brevettabilità, di una mera differenza di costruzione che in sostanza non determina alcuna specifica utilità rispetto all’invenzione precedente.

2.9 Invenzioni indipendenti e invenzioni dipendenti
Il discrimen tra invenzioni principali e derivate non comporta diversità circa la disciplina ad esse applicabile, non avendo conseguenze pratiche, e tanto meno giuridiche, ma solo un effetto speculativo; diversa è la rilevanza, sul piano normativo, tra invenzioni indipendenti e dipendenti.
La distinzione è stata direttamente imposta dal diritto positivo, sia in Italia che in tutti gli altri sistemi brevettuali internazionali vigenti; l’art. 5 della l. inv stabilisce espressamente che un brevetto per invenzione industriale, la cui attuazione implichi quella di invenzioni protette da precedenti brevetti per invenzioni industriali ancora in vigore, non possa essere attuato, né utilizzato, senza il consenso dei titolari di questi ultimi.
Si configura dunque un’invenzione dipendente nell’ipotesi in cui si renda necessaria, per l’attuazione di una determinata invenzione, l’utilizzo di un procedimento o di un prodotto coperto da un brevetto anteriore; dalla definizione di invenzione dipendenti e dall’analisi delle varie categorie di invenzioni derivate, emerge chiaramente la riconducibilità delle invenzioni di perfezionamento e di combinazione (nell’ipotesi in cui il brevetto che copre la precedente invenzione risulti essere ancora vigente ed efficace) nell’ambito delle invenzioni dipendenti; così non è invece per quelle di traslazione, caratterizzate dal fatto che, essendo applicata un’ invenzione conosciuta ad un nuovo settore e conseguendo un risultato pratico assolutamente nuovo ed originale, tale nuova funzione le rende completamente autonome e a sé stanti rispetto alla precedente invenzione.
Peraltro anche le invenzioni di perfezionamento e la generalità di quelle di combinazione non sono necessariamente “dipendenti”; ciò significa che una loro eventuale qualificazione come collegate da un vincolo di dipendenza da quella precedente non costituisce un’intrinseca connotazione, bensì una condizione legale che risulta essere fortemente collegata alla sussistenza di diritti di privativa industriale sulla stessa invenzione precedente; non si tratta dunque di una semplice questione di derivazione; se infatti il contenuto della precedente invenzione è divenuto di pubblico dominio, conseguentemente il suo brevetto non potrà risultare idoneo ad incidere sulla sua invenzione, né sulle eventuali invenzioni da essa derivanti.
La speciale disciplina che caratterizza le invenzioni dipendenti è stata adottata con esclusivo riferimento alla fase ed al regime della sua attuazione; si prevede che l’attuazione di un’invenzione dipendente configura, in quanto tale, un’ipotesi di contraffazione di un brevetto ancora efficace, posto a tutela dell’invenzione precedente con l’evidente conseguenza che l’attuazione dell’invenzione dipendente potrebbe legittimamente verificarsi in presenza del consenso del titolare del brevetto.
In ogni caso la legge prevede che, per evitare al titolare dell’invenzione precedente di poter opporre barriere insormontabili all’attuazione di eventuali invenzioni successive da essa dipendenti, non concedendo ad esempio una licenza volontaria, colui che detiene un’invenzione dipendente possa usufruire di licenze obbligatorie per l’attuazione dell’invenzione dipendente o, nei casi e nei modi stabiliti dalle legge, anche di quella precedente.
La normativa vigente ha dunque stabilito anche i modi, le circostanze e le condizioni possibili per la concessione di licenze obbligatorie, anche incrociate, tra il titolare di una determinata invenzione e quello di eventuali invenzioni che risultano da essa dipendenti.

3 REQUISITI DI BREVETTABILITA’

Un’invenzione, per costituire validamente oggetto di brevetto, deve rispondere a quattro fondamentali presupposti:
Novità, industrialità, originalità e liceità.
Le invenzioni di prodotto, debbono anche, necessariamente, presentare un indicazione dell’uso cui sono predeterminate; tale elemento non è riconducibile ai requisiti di brevettabilità, ma è prerogativa indispensabile al concetto di tale tipo di invenzioni.

3.1 Novità
Appare evidente che il requisito della novità sia intrinseco, implicito allo stesso concetto di invenzione; l’istituto brevettuale trova infatti la sua ragion d’essere nel consentire al titolare di utilizzare, per un periodo determinato di tempo, una sua invenzione purchè non ancora acquisita dalla collettività.
Tutte le normative vigenti in materia, dalla l. inv italiana alle principali europee ed internazionali, prevedono espressamente la novità come requisito assolutamente essenziale ai fini della concessione di un brevetto.
L’articolo 14 della l. inv dispone che un’invenzione debba essere considerata nuova quando non compresa nello stato della tecnica; il c.d. stato della tecnica, noto anche come “tecnica precedente”, comprende le conoscenze già accessibili alla collettività, anche teoricamente (le c.d. anteriorità), all’interno dello Stato o all’estero, ancor prima che sia stata depositata la domanda di brevetto (o la data di priorità ove indicata), in seguito ad una descrizione, orale o scritta, ad una già avvenuta utilizzazione, o con qualsiasi altro mezzo.
Le anteriorità non si configurano automaticamente come causa di distruzione del requisito di novità; si rende infatti necessario che il contenuto dell’invenzione sia già stato reso effettivamente accessibile al pubblico, alla collettività (ciò significa che eventuali anteriorità non trasmesse al pubblico, cioè a terzi, debbano essere considerate assolutamente irrilevanti).
Gli organi competenti a valutare la sussistenza del requisito di novità di un’invenzione dovranno, conseguentemente, adottare come fondamentale punto di riferimento ai fini della loro decisione, l’accessibilità, la diffusione o meno presso il pubblico del suo contenuto, ossia dello “stato della tecnica.
La predivulgazione di un’invenzione, quando determina accessibilità al pubblico della stessa, si configura come causa di distruzione del requisito di novità.
Il requisito dell’accessibilità o meno al pubblico gioca, in tale contesto, un ruolo fondamentale; l’orientamento normativo tende infatti a configurare come priva del requisito di novità, e conseguentemente non brevettabile, ogni invenzione il cui contenuto risultasse accessibile al pubblico, prescindendo dalle modalità e dalle circostanze che hanno condotto a tale situazione.
La disciplina normativa stabilisce che l’inventore, nella fase anteriore al deposito della domanda di brevetto, deve assolutamente mantenere un regime di segretezza al suo trovato; tale principio normativo potrebbe però contrastare con oggettive esigenze di sperimentazione e messa a punto dell’inventore, per cui il legislatore ha disposto che non si determina distruzione del requisito di novità se l’invenzione viene divulgata a terzi con vincolo di segretezza.
L’esame della novità di un’invenzione avverrà quindi confrontandola con ciascuna delle anteriorità; l’assenza del requisito di novità si ha qualora dovesse verificarsi una corrispondenza assoluta e completa, tra l’invenzione ed una delle anteriorità.

3.2 Industrialità
Il requisito dell’attitudine dell’invenzione ad avere un’applicazione industriale ai fini della sua brevettabilità, quantunque costantemente ricorrente nelle disposizioni normative che disciplinano il brevetto, assume sostanzialmente caratteri generici, per non dire nebulosi, finendo col confondersi con la stessa nozione e definizione di invenzione brevettabile.
L’articolo 17 della l inv. stabilisce che “un’invenzione è atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere dell’industria, compreso quello agricolo”.
Preso atto del richiamo da parte di tutte le normative nazionali ed internazionali del requisito dell’industrialità, quale imprescindibile condizione per la brevettabilità, è tuttavia estremamente complesso definire in modo chiaro ed univoco il significato del termine industriale. Occorre anzitutto notare che l’ambito del brevetto non è limitato ad un particolare settore come quello dell’industria ma trova applicazione anche in altri ambiti; l’art. 17 l. inv fa esplicito riferimento al settore agricolo, l’art. 12 co 4 della l. inv, prendendo in considerazione attività professionali, statuisce la brevettabilità di prodotti o strumenti per attività chirurgiche o terapeutiche e la Convenzione di Unione di Parigi accenna anche al commercio con riferimenti, in senso ampio, all’intero settore dei servizi.
La Convenzione di Strasburgo e l’articolo 57 del codice europeo dei brevetti definiscono in maniera sostanzialmente analoga all’art. 17 della l. inv italiana il requisito dell’industrialità: “se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato nel ramo industriale”.
L’estrema genericità delle disposizioni in questioni ha aperto ampi dibattiti tra gli esperti del settore; oggi è unanimemente riconosciuto che un’invenzione è qualificata come “industriale” anche se non trova, sin da subito, un’immediata nella produzione.
La stessa Corte Suprema di Cassazione, nella sentenza n.3714 del 1980, si è espressa in tal senso, interpretando il requisito come semplice potenzialità o idoneità astratta dell’invenzione ad un’applicazione industriale, ma non necessariamente come possibilità immediata o convenienza economica e tecnica di sfruttamento del trovato nell’attività produttiva.
La normativa nazionale e internazionale ha configurato due distinte nozioni di industrialità; con riferimento alle invenzioni di prodotto definisce l’industrialità come fabbricabilità industriale e con riguardo alle invenzioni di procedimento, la definisce utilizzabilità industriale.
Per fabbricabilità si deve intendere l’idoneità del processo di fabbricazione dell’invenzione ad essere ripetuto per un numero indefinito di volte, con i medesimi risultati (requisito che pertanto non preclude anche la fabbricabilità artigianale).
Viceversa, per utilizzabilità industriale di un’invenzione di procedimento, è stata elaborata una nozione di funzionamento della stessa secondo lo scopo tecnicamente raggiungibile che si è proposto.
Si deve infine osservare che la nostra legislazione ha espressamente escluso ogni rilevanza al valore economico e all’utilità delle invenzioni nei confronti dei trovati già noti; in realtà si tratta di un falso problema, poiché eventuali valutazioni comparative di utilità risulterebbero estremamente complicate e delicate; nessuno in merito si rivelerà infatti giudice più attendibile ed imparziale del mercato.

3.3 Originalità
La c.d. attività inventiva od originalità, è un requisito di brevettabilità che si può a ben ragione considerare un ulteriore aspetto del già citato requisito della novità; sia la dottrina che la giurisprudenza hanno peraltro elaborato il concetto di “novità intrinseca”, riferito al grado di originalità che ciascuna invenzione debba presentare ai fini della sua brevettabilità.
Ciò significa che non è sufficiente il semplice requisito della novità, cioè che l’invenzione non sia stata divulgata in alcun modo, e in nessuna parte del mondo, in una fase precedente al deposito della domanda di brevetto, dovendosi infatti anche evidenziare un apporto creativo, un grande o modesto contributo al progresso tecnico; in definitiva deve possedere quel quid di creatività che consenta di non ritenerla una semplice conseguenza logica dello stato della tecnica, di conoscenze già acquisite al momento del deposito della domanda di brevetto.
L’originalità è dunque quel determinato contributo creativo che necessariamente qualifica ogni invenzione come brevettabile.
Vi sono dei parametri che consentono di individuare agevolmente il quantum di creatività dall’ordinamento richiesto affinchè un determinato trovato possa considerarsi originale e conseguentemente brevettabile?
La risposta è negativa; ad oggi non sussiste un parametro oggettivo e certo che consenta di individuare tale quantum di creatività; le disposizioni normative che disciplinano la questione risultano infatti, a dir poco, generiche.
L’articolo 16 della l. inv stabilisce che “un’invenzione sia considerata come implicante un’attività inventiva se per una persona esperta del ramo essa non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica”.
Per ogni settore di competenza, le conoscenze saranno sempre fissate dallo stato della tecnica presente al momento della domanda di deposito del brevetto; da quanto emerge dalla norma si possono trarre due fondamentali conclusioni:
La prima è che pur se risultano difficilmente individuabili i criteri certi per definire il quantum di creatività richiesto, è sufficiente che il trovato concorra al progresso della stato della tecnica.
La seconda è che lo stato della tecnica, in rapporto al quale si deve giudicare la novità dell’invenzione, differisce da quello preso come riferimento per valutare l’originalità dell’invenzione medesima.
Si può dunque affermare che il giudizio sulla novità, e quello sull’originalità (o novità intrinseca dell’invenzione), risultano essere fondati su criteri diversi di valutazione; questa è la ragione per cui ritengo condivisibile la qualificazione dell’originalità come requisito autonomo dell’invenzione; infatti è innegabile che l’attività inventiva sia una qualificazione della novità, ma è però altrettanto evidente che la prima sia fondata su giudizi distinti e condotti con criteri diversi.
La semplice qualificazione del carattere di novità non preclude di giudicare l’invenzione non originale e dunque non brevettabile.
E’ principio consolidato in moltissimi ordinamenti giuridici, e oggi anche in Italia, quello secondo cui, nel giudizio di novità, si considera come stato della tecnica esclusivamente ciò che risulta espressamente indicato in un anteriore documento, e che non è possibile ricostruire e raggruppare diverse anteriorità tra loro non coordinate; così non è invece per il giudizio sull’originalità, per il quale non solo ciò è possibile ma è anzi doveroso, potendosi anche procedere a deduzioni e sperimentazioni.
Per un’adeguata comprensione della questione, un prezioso contributo è stato offerto dalla dottrina e dalla giurisprudenza italiana e straniera; dopo varie teorie e discussioni, preso atto dell’impossibilità di giungere alla fissazione di un criterio certo che permetta automaticamente di giudicare il grado di creatività di un’invenzione, si è giunti alla conclusione, che condivido, che sono originali quelle idee che un tecnico medio dotato di competenze in quel determinato ramo non sarebbe stato in grado di elaborare sulla base delle conoscenze da questi già possedute; l’idea è inventiva quando non si configura come un mero corollario delle conoscenze note ad un tecnico medio del settore e/o come una variazione solo formale o per equivalenti. Si rende necessario un apporto creativo, importante o modesto che sia, al progresso tecnico.
Tale concetto di originalità, o novità intrinseca dell’invenzione, può in sintesi riassumersi con quanto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione in una sentenza nel 1960:
“Per aversi un apporto creativo e originale e intrinsecamente nuovo non occorre un quid di creatività rivoluzionario o sorprendente, ma è sufficiente che il trovato in cui l’invenzione viene a concretizzarsi non risulti conseguibile da un tecnico medio nell’esercizio delle sue funzioni, e che apporti un progresso, un miglioramento, sia pure di modesto valore, alla tecnica preesistente”.
Quanto al concreto giudizio di originalità o meno del trovato (che riguarda circa l’80% dei brevetti contestati), occorre, una volta individuato il settore della tecnica cui l’invenzione attiene, costruire un modello astratto di tecnico medio, in base alle conoscenze dallo stato della tecnica fissate per poi giungere, dopo tutte le necessarie valutazioni, al giudizio di evidenza o non evidenza dell’invenzione. Tale giudizio di valore indica lo standard di originalità, e quindi di brevettabilità, che il sistema ritiene necessario in quel determinato settore e momento storico; trattasi di giudizi delicati, che richiedono conoscenze adeguate del ramo da parte dell’organo decidente; in Italia, a differenza di quanto avviene in numerosi altre nazioni, tale valutazione è erroneamente attribuita al giudice ordinario, oggettivamente non idoneo ad affrontare nel migliore dei modi tali questioni che comportano specifiche competenze tecniche.

3.4 Liceità
La brevettabilità è infine condizionata dalla non contrarietà delle caratteristiche estrinseche dell’invenzione alla liceità; infatti pur se un determinato trovato presenta tutti i requisiti necessari per essere qualificato come invenzione meritevole di tutela brevettuale, non la otterrà se rientra nelle ipotesi stabilite dalla normativa italiana, europea ed internazionale.
L’articolo 12, comma 1, l.inv, a più riprese modificato (l’ultima revisione risale al 1996) stabilisce che “Non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione sarebbe contraria all’ordine pubblico o al buon costume; l’attuazione di una invenzione non può essere considerata contraria al buon costume o all’ordine pubblico per il sol fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa”.
La norma è stata opportunamente modificata sui modelli della Convenzione di Unione di Parigi, della Convenzione di Strasburgo del 1963 (unificazione di taluni elementi di diritto dei brevetti) e della Convenzione di Monaco del 1970 ; essa preclude la brevettabilità di invenzioni la cui attuazione risulterebbe contraria al buon costume o all’ordine pubblico, precisando esplicitamente nel contempo che la semplice presenza di un divieto legislativo o amministrativo di attuazione non può essere considerata condizione di per sé idonea ad integrare la fattispecie.
L’articolo 31 della l. inv (nella Convenzione di Monaco è presente una norma dal contenuto sostanzialmente analogo) stabilisce che l’Ufficio Centrale competente, ove riscontri causa di illiceità, deve inderogabilmente respingere la domanda di brevettazione.
La revisione del 1979 ha stabilito che all’illiceità dell’invenzione consegue la nullità del brevetto relativo (art. 59 l. inv) e che, conseguentemente, l’eventuale concessione del medesimo non pregiudica l’esercizio dell’azione giudiziaria sulla sua validità (art. 37 l. inv). Il maggior numero di rigetto delle domande di brevetto per illiceità riguarda alimenti, bevande o farmaci nocivi alla salute.
Quanto alle invenzioni biotecnologiche, pur se in Italia sono emerse critiche alla loro brevettabilità per il pensiero che sperimentazioni in questo settore sarebbero pericolose per l’uomo e per l’ambiente, la direttiva C.E. 44/1998, in coerenza con l’atteggiamento negli ultimi anni tenuto dagli organi comunitari in questo settore, non configura invece alcun divieto di accesso a campi di ricerca particolari.
Il secondo comma dell’articolo 13 l .inv vieta infine la brevettabilità di razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse.
Il secondo comma tuttavia stabilisce che tale disposizione non si applica ai procedimenti microbiologici ed ai prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.
Tale disposizione, presente in tutte le normative dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, appare oggi superata per il semplice fatto che, grazie soprattutto all’ingegneria genetica, la distanza tra macro e microrganismo appare sostanzialmente ininfluente, evanescente.
In quanto non espressamente esclusa si ammette viceversa la brevettabilità di quei procedimenti “essenzialmente biologici” non aventi quale obiettivo quello di ottenere nuove razze animali.


4 I BREVETTI PER MODELLI DI UTILITA’: VERSO UNA TUTELA A LIVELLO COMUNITARIO ?

4.1 Premessa
Una seconda tipologia di brevetto riguarda i modelli industriali e comprende sia i modelli di utilità che i disegni ornamentali.
Ai fini della presente trattazione assumono interesse esclusivamente i modelli di utilità, poiché solo questi proteggono un’invenzione tecnologica, giustificandone conseguentemente l’accostamento con la disciplina brevettuale prevista per le invenzioni.
Pur se il modello di utilità è un istituto presente solo in Italia ed in poche altre legislazioni nazionali di Paesi industrialmente avanzati (Spagna, Giappone, Germania e Francia), si tratta di una privativa estremamente interessante e soprattutto sempre più spesso utilizzata, specie dalle piccole medio imprese.
Le Convenzioni internazionali in materia di modelli come la Convenzione dell’Aja del 1925 per il deposito internazionale dei modelli e dei disegni industriali e quella di Locarno del 1968 per la classificazione internazionale dei modelli, non hanno determinato un’armonizzazione delle normative nazionali in materia di modelli.
Come si vedrà in seguito, anche le istituzioni comunitarie hanno analizzato l’istituto in questione per introdurre questo tipo di disciplina in tutti gli Stati membri e armonizzare, a livello comunitario, i singoli regimi giuridici degli Stati membri.
Ciò dunque testimonia che il modello di utilità è considerato ormai un fattore non irrilevante per la competitività delle imprese.


4.2 Modelli di utilità (natura e funzioni)
Il modello di utilità configura come forma nuova di un determinato prodotto industriale, quella che consente di conferire ad esso una particolare efficacia o comodità circa le modalità di applicazione o d’impiego; da tale nozione si può desumere, come prima considerazione, che non possono costituire oggetto di brevetto per modello di utilità, i procedimenti, i materiali o le sostanze che non consistono in oggetti di forma definita.
Esistono criteri per qualificare un determinato trovato come modello di utilità e non come invenzione di prodotto? La risposta è negativa; nessun ordinamento giuridico è stato finora capace di soluzioni certe alla questione e l’unico principio generale elaborato a tale scopo, a livello giurisprudenziale, è quello per cui il modello di utilità non risolve un problema tecnico, ma si limita a migliorare un prodotto già esistente e conosciuto; in base a tale principio si delinea in concreto un modello di utilità nei casi in cui l’innovazione agisce solo sugli aspetti meramente marginali ed esecutivi di un prodotto già conosciuto.
Tale principio che di per sé non è un criterio certo di distinzione rende necessario dover valutare, di volta in volta, le specificità del caso concreto per una corretta qualificazione giuridica del trovato.
Tale oggettiva impossibilità di distinguere con certezza se esso debba costituire oggetto di domanda di brevetto per invenzioni industriali o viceversa per modello di utilità, ha indotto i legislatori nazionali a prevedere il deposito anche di domande alternative, cioè la possibilità per il richiedente che deposita domanda di brevetto per invenzione, di presentare anche una domanda per modello di utilità, da farsi valere se la prima viene respinta e/o accolta solo parte; alcune normative nazionali, tra cui la tedesca e l’italiana, prevedono anche la possibilità, per il richiedente, di convertire il titolo di privativa in qualsiasi tempo e senza pregiudicare gli effetti dell’esclusiva.
Infine tutte le normative nazionali prevedono che anche la presentazione di domanda di brevetto per modello di utilità, cosi come si verifica per quella di brevetto per invenzione, attribuisca al titolare un diritto di priorità ai sensi della Convenzione di Parigi del 1883.

4.3 Proposta di Direttiva Comunitaria relativa al ravvicinamento dei regimi giuridici di protezione delle invenzioni con il modello di utilità
Come in precedenza argomentato, il brevetto per modello di utilità è un istituto sempre più utilizzato, specie dalle piccole medio imprese autrici di invenzioni di tipo “pratico“; queste trovano nel brevetto per modello uno strumento adeguato alle proprie necessità, poiché, per la concessione di tutela per modello è richiesto un grado inferiore di inventiva, rispetto a quello per le invenzioni e inoltre può essere concessa più rapidamente e a minori spese; al momento, infatti, nessuna normativa nazionale richiede la preventiva verifica della novità e del grado di inventiva
Per tali ragioni la Commissione Europea ha realizzato nel 1995 un Libro verde sulla tutela del trovato mediante modello di utilità nel mercato interno e nel 1997 ha presentato una proposta di Direttiva al Consiglio che è stata approvata con alcuni emendamenti dal Parlamento europeo il 12 marzo 1999 ed è ancora in attesa dinanzi al Consiglio dei Ministri; tuttavia, la realizzazione di un modello di utilità comunitario appare ad oggi poco probabile; dal documento consultivo predisposto dalla Commissione nel 2001, in vista dell’aggiornamento del Libro verde sulla tutela dei modelli di utilità nel mercato interno, emergerebbe infatti un’ assoluta contrarietà da parte della maggioranza degli ambienti interessati, interpellati dalla Commissione stessa.
Solo una minoranza, favorevole al “modello comunitario”, ha evidenziato invece come esso garantirebbe la creazione di un sistema complementare ed integrativo rispetto al brevettuale; esso risulterebbe particolarmente interessante e favorevole soprattutto per le piccole e medie imprese che spesso realizzano innovazioni tecnologiche di breve durata e che, allo stato attuale, non beneficiano di alcuna tutela.
La proposta di Direttiva non è tuttora nell’agenda dei lavori del Consiglio, ma può essere interessante analizzare in breve i principi fondamentali che dovrebbero caratterizzare la protezione dei modelli in tutti gli ordinamenti giuridici nazionali degli Stati membri.

4.3.1 Obiettivi
L’obiettivo che la Commissione si propone con la proposta è di favorire la competitività delle imprese europee, specie di quelle medio piccole, nel mercato interno, armonizzando, a livello comunitario, i regimi degli Stati membri in materia di protezione delle invenzioni tecniche relative a modelli di utilità.
Per godere di protezione i trovati debbono in ogni caso presentare un certo grado di novità, e cioè di attività inventiva applicabile industrialmente .
La proposta prevede altresì che l’armonizzazione delle legislazioni dei Paesi membri in materia è una misura volta a garantire il buon funzionamento del mercato interno.

4.3.2 Ragioni che rendono necessario un intervento comunitario nel settore
La rilevante diversità dei sistemi di protezione oggi esistente negli Stati membri, specie in relazione al grado di inventiva richiesto, può falsare la libera concorrenza.
Una Direttiva permetterebbe di tutelare le piccole e medie imprese ed intensificare la loro attività innovativa per far fronte all’inasprimento della concorrenza.

4.3.3 Condizioni richieste per la validità della domanda di modello di utilità
La richiesta di rilascio di un modello deve riguardare una singola invenzione o al limite una pluralità di invenzioni tra esse connesse in modo tale da costituire un generale concetto di invenzione, e cioè:
- Una chiara e completa descrizione dell’invenzione, tale da consentire ad un esperto del settore di poterla attuare.
- L’indicazione di una e/o più rivendicazioni che definiscono l’oggetto della Domanda.
- Gli eventuali disegni cui la descrizione e le rivendicazioni si riferiscono.

4.3.4 Diritti conferiti dal modello di utilità
a) Il modello attribuisce al suo titolare il diritto di vietare ai terzi l’utilizzazione, la fabbricazione, la vendita o l’importazione a fini di vendita del prodotto oggetto del modello.
b) Il modello può costituire oggetto del contratto di cessione e di licenza ed è trasmissibile per via di successione.
c) I diritti attribuiti dal modello si estendono anche agli atti riguardanti il prodotto da questo coperto, posti in essere dal titolare del diritto anche successivamente alla commercializzazione del prodotto al di fuori del territorio comunitario. Per contro non si estendono se il prodotto sia stato commercializzato nella Comunità.

4.3.5 Durata del modello di utilità
La durata è di sei anni a partire da quella del deposito della domanda. Può essere accordata una proroga per due anni e rinnovata una volta; il termine massimo inderogabile della protezione accordata dal modello è dieci anni.

4.3.6 Conclusioni
Un’azione comunitaria in tal settore si renderebbe opportuna e soprattutto sarebbe, a mio giudizio, una manifestazione concreta e tangibile da parte delle istituzioni di comunitarie di volere realmente intraprendere delle misure e delle politiche a sostegno delle piccole e medie imprese europee; come visto, tale tipo di privativa si caratterizza per l’essere particolarmente utile e vantaggioso soprattutto per quelle piccole imprese o per gli inventori privati che riescono sovente a definire soluzioni non rivoluzionarie ma pur sempre idonee alla risoluzione di comuni problemi di ordine pratico.

5 LE PROCEDURE DI BREVETTAZIONE APPLICATE AI DIVERSI ORDINAMENTI NAZIONALI

5.1 Premessa
Le procedure necessarie ad ottenere la concessione di un brevetto seguono regole diverse nei vari ordinamenti nazionali; raramente è possibile assistere ad una totale uniformità di disposizioni in due differenti legislazioni; ciò detto, è tuttavia possibile sostenere che le procedure si distinguono, sostanzialmente, in due generali categorie:
• Procedura ad esame di merito.
• Procedura a semplice registrazione.
La procedura ad esame di novità si contraddistingue essenzialmente per il fatto che, una volta presentata la domanda di brevetto da parte del richiedente, l’Ufficio Brevetti governativo locale effettua particolari controlli per accertare preventivamente la presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, non limitandosi alla sola valutazione del rispetto dei requisiti formali dell’invenzione, ma anche e piuttosto procedendo alla verifica del carattere di novità.

5.2 Procedura ad esame di merito
La procedura ad esame di merito è articolata in tre fasi, oltre ad un’eventuale altra fase di opposizione che consente di lasciare a terzi la possibilità di presentare contestazioni (in tutto o in parte) alla concessione del brevetto, entro un determinato arco di tempo che varia da ordinamento a ordinamento. La fase di opposizione è contemplata dalla stragrande maggioranza delle legislazioni nazionali (Stati Uniti, Giappone, Germania, etc.), ed è altresì prevista dalla procedura configurata dalla Convenzione di Monaco di Baviera, per la concessione del Brevetto europeo.

5.2.1 Operazioni iniziali per il deposito della domanda
Questa fase comprende le diverse operazioni ed attività preliminari alla verifica della presenza delle condizioni richieste dalla legge:
a) Esame preliminare delle invenzioni volto ad individuare le peculiarità, le caratteristiche essenziali per far emergere l’idea di soluzione nella sua più ampia portata ed estensione, nonché le sue forme preferite di realizzazione e applicazione.
b) Redazione della descrizione e dei disegni da allegare al brevetto: deve necessariamente essere chiara e completa, affinché qualunque persona esperta del ramo sia in grado di comprenderla; nell’ipotesi in cui sussistano incertezze circa le modalità di ottenimento e di utilizzo dell’invenzione, il brevetto potrà essere dichiarato nullo.
c) Redazione della rivendicazioni da indicare in calce alla descrizione: Le rivendicazioni sono di fondamentale importanza, poiché è sulla base di queste che si deve individuare, in maniera chiara ed il più possibile completa ed esauriente, l’ambito di protezione che il richiedente intende riservare alla propria invenzione, cioè l’idea inventiva in tutta la sua portata ed in tutte le sue possibili e preferite forme di realizzazione.
d) Compilazione della Domanda di brevetto presso l’Ufficio Brevetti nazionale.
Le diverse leggi nazionali disciplinano i requisiti e le caratteristiche che devono presentare la descrizione, la rivendicazione ed i disegni, per poter superare l’esame che conduce al brevetto.
In ogni caso, prescindendo dalle differenze esistenti tra i vari ordinamenti, la funzione di tutte le disposizioni è quella di prevenire eventuali attacchi in una fase successiva nei confronti sia della validità dell’invenzione, che della portata del brevetto.

5.2.2 Avvio dell’esame di merito della domanda nei suoi aspetti formali e ricerca di novità.
In tale fase si verifica la presenza nella Domanda dei requisiti richiesti dalla legge; la fase di ricerca, prevista da tutte le Convenzioni internazionali in materia brevettuale, non è altro che la ricerca dei brevetti e di altre pubblicazioni esistenti in altri Paesi, il cui numero dipende ovviamente dalla qualità e dal grado di aggiornamento della banca dati presente in ogni singolo Paese; è finalizzata a reperire soluzioni tecniche anteriori, le c.d. anteriorità, che hanno già affrontato le medesime problematiche a cui l’invenzione in questione intende offrire una soluzione.
L’atto conclusivo è il rapporto di ricerca che indicherà ovviamente se e quali documenti sono stati rintracciati.
Solitamente l’esaminatore dell’Ufficio Brevetti Governativo locale andrà a ricercare quello che è già stato inventato nel settore e ciò che è già noto nel campo dell’invenzione, per verificare se questa possa effettivamente considerarsi come nuova; nel caso in cui dovessero riscontrarsi pubblicazioni che ne mettono in dubbio la novità, la stragrande maggioranza degli ordinamenti nazionali prevede l’invio di una lettera (detta anche azione ufficiale) che dichiara l’esistenza di brevetti anteriori e, conseguentemente, sarà negata la concessione oppure, quando possibile, sarà prescritto al richiedente di limitare la portata della propria domanda.
Al richiedente è concesso un termine per valutare le risultanze emerse dall’azione ufficiale dell’esaminatore e per poter replicare quando dovesse ravvisare elementi che questi non ha considerato; in ogni caso al richiedente è consentito anche di limitare la portata delle proprie rivendicazioni se ritiene tale azione necessaria a far escludere dall’ambito della protezione del brevetto le anteriorità.
In tutti gli ordinamenti in cui è prevista la fase di ricerca della novità, si instaura quindi un contraddittorio vero e proprio tra richiedente e Ufficio Brevetti governativo, il cui esito determinerà la decisione di concedere il brevetto o di respingere definitivamente la domanda.
Non rare sono le normative che prevedono la possibilità di appellarsi contro la decisione dell’esaminatore.

5.2.3 Esame di merito
Se il giudizio sulla novità dell’invenzione è intrinsecamente basato su riscontri e valutazioni che tengono conto di dati oggettivi (presenza o meno di anteriorità ), l’esame di merito valuta invece la presenza o meno nel trovato di quel grado di originalità o di creatività che legittima la concessione del brevetto, ed il cui giudizio è lasciato alla soggettività dell’esaminatore.
Il ruolo e l’attività dell’organo governativo incaricato, assume grande importanza al pari di quello del consulente delegato alla difesa del brevetto; in tale fase si svolge, infatti, un contraddittorio tra esaminatore e consulente, che conduce all’emissione di un determinato numero di notificazioni (solitamente 3 o 4 ) da parte del primo e di uno stesso numero di risposte da parte del secondo (memorie difensive); il tutto si conclude con la decisione dell’esaminatore di concedere (in tutto o in parte ) o di respingere la richiesta di brevetto.

5.2.4 Fase di opposizione
Anche se ha superato questa ultima fase, il richiedente non può ancora ritenersi sicuro di avere definitivamente ottenuto l’esclusiva sul trovato, garantita dal brevetto per venti anni poichè, determinati ordinamenti giuridici nazionali ed anche la procedura delineata dalla Convenzione di Monaco, offrono ai terzi la possibilità di presentare opposizione (in tutto o in parte) entro un determinato termine dalla concessione del brevetto; in tale ipotesi la concessione, in attesa che decorra il termine previsto per presentare opposizione, sarà pubblicata in forma provvisoria; l’eventuale opposizione, se presentata nei termini ed adeguatamente documentata e motivata, origina un contraddittorio tra richiedente ed opponente, che solitamente avviene dinanzi all’Ufficio brevetti nazionale in ruolo di giudice, o dinanzi a giudici speciali.
Decorso il termine, o esaurita la fase di opposizione, il brevetto verrà a tal punto definitivamente concesso o respinto.

5.2.5 Obblighi ulteriori in capo al titolare dopo la concessione del brevetto
Ottenuto il brevetto, il titolare è tenuto ad ulteriori adempimenti, primo fra tutti quello di procedere al pagamento della tassa annuale per il mantenimento della privativa ottenuta; in quasi tutti gli ordinamenti è pure previsto l’obbligo di attuazione dell’invenzione entro un determinato termine, pena la decadenza dal diritto o, assai più spesso, la licenza obbligatoria, come ad esempio previsto in Italia; la licenza obbligatoria del trovato da parte di un terzo che ne abbia fatto richiesta ha luogo, in caso di mancato o insufficiente sfruttamento, entro un termine che di regola varia tra i tre ed i quattro anni; diverse normative, compresa quella italiana, prevedono anche la decadenza del brevetto se lo sfruttamento dell’invenzione viene sospesa per un determinato periodo di tempo in maniera ininterrotta (in Italia il termine previsto è di tre anni ).
Alla scadenza del termine di efficacia, ormai uniformato a venti anni in tutte gli Stati nazionali dall’Accordo Trips del 1994 (dieci per i modelli d’invenzione), il brevetto diviene di pubblico dominio e non può essere rinnovato.

5.3 Procedura a semplice registrazione
Questo tipo di procedura, che tra i Paesi industrializzati è applicata esclusivamente in Italia e in Sud Africa, differisce dalla procedura ad esame di merito per il fatto che, in tal caso, sono assenti sia la fase di ricerca di novità che quella relativa all’esame di merito (cioè dell’originalità dell’invenzione); ciò significa che in Italia, per ottenere un da parte dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), sarà sufficiente che la domanda soddisfi le sole condizioni di regolarità formale previste dalla legge.
Pertanto, quantunque a mio modo di vedere è a dir poco paradossale, in Italia è possibile ottenere facilmente un brevetto, senza che nessun esaminatore abbia riscontrato la presenza di condizioni di brevettabilità previste dalla legge; tale procedura provoca a mio giudizio due dannose conseguenze, quali:
• Aumento delle possibilità di litigiosità in futuro
• Scarsa credibilità di un brevetto concesso senza previa ricerca delle anteriorità ed esame di merito.
Le possibilità di annullamento di un brevetto concesso a seguito di una procedura del genere sono pertanto molto più elevate; inoltre il brevetto non potrà essere venduto o licenziato a condizioni vantaggiose in quanto, per le motivazioni di cui sopra, non sarà ritenuto credibile all’estero.

6 I DIRITTI DI BREVETTO

6.1 Diritto allo sfruttamento economico dell’invenzione: l’esclusiva a seguito della concessione del brevetto
La titolarità di un brevetto, come analizzato, conferisce il diritto di fabbricare, vendere e in ogni caso trarre profitto dall’invenzione in modo esclusivo e per un determinato periodo di tempo; l’articolo 28 dell’Accordo Trips definisce chiaramente che il brevetto accordato in ciascuno degli Stati membri del WTO, conferisce al suo titolare i seguenti diritti esclusivi:
• Se oggetto del brevetto è un prodotto, il diritto di vietare ai terzi, salvo suo consenso, di produrre, utilizzare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione;
• Se oggetto del brevetto è un procedimento, il diritto di vietare ai terzi, salvo il suo consenso, di usare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini almeno il prodotto ottenuto con il processo in questione.
• Il diritto di cedere, o di trasmettere agli eredi, il brevetto e di concedere licenze.
L’articolo 30 dell’Accordo Trips prevede la possibilità per i Paesi Membri di disporre, a determinate condizioni, di limitate eccezioni ai diritti esclusivi conferiti dal brevetto.
La durata del brevetto d’invenzione è di venti anni a partire dalla data del deposito; è improrogabile e non rinnovabile.
Tutte le normative nazionali degli Stati membri stabiliscono che, i diritti d’esclusiva conferiti dal brevetto, nascono a partire dal momento della sua concessione da parte dell’Ufficio governativo nazionale incaricato di esaminare l’invenzione, ma gli effetti decorrono invece solo a partire dal momento in cui la domanda, con le rivendicazioni e la descrizione dell’invenzione (e gli eventuali disegni) è resa accessibile al pubblico.
L’Accordo Trips non prevede alcuna disposizione lasciando piena autonomia alle singole legislazioni dei Paesi Membri per quanto concerne le invenzioni realizzate da più soggetti congiuntamente o da una o più persone su commessa di terzi; non tutte le normative hanno però predisposto una normativa chiara ed esauriente; il legislatore italiano, ad esempio, non ha ancora disciplinato talune ipotesi, molto frequenti e ricorrenti, come quelle relative alla ricerca su commessa e/o alla contitolarità dell’invenzione; è viceversa fondamentale che anche i vari legislatori nazionali definiscano normative adeguate e rispondenti alle necessità e alle peculiarità di questa precisa fase storica; le invenzioni non sono più il risultato delle sperimentazioni di un singolo, bensì il frutto di un lavoro di ricerca di operatori professionali che lavorano in gruppo, perlopiù finanziati da imprese private interessate allo sfruttamento economico dei risultati della ricerca.
Negli Stati Uniti, ma anche in altri Paesi industrializzati, il diritto positivo ha seguito di pari passo le vicende e le evoluzioni del sistema economico, produttivo e tecnologico; altri ordinamenti sono invece ancora colpevolmente caratterizzati da un quadro normativo superato, che non può non costituire un limite, un ostacolo alla ricerca ed allo sviluppo tecnologico.

6.2 Brevettazione del non avente diritto

La domanda per ottenere la concessione di un brevetto deve essere presentata dall’inventore (o da un suo avente causa) che, necessariamente, deve essere menzionato in essa.
Ma sulla base di quali criteri l’Ufficio governativo incaricato dell’esame può valutare con certezza se il richiedente è o meno l’inventore?
Ciò non è sempre possibile; spesso i sistemi brevettuali possono solamente presumere la corrispondenza tra il richiedente ed il titolare del diritto al rilascio del brevetto.
Le controversie riguardanti la titolarità del diritto al brevetto sono attribuite alla competenza del giudice ordinario.
Nel caso in cui il titolare legittimo del diritto al rilascio del brevetto ottenga il riconoscimento giudiziale della sua titolarità sull’invenzione dopo che il richiedente usurpatore abbia già conseguito il brevetto, vige il principio generale per cui il vero inventore potrà alternativamente scegliere tra richiesta di dichiarazione di nullità del brevetto concesso al soggetto non legittimato o trasferimento del brevetto a proprio nome.

6.3 Il diritto dell’inventore alla paternità dell’opera e al rilascio del brevetto
I sistemi brevettuali vigenti non prevedono solamente il diritto allo sfruttamento economico dell’invenzione in capo al titolare del brevetto;
l’inventore, che nell’attuale sistema economico non corrisponde quasi mai al titolare del brevetto, ha in ogni caso il diritto “morale“ di essere riconosciuto autore; trattasi di un diritto inalienabile e intrasmissibile; esso prescinde dal rilascio o meno del brevetto e quindi non ha contenuto patrimoniale.
Il diritto al rilascio del brevetto è viceversa trasmissibile.
I sistemi brevettuali nazionali attribuiscono anche agli stranieri tale diritto, taluni ponendo la condizione di reciprocità, altri (tra cui l’Italia) in ogni caso.
La Convenzione di Parigi ha previsto, a tal proposito, il c.d. principio dell’assimilazione, secondo cui ogni Paese aderente alla Convenzione deve riconoscere la medesima tutela e le stesse condizioni previste per i propri cittadini a quelli di tutti gli altri Stati aderenti.
Tale principio è stato confermato di recente dall’Accordo Trips (principio del trattamento nazionale, articolo 3) e ulteriormente esteso in tutti gli stati aderenti al WTO.
Requisito essenziale ai fini del diritto al rilascio del brevetto è la presenza della capacità di agire in capo al richiedente.
Il titolare del diritto al rilascio del brevetto, nel caso in cui l’invenzione risulti essere definita, segreta e brevettabile, ma non ancora brevettata, può cedere a terzi tale diritto.
A seguito della cessione, il diritto di brevetto nascerà a nome del cessionario; l’inventore manterrà comunque il diritto ad essere riconosciuto come l’autore dell’invenzione e titolare morale; tali diritti si estrinsecano nella menzione nel brevetto e nel registro dei brevetti.

6.4 Limitazioni al diritto di brevetto ed il Preuso
Solitamente le principali limitazioni ai diritti derivanti dalla concessione del brevetto si manifestano nell’ipotesi di conflitto con brevetti precedenti.
In tali particolari circostanze, l’invenzione successiva non potrà essere attuata, né economicamente sfruttata, se manca il consenso del titolare del brevetto sulla prima invenzione.
Altra possibile limitazione ai diritti di esclusiva attribuiti dal brevetto si presenta nel caso di uso dell’invenzione da parte di terzi, in una fase anteriore alla concessione del brevetto ed in regime di segreto (tutela del c.d. preuso).
Tutti i sistemi brvettuali dei Paesi più industrializzati garantiscono al “preutente” il diritto di continuare ad utilizzare l’invenzione ma non, ovviamente, quello di poterla sfruttare economicamente.
La tutela del c.d.“preuso” è stata introdotta anche in Italia con la legge di riforma del 1979, articolo 6.;
Il preutente che nel corso dei dodici mesi precedenti la data del deposito del brevetto, o quella di priorità da parte di terzi, abbia fatto uso dell’invenzione nella propria azienda, può continuare ad utilizzarla nei limiti antecedenti.

CAPITOLO TERZO

IL BREVETTO EUROPEO E LA PROPOSTA DI BREVETTO COMUNITARIO

1 IL BREVETTO EUROPEO: STRUTTURA E FUNZIONE

Il Brevetto Europeo costituisce un sistema di brevettazione parallelo ed alternativo rispetto a quello nazionale.
Con la Convenzione di Monaco del 1973, entrata in vigore nel 1977, è stata introdotta, in tutti i Paesi europei che l’hanno ratificata, una procedura unica e centralizzata per l’ottenimento della concessione di un brevetto, la cui efficacia è estesa a tutti i Paesi aderenti e indicati dal richiedente.
Il brevetto viene concesso, e rilasciato, dall’Ufficio Europeo Brevetti, istituito con la Convenzione di Monaco; tale organo ha la funzione di svolgere l’attività di ricerca relativa alla anteriorità, l’esame sostanziale delle domande per la concessione, la valutazione delle opposizioni eventuali sollevate da terzi e, infine, le questioni giuridiche ed amministrative che potrebbero configurarsi.
E’ bene sin da subito precisare che la procedura presso l’Ufficio Europeo Brevetti, che conduce alla concessione del Brevetto Europeo, è tuttora alternativa rispetto a quelle nazionali in vigore nei Paesi che hanno aderito alla Convenzione e che l’efficacia che il brevetto europeo assume negli ordinamenti nazionali è quella di un brevetto nazionale.
Ciò significa che il Brevetto Europeo, come titolo di proprietà industriale, deve considerarsi come un fascio di brevetti nazionali vigenti nei singoli Stati designati dal richiedente, ciascuno dei quali sarà soggetto alla legislazione nazionale di riferimento.
Alla Convenzione aderiscono tutti i Membri dell’Unione europea più altri Paesi che stanno preparando il loro imminente ingresso nell’Unione.
Il Brevetto Europeo acquista pertanto efficacia, a discrezione del richiedente, in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione o solo in alcuni di essi; il richiedente, infatti, deve espressamente indicare, nella domanda di richiesta, tutti gli Stati in cui è interessato ad ottenere la protezione brevettuale; tra i Paesi che un inventore richiedente italiano ha facoltà di designare, può essere compresa l’Italia, e ciò anche nell’ipotesi in cui sia già stata precedentemente depositata una domanda nazionale presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per l’ottenimento della stessa tutela; in questo caso, sarà consentito al richiedente far valere la priorità derivante dal precedente deposito della Domanda Nazionale; il Brevetto Europeo, anche se concesso successivamente, prevarrà su quello nazionale e consentirà una superiore durata della privativa, poiché i termini di validità della tutela brevettale inizieranno a decorrere dalla data di presentazione della domanda relativa al Brevetto Europeo, successiva pertanto a quella nazionale.
Mi limiterò ad accennare solamente i requisiti di brevettabilità che l’invenzione deve possedere per poter ottenere la concessione della tutela brevettale, in quanto pressocchè identici a quelli precedentemente esposti, in sede di analisi e commento dei principi generali in materia di invenzioni; la Convenzione di Monaco ha infatti determinato una progressiva armonizzazione delle varie legislazioni in materia, per cui si può sostenere, a mio giudizio, che sono da considerarsi del tutto irrilevanti le poche differenze ancora esistenti in merito ai requisiti richiesti per la brevettabilità dell’invenzione.
Ai fini della concessione del Brevetto Europeo, il trovato deve essere caratterizzato da novità assoluta (ogni divulgazione che dovesse risultare anteriore alla domanda di Brevetto Europeo o alla data di priorità, potrebbe infatti determinare la nullità del brevetto).
L’esperto del ramo a conoscenza dello stato della tecnica, deve necessariamente poter evidenziare un’attività inventiva al momento del deposito della domanda di brevetto.
Il risultato dell’invenzione deve inoltre risultare suscettibile di possibile applicazione nel settore industriale, ma anche in quello agricolo o dei servizi.
I due principali meriti che debbono essere attribuiti al sistema introdotto dalla Convenzione di Monaco sono, a mio giudizio:
• L’aver garantito ad ogni richiedente, persona fisica o giuridica, italiana o straniera, inventore o suo cessionario, di poter conseguire, con un’unica procedura di concessione, un brevetto con efficacia in tutti i Paesi ad essa aderenti, indicati (quantunque successivamente disciplinato diversamente, da ogni singola legge nazionale);
• L’aver armonizzato le varie legislazioni nazionali circa la disciplina della proprietà industriale in generale e dell’istituto brevettuale in particolare.
Come detto, l’unitarietà della procedura di rilascio del Brevetto Europeo è assicurata dall’attività dell’Ufficio Europeo Brevetti, avente sede a Monaco, che con il Consiglio di Amministrazione costituisce l’Organizzazione Europea dei brevetti, specificamente disciplinata dall’articolo 5 del codice europeo brevetti (CBE).
Ai sensi del presente articolo, l’Organizzazione ha personalità giuridica e possiede, in ciascun singolo Stato contraente, la stessa capacità giuridica che le singole legislazioni nazionali riconoscono alle persone giuridiche.
All’Organizzazione è stata annesso l’Istituto internazionale dei brevetti dell’Aja, quale Dipartimento staccato dell’Ufficio Europeo Brevetti, che ha competenze in merito al deposito ed al rapporto di ricerca europea.
L’Ufficio Europeo Brevetti, che come detto opera sotto il diretto controllo del Consiglio di Amministrazione, è diretto da un Presidente, coadiuvato da due vice-presidenti; al Presidente è affidato anche il compito di rappresentanza dell’Ufficio .
L’Ufficio è organizzato con una Sezione di Deposito e quattro gruppi di Divisione (Divisioni di Ricerca, Divisione Legale, Divisioni d’Esame e Divisioni di Opposizione).

2 IL PROCEDIMENTO DI BREVETTAZIONE

Il procedimento di brevettazione europea è articolato in diverse fasi, alcune delle quali assolutamente necessarie, altre solo eventuali:

2.1 Deposito della domanda di brevetto
La procedura di brevettazione europea si apre necessariamente con il deposito, da parte del richiedente, della Domanda di Brevetto Europeo; tale domanda può essere depositata direttamente all’Ufficio Brevetti Europeo dal richiedente o da un manadatario accreditato.
La domanda depositata deve essere redatta in una delle tre lingue ufficiali della c.b.e (inglese, francese o spagnolo); il richiedente la cui madrelingua è diversa da quelle previste, può peraltro procedere al deposito della domanda nella propria lingua e successivamente, entro il termine stabilito dall’articolo 14 c.b.e, procedere ad una sua traduzione in una delle lingue ufficiali.
La lingua ufficiale in cui è stata redatta e depositata la domanda sarà anche quella utilizzata in seguito, per il proseguimento della procedura di brevettazione dinanzi all’Ufficio Europeo Brevetti.
La domanda si considera validamente depositata se soddisfa le condizioni stabilite dagli articolo 77 e 78 c.b.e, presentando dunque i seguenti elementi considerati imprescindibili:
• Richiesta di concessione del brevetto
• Indicazioni necessarie ai fini di una chiara e certa individuazione del richiedente
• Designazione di almeno uno Stato aderente alla Convenzione di Monaco di Baviera
• Rivendicazioni che costituiscono l’oggetto della tutela richiesta, anche se difformi dalle condizioni poste dalla Convenzione.
• Descrizione dell’invenzione
In pratica la funzione dei requisiti indicati dall’articolo 78 è quella di individuare e fissare il contenuto di una domanda di Brevetto Europeo.
La Domanda può altresì presentare i disegni ed un riassunto che include tutti quegli elementi tecnici atti ad individuare l’invenzione.
Al momento del deposito della Domanda il richiedente, ai sensi dell’articolo 26 c.b.e, deve aver provveduto al pagamento delle tasse di deposito e di ricerca.
Quando la domanda osserva e presenta tutti questi requisiti, si riterrà superato il c.d. esame formale e sarà ad essa riconosciuta una data di deposito; a partire da tale momento il richiedente ha la facoltà di richiamare uno o più diritti di priorità, nel caso in cui abbia antecedentemente depositato una domanda di brevetto in un Paese aderente alla Convenzione di Parigi ed abbia altresì presentato una specifica dichiarazione di priorità.
E’ infine necessario, ai sensi dell’articolo 34 reg. che la domanda di brevetto non contenga elementi contrari al buon costume, all’ordine pubblico, dichiarazioni denigratorie riguardanti prodotti o procedimenti di terzi e altri elementi palesemente estranei al brevetto, o superflui.

2.2 Pubblicazione della domanda e ricerca dei documenti anteriori ai fini della valutazione della novità e dell’attività inventiva
Trascorsi diciotto mesi dalla data del deposito, o della eventuale priorità rivendicata, si provvede alla pubblicazione della domanda di brevetto sul Bollettino Europeo dei Brevetti; sono allora messi a disposizione e resi noti al pubblico la domanda, le rivendicazioni, la descrizione, l’indicazione degli Stati prescelti, gli eventuali disegni e, quando risulti già disponibile e completo, il Rapporto di Ricerca.
L’articolo 92 reg. c.b.e. dispone che la Divisione di ricerca provveda a redigere il relativo rapporto, fondandosi sulle rivendicazioni e tenendo nella debita considerazione la descrizioni e gli eventuali disegni presentati dal richiedente; una divisione di Ricerca dell’Ufficio Europeo dei Brevetti effettuerà la Ricerca di merito, consultando tutti i documenti che trattano il medesimo argomento o uno simile a quello della domanda di brevetto, per valutare il grado di novità e di attività inventiva del trovato, oggetto della domanda, con fini di comparazione con tutte le informazioni ed i dati disponibili nel mondo.
Terminata l’attività di ricerca, viene emesso e trasmesso al richiedente il Rapporto nel quale sono anche indicati tutti quei documenti anteriori che costituiscono il c.d. stato dell’arte e che potrebbero rappresentare un ostacolo alla concessione del brevetto europeo.
Nel caso in cui la divisione di ricerca dovesse accertare che la domanda di brevetto non risulta conforme alle disposizioni della Convenzione e/o non soddisfa il requisito della novità dell’invenzione (art. 82 reg.), può redigere un rapporto parziale di ricerca, se ravvisa la mancanza dell’unità dell’invenzione o, viceversa, dichiarare che la ricerca non è possibile se accerta una mancanza di novità o attività inventiva assoluta.
Pubblicata la domanda ed emesso il Rapporto di ricerca, il richiedente deve decidere se proseguire nella procedura o fare scelte diverse; il richiedente o il suo mandatario potrà infatti:
 Modificare l’invenzione sulla base delle indicazioni fornite dal Rapporto di Ricerca.
 Abbandonare la domanda, arrestando conseguentemente la procedura di brevettazione, nel caso in cui accerta che potrebbero esservi problemi ed ostacoli alla concessione del Brevetto Europeo, per mancanza di novità o di attività inventiva.
 Limitare la portata dei diritti rivendicati nella Domanda originaria; tale soluzione è solitamente presa quando risulta che talune soluzioni tecniche, dal considerate inventive dal richiedente, sono al contrario conosciute.
Una volta accertata la novità effettiva dell’invenzione sulla base degli elementi emersi nel Rapporto di Ricerca, si proseguirà nella procedura di brevettazione europea.

2.3 Esame sostanziale della domanda e richiesta d’esame
Qualora il richiedente decida di continuare, il procedimento prosegue su sua istanza (articolo 94 c.b.e).
La richiesta di esame deve essere presentata entro il termine di sei mesi dalla data in cui è stato inserita nel Bollettino Europeo dei brevetti la pubblicazione del rapporto di ricerca e, ai fini della sua regolarità, è altresì necessario che sia stata regolarmente pagata la tassa di esame.
Entro il medesimo termine si deve pagare anche una tassa per ogni Stato designato, fino ad un massimo di sette (dall’ottavo in poi nulla è dovuto); qualora vengano selezionati anche uno o più Stati d’estensione, occorre pagare un’ulteriore tassa per ciascuno di essi.
Eseguiti regolarmente gli adempimenti richiesti, la Divisione d’Esame dell’Ufficio, composta da tre esaminatori, valuterà la rispondenza o meno della domanda di brevetto ai requisiti di brevettabilità previsti dalla Convenzione.
L’esame vero e proprio, della rispondenza dei requisiti richiesti per la brevettabilità dell’invenzione e dell’osservanza di tutte le altre condizioni che la domanda deve presentare, viene svolto dalla Divisione sulla base di tutti i documenti menzionati nel Rapporto di Ricerca; la Divisione, a sua discrezione, può anche decidere di completare la ricerca reperendo documentazione integrativa ulteriore.
A questo punto della procedura la Divisione potrebbe già avere maturato una propria valutazione definitiva circa la brevettabilità o meno dell’invenzione.
Nel caso in cui la Divisione ritenga che la domanda debba esser accolta senza che si rendano necessari ulteriori chiarimenti, notifica al richiedente il testo nel quale si intende concedere il brevetto, invitandolo nel contempo ad esprimere l’accordo ed a pagare la tassa di rilascio e stampa entro un termine di tre mesi (articolo 97, 2 e 3 c.b.e.).
L’articolo 97 del regolamento prevede, nell’ipotesi opposta di non accoglimento della richiesta, che la Divisione provveda al rigetto della domanda; la decisione di rigetto deve in ogni caso essere adeguatamente motivata.

2.4 Replica ed eventuali osservazioni dell’esaminatore relative alla validità e brevettabilità dell’invenzione
Nel caso in cui la Divisione presenta obiezioni senza però maturare una decisione di totale rigetto della richiesta, è concesso al richiedente un termine per poter replicare inoltrando un invito a riformulare le proprie osservazioni, cioè rivedere e modificare la descrizione, le rivendicazioni e i disegni, al fine di eventualmente superare le obiezioni contestate. Al termine di tale contraddittorio si giunge alla decisione finale da parte della Divisione d’Esame.
Se la Divisione non intende concedere il brevetto, o se il richiedente non esprime il suo assenso sul testo e nella forma in cui l’Ufficio intenda accordarlo, l’Ufficio stesso emetterà una decisione di rifiuto.
Contro le decisioni dell’Ufficio, nella fase d’esame del Brevetto Europeo, è prevista una procedura amministrativa di ricorso che può essere avanzata dinanzi alla Commissione di ricorso ed alla Commissione ampliata di ricorso, con la sola eccezione rappresentata dalle decisioni delle Divisioni di Ricerca.
Il ricorso deve essere motivato ed è considerato validamente presentato, solamente se risulta essere stata pagata la relativa tassa.
Tutte le parti che hanno partecipato alla procedura che ha condotto alla decisione contestata, sono parti di diritto della procedura di ricorso.
Il ricorso ha effetto sospensivo impedendo dunque che la decisione venga ad assumere la forza di cosa giudicata sostanziale e che possa essere iscritta nel registro europeo dei brevetti o menzionata nel bollettino.
Il termine per la sua validità, e regolare presentazione, è di due mesi dal giorno della decisione impugnata.
L’articolo 109 prevede la possibilità, per l’organo la cui decisione è stata impugnata, di rettificare la propria decisione senza dar luogo alla procedura di ricorso; se tale rettifica non viene fatta entro un mese dal ricevimento della memoria motivata, il ricorso viene trasferito alla Commissione competente.
Rilevata la ricevibilità del ricorso, verificata la regolarità formale del medesimo, si procede all’esame sostanziale in base al disposto ex articoli 66, 110 e 111 del reg.
Durante l’esame, la Commissione può invitare le parti a presentare, entro un termine da essa stessa stabilito, le proprie deduzioni ogni volta che lo ritenga necessario ed opportuno ai fini della valutazione sul ricorso; se il richiedente non ottempera a tale invito, la domanda di Brevetto Europeo è considerata ritirata, a meno che la decisione che forma l’oggetto del ricorso non sia stata presa dalla divisione giuridica.
Al termine dell’esame la Commissione deve deliberare esercitando le competenze dell’organo la cui decisione è stata impugnata, o rinviando la questione allo stesso organo, che resta comunque vincolato alla decisione della Commissione.
Nell’ipotesi d’accoglimento del ricorso è prevista la possibilità di ottenere, in presenza di determinate condizioni, il rimborso della tassa pagata e di altre spese eventualmente sostenute per lo stesso; quando il ricorso è respinto, la procedura che conduce al Brevetto Europeo sarà da considerarsi anticipatamente conclusa e la decisione acquisisce carattere di irrevocabilità.
L’intera procedura, di regola, si svolge esclusivamente dinanzi alla Commissione di ricorso; tuttavia questa, d’ufficio o su istanza delle parti e qualora rilevi questioni giuridiche considerate di vitale importanza, può ricorrere alla Commissione ampliata di ricorso, la cui decisione sarà considerata vincolante e immodificabile.

2.5 Concessione e pubblicazione del Brevetto Europeo e sua convalida negli Stati scelti
Una volta che la Commissione di esame ha accertato i requisiti previsti dalla Convenzione, ovvero è stato accolto il ricorso avanzato dal richiedente, l’Ufficio Brevetti emette e pubblica una decisione ufficiale di concessione, seguita da una pubblicazione ufficiale del fascicolo di brevetto contenente la descrizione (nella lingua prescelta al momento del deposito della domanda), le rivendicazioni (nelle tre lingue ufficiali) e gli eventuali disegni.
Al termine della fase di concessione, ma prima dell’emissione e pubblicazione della decisione di concessione ufficiale, il richiedente è tenuto a pagare le tasse relative a concessione e stampa e a depositare le traduzioni delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali.
L’ultima fase del procedimento di concessione del Brevetto Europeo riguarda la sua c.d. nazionalizzazione.
Se il brevetto europeo intende acquisire diretta efficacia nei singoli ordinamenti giuridici degli Stati designati, è necessario che entro tre mesi dalla pubblicazione della concessione da parte dell’Ufficio Brevetti, il richiedente provveda a pagare le relative tasse previste in tali Paesi e a depositare le traduzioni del testo completo del Brevetto Europeo nelle lingue locali.
Durante la procedura dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti il richiedente è tenuto a pagare anche alcune tasse annuali per il mantenimento in vita della sua domanda, a partire dal terzo anno dalla data e fino alla pubblicazione della menzione di concessione.
Con la menzione di concessione si chiude definitivamente la “fase europea”; il richiedente, d’ora in poi, dovrà pagare le tasse annuali previste per il mantenimento in vita del brevetto in ciascuno dei Paesi nazionali, come avviene del resto per ogni brevetto nazionale; da questo momento il brevetto è disciplinato dalle singole legislazioni nazionali; anche per quanto concerne le questioni inerenti la sua validità o la contraffazione, esso è soggetto, in ogni Stato, alla legislazione ed alla giurisprudenza nazionale.
Tuttavia, per un periodo di nove mesi a partire dalla menzione di concessione, è possibile, per qualunque terzo, presentare opposizione contro la concessione medesima per ottenerne la revoca e/o la limitazione.
La durata del Brevetto Europeo è stabilita in venti anni dalla data di deposito della domanda.

2.6 Eventuale opposizione di terzi alla concessione del brevetto
L’opposizione è lo strumento concesso ai terzi per ottenere la limitazione e/o la revoca di un brevetto precedentemente concesso; a partire dalla concessione del Brevetto Europeo, ad ogni terzo interessato è concesso un periodo di nove mesi per avanzare opposizione all’Ufficio Europeo dei Brevetti.
L’articolo 99 della Convenzione prevede dunque, espressamente, la possibilità per chiunque di rivolgersi all’Ufficio Europeo dei Brevetti per presentare opposizione entro nove mesi dalla data della sua concessione.
Tale possibilità compete a qualsiasi persona fisica e/o giuridica; dalla disposizione emerge altresì come non sia richiesta neppure la prova dell’interesse ad agire.
L’opposizione deve risultare da atto scritto e motivato; l’atto deve essere depositato presso l’Ufficio Europeo dei Brevetti (indifferentemente presso la sede di Monaco o dell’Aja), dinanzi al quale si svolgerà la relativa procedura, compreso l’eventuale ricorso contro una decisione negativa.
L’articolo 100 della c.b.e. indica come cause tassativamente previste per presentare opposizione, le seguenti:
 L’oggetto del Brevetto Europeo non è brevettabile, in quanto espressamente escluso dalla Convenzione e/o perché non soddisfa i requisiti di novità e/o originalità.
 L’oggetto del brevetto si estende oltre i contenuti della domanda qual è stata presentata.
 L’invenzione non risulta esposta nel Brevetto Europeo in modo sufficientemente chiaro in modo tale da impedirne un’indebita attuazione da parte di un “esperto del settore”.
La procedura di opposizione è seguita dalle Divisioni di Opposizione, ciascuna competente a seconda della categoria o del settore tecnico in cui il brevetto viene a configurarsi.
Ogni Divisione è composta da tre esaminatori tecnici (almeno due dei quali non debbono aver svolto un ruolo attivo nella precedente fase di concessione) ed eventualmente da un giurista.
L’atto deve sempre necessariamente contenere tutti i dati dell’opponente e dell’eventuale suo mandatario, i riferimenti al brevetto opposto ed una dichiarazione che precisi ed individui la misura dell’opposizione proposta.
L’opposizione si considera validamente proposta solo dopo il pagamento della relativa tassa.
Parti del procedimento sono l’opponente/i, il titolare del brevetto ed eventuali terzi, che possono intervenire nella procedura solo a condizione che siano stati portati in giudizio dal titolare del brevetto per contraffazione.
Il primo compito della Divisione di Opposizione competente è controllare la regolarità formale dell’atto di opposizione; se nulla osta, l’Ufficio lo notifica al titolare del brevetto invitandolo, nel contempo, a presentare le proprie deduzioni, con modifiche eventuali dei disegni, della descrizione e delle rivendicazioni se ritenute opportune, entro un determinato termine.
Sostanzialmente la Divisione di Opposizione esamina se i motivi addotti risultano fondati ed idonei a determinare la revocazione del brevetto. In tal caso, se condivisi, il brevetto sarà revocato.
Qualora invece fossero giudicati infondati i motivi a supporto della richiesta di revoca, la relativa opposizione sarà respinta ed il brevetto mantenuto nella stessa forma e sostanza con la quale è stato originariamente concesso.
Infine, nel caso in cui pur a seguito di modifiche apportate dalla procedura, il brevetto presenti comunque i requisiti stabiliti dalla Convenzione, sarà mantenuto valido, quantunque in una forma modificata, previa accettazione del titolare e con l’onere che sia conseguentemente pagata la nuova tassa di stampa e presentata la traduzione delle rivendicazioni nelle altre due lingue ufficiali.
La decisione della Divisione di Opposizione assume effetti in tutti gli Stati designati dal titolare del brevetto europeo.

3 CARATTERISTICHE, RISULTATI ED IMPATTO DEL BREVETTO EUROPEO

Come si argomenterà in seguito, il Brevetto Europeo è considerato uno strumento inadeguato per gli alti costi che determina a tutti gli inventori che abbiano intenzione di ottenere una tutela brevettuale in ambito europeo, condizioni decisamente più onerose di quelle contemplate, ad esempio, dall’ordinamento degli Stati Uniti d’America.
Il costo per l’ottenimento di un Brevetto Europeo, incluse le spese di consulenza, è stato stimato intorno ai cinquantamila euro; a tali costi iniziali vanno aggiunte le spese occorrenti per il mantenimento della tutela in ogni singolo Paese, che ovviamente variano da Paese a Paese, con importi oscillanti tra i trecento e gli ottocento euro; rispetto alla realtà americana o giapponese, in cui il costo fra tasse e altre spese accessorie oscilla tra i diecimila ed i quindicimila euro, quello da sostenere per il conseguimento di un Brevetto Europeo è stimato attorno ai cinquantamila euro, per cui superiore da tre a cinque volte.
Come più analiticamente si analizzerà in seguito, tale situazione di evidente disagio può costituire, e di fatto costituisce, un disincentivo a depositare brevetti in Europa; nel corso degli anni sono state proposte numerose soluzioni alternative, volte alla creazione di un Brevetto Comunitario, cioè di un titolo unitario di proprietà industriale; dopo intensi dibattiti e fallimenti, sembra che si stia finalmente configurando un simile istituto.
Per concludere, ritengo che si possa sicuramente affermare che la Convenzione di Monaco, collocandosi nell’ambito del classico diritto convenzionale tra Stati, e dunque risultando strutturalmente inidonea a garantire un'unica ed efficace disciplina dell’istituto a livello comunitario, è stata e sarà comunque importante per le imprese europee.
Tuttavia, anche i più critici non possono disconoscere i grandi meriti e il virtuoso lavoro svolto dall’Ufficio Europeo dei Brevetti in questi anni.
La creazione della più completa banca dati del mondo, l’ottima giurisprudenza elaborata e le numerose iniziative volte nei limiti del possibile a ridurre le spese e gli ostacoli connessi all’ottenimento del brevetto in ambito comunitario, sono meriti che vanno senz’altro riconosciuti; ne è una logica e chiara testimonianza il fatto che il “futuro Brevetto Comunitario” si caratterizzerà per la volontà di realizzare una simbiosi con la Convenzione di Monaco.
A titolo esemplificativo si ritiene opportuno menzionare due recentissimi interventi che confermano tale atteggiamento virtuoso dell’EPO (European System Organization)

3.1 Lo standard europeo dei brevetti
Il nove dicembre 2003, in occasione della conferenza annuale di epoline svoltasi a Barcellona, è stato annunciata dal presidente dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, dott. Ingo Kober, l’imminente adozione di un sistema di deposito (c.d. sistema avanzato di e-filing, deposito elettronico delle richieste di brevetto) rivoluzionario ed innovativo, messo a punto da epoline.
Kober ha dichiarato che tale sistema potenziato consentirà una notevole facilitazione di presentazione, ricerca e monitoraggio delle informazioni in materia di brevetto a livello nazionale, europeo ed internazionale.
Gli esperti di proprietà intellettuale e gli operatori sono unanimemente concordi nel riconoscere la straordinaria portata dell’innovazione che sarà introdotta dal nuovo sistema.
L’EPO sta anche definendo un nuovo standard mondiale per l’e-filing, che consentirà di depositare più volte la medesima domanda presso qualsiasi altro ufficio brevetti che riconosca il sistema internazionale di e-filing.
L’EPO come intende realizzare un simile sistema?
Per raggiungere l’ambizioso obiettivo, l’UEB ha già stipulato accordi con i principali partners internazionali e segnatamente con l’Ufficio americano brevetti, quello giapponese e con l’Organizzazione della proprietà intellettuale (WIPO), per un comune riconoscimento del sistema.
Un formato XML consentirà a tutti gli interessati di risparmiare tempo, carta e denaro per il deposito di una domanda di brevetto.
L’Epo è convinta che il nuovo servizio epoline di e-filing diventerà uno standard globale, per cui lo metterà a disposizione degli uffici brevetti di tutto il mondo, unitamente alle proprie competenze.
Epoline è oggi uno standard accettato in Francia, Spagna e Finlandia, oltre che dalla Wipo; è in fase di prova in Gran Bretagna, Germania, Svezia, Repubblica Ceca, Paesi Bassi e Belgio, che dovrebbero iniziare ad impiegarlo nel 2004.
Sarebbe opportuno ed auspicabile che anche l’Italia adottasse prima possibile tale sistema.

3.2 L’UEB ed il rapporto di ricerca
A seguito di un’iniziativa di grande portata dell’UEB, dal 10 luglio 2003 è possibile, per il richiedente, ricevere dall’Ufficio Europeo dei Brevetti un parere sulla brevettabilità delle invenzioni, insieme al rapporto di ricerca.
Con nota del Presidente dell’Ufficio Europeo dei brevetti dell’8 maggio 2003, l’UEB ha annunciato l’avvio di un progetto pilota per incentivare e rendere sempre più efficiente il sistema e la procedura che conduce alla concessione di un Brevetto Europeo; il progetto riguarda la prima fase, quella cioè immediatamente successiva al deposito della domanda per l’ottenimento del brevetto.
Con questo nuovo servizio offerto dall’UEB, il richiedente, oltre al rapporto di ricerca, riceverà anche un parere relativo alla rispondenza dell’invenzione ai requisiti richiesti dalla Convenzione di Brevetto Europeo (CBE).
Il pregio principale di questo nuovo servizio consiste nell’assenza di costi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; non è previsto neppure un termine per la risposta, né gli sono attribuiti effetti relativi al termine concesso per richiedere l’esame sostanziale della Domanda di Brevetto Europeo ai sensi dell’articolo 94 c.b.e.
Tale parere ampliato consiste sostanzialmente in una dichiarazione favorevole che dovrebbe condurre alla concessione del brevetto senza particolari problemi e impedimenti, ovvero in un’anticipazione del primo comunicato d’esame in cui sono comunicate e indicate le obiezioni eventuali alla brevettabilità dell’invenzione oggetto della domanda di concessione.
Nell’ipotesi in cui il rapporto di ricerca ampliato presenti invece una o più obiezioni alla brevettabilità dell’invenzione, il richiedente che intende proseguire nella procedura di concessione, potrà depositare le modifiche alla domanda originaria al fine di superare o confutare le obiezioni sollevate, nel momento immediatamente successivo al ricevimento del rapporto di ricerca.
Se a seguito del rapporto di ricerca ampliato che presenta obiezioni, il richiedente rimane inerte e viene egualmente richiesto l’esame ex art. 94 c.b.e., il suddetto parere risulterà nuovamente emesso, ma in tale occasione, come primo comunicato ufficiale ai sensi dell’articolo 96 e della Regola 51 c.b.e.
Il rapporto di ricerca ampliato (EESR), in quanto servizio aggiuntivo e gratuito messo a disposizione di ogni richiedente da parte dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, può essere ovviamente oggetto di una rinuncia del richiedente sia al momento del deposito della domanda che in quello di risposta ad una apposita comunicazione da parte dell’UEB.
Questa apposita comunicazione è inviata a tutte le domande e dunque anche quelle comprese tra il 1 febbraio 2002 ed il 30 giugno 2003, per le quali il rapporto di ricerca non risulti predisposto prima del 1 luglio 2003.
Inviato il rapporto, l’EESR diviene a tutti gli effetti parte integrante dell’incartamento che è reso noto con la pubblicazione della domanda ai sensi articolo 128 c.b.e.
L’UEB ha elaborato questo nuovo strumento con grande entusiasmo; sono tre, a mio avviso, i vantaggi ed i benefici che conseguiranno all’introduzione ed alla diffusione di tale istituto:
1. Fornisce elementi utili ai richiedenti per maturare una decisione nella fase iniziale della procedura, e poter così valutare, con cognizione di causa, l’ipotesi di una sua prosecuzione o quella di un arresto anticipato, con limitazione delle spese.
2. Permette all’UEB di accelerare la procedura di rilascio del Brevetto Europeo.
3. L’EESR costituisce infine il primo passo per l’allineamento della procedura di concessione del Brevetto Europeo con quella configurata dal PCT (Patent Cooperation Treaty).

3.3 Riflessioni conclusive sul Brevetto Europeo
In merito alle caratteristiche della Convenzione di Monaco, si ritiene condivisibile l’impostazione seguita da Giambrocono allorché sostiene che l’Istituto del Brevetto Europeo si fonda essenzialmente su cinque fondamentali elementi:
1. Uniformità del testo e delle rivendicazioni del brevetto e, conseguentemente, uniformità del diritto di esclusiva da rispettare in tutti i Paesi.
2. Unicità dell’esame effettuato dalla divisione dell’Ufficio Brevetti Europeo competente; se è innegabile che i costi da sostenere per ottenere un brevetto europeo sono al momento molto alti e di gran lunga superiori a quelli necessari per il conseguimento di un brevetto giapponese o americano, è altrettanto vero che l’unicità dell’esame determina comunque una forma di risparmio.
3. Possibilità per i cittadini di ogni Paese di conoscere nella propria lingua i diritti brevettuali da rispettare, disponibili e ricercabili nel proprio Paese.
4. Accuratezza dell’esame tecnico e amministrativo quale garanzia innegabile di affidabilità del diritto di monopolio concesso sull’invenzione.
5. Concentrazione di tutte le informazioni tecniche rinvenibili nel mondo in unico centro informativo, considerando altresì che la documentazione a disposizione dell’Ufficio Brevetti Europeo è senza dubbio quella di maggiore valore e completezza esistente al mondo; ciò offre indubbiamente un notevole vantaggio per la ricerca e la divulgazione delle informazioni.

4 CONVENZIONE DELL’UNIONE DI PARIGI

La Convenzione Internazionale dell’Unione di Parigi per la protezione della proprietà intellettuale è stata firmata nel 1883.
Il testo della Convenzione contiene principi generali di particolare rilevanza e tuttora applicati:

4.1 Principio di assimilazione
Sulla base di tale principio, ogni cittadino di uno Stato che ha aderito all’Unione, o che abbia il proprio domicilio, o comunque la titolarità di una società localizzata in uno Stato aderente all’Unione, ha, negli Stati dell’Unione, i medesimi vantaggi che la legge del luogo accorda ai suoi cittadini.

4.1.1 Principio di priorità
L’inventore, che ha presentato una domanda di brevetto in uno Stato aderente all’Unione, ha a sua disposizione un anno di tempo per presentare domanda anche in ogni altro Stato aderente ed i relativi effetti retroagiscono alla data della presentazione della prima domanda.
Ovviamente i brevetti paralleli (quelli rilasciati a seguito di depositi plurimi, per cui in diversi Stati coprono la medesima invenzione) sono assolutamente autonomi e indipendenti tra loro per quel che concerne il regime ad essi applicato.
Ogni brevetto sarà infatti regolato dal proprio regime nazionale.

5 P.C.T. (PATENT COOPERATION TREATY) – IL BREVETTO INTERNAZIONALE

Il P.C.T è il principale Trattato in materia di cooperazione dei brevetti. Sottoscritto a Washington nel 1970, è entrato in vigore nel 1978; al momento vi aderiscono 118 Stati (tra cui l’Italia), principalmente individuati tra quelli a più alto tasso di sviluppo tecnologico.
L’organo amministrativo della Convenzione PCT è l’Ufficio Internazionale dell’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), con sede a Ginevra.
Il PCT consente, con un’unica domanda di deposito (c.d. Domanda Internazionale), di poter effettuare un deposito unico con una sorta di prenotazione per l’eventuale successiva richiesta di brevettazione negli Stati prescelti, tra quelli ovviamente aderenti al PCT.
Fanno parte del PCT anche sette Organizzazioni Regionali, che consentono l’ottenimento di una protezione brevettuale in una determinata regione geografica, con una singola procedura unificata; il PCT, a differenza del Brevetto Europeo, non conduce alla concessione di un singolo brevetto soprannazionale ma, conclusa la procedura, rimanda ai singoli Stati nazionali, o alle organizzazioni regionali designate, il compito di concedere il brevetto.
Al deposito della domanda internazionale segue la ricerca delle anteriorità, eseguita da Istituti specializzati; da questa consegue la predisposizione del Rapporto di Ricerca, che deve essere redatto entro il termine massimo di 16 mesi dal deposito o dalla priorità, qualora rivendicata.
La funzione del Rapporto di Ricerca è quella di rendere edotto il richiedente sulla presenza o meno di eventuali anteriorità e quindi consentirgli di valutare, con maggiore cognizione di causa, la decisione di procedere alla brevettazione o, se a questo punto la ritiene poco probabile, di rinunciare in questa fase.
L’Ufficio Internazionale procede poi alla pubblicazione della Domanda Internazionale, generalmente, ma non necessariamente, assieme al Rapporto di Ricerca, in una delle sette lingue ufficiali stabilite dalla Convenzione (inglese, tedesco, francese, giapponese, spagnolo, russo e cinese).
In ogni caso, titolo, riassunto e Rapporto di Ricerca debbono essere necessariamente tradotti e pubblicati in lingua inglese; nel caso in cui sia stata scelta dal richiedente una lingua ufficiale diversa, alla traduzione provvederà direttamente l’Ufficio Internazionale.
Con il deposito della Domanda Internazionale, il richiedente è tenuto indicare gli Stati membri o le Organizzazioni regionali designate; lo Stato o l’Organizzazione designata, deve considerare il deposito internazionale come una valida e regolare domanda nazionale o regionale.
Al momento del deposito della Domanda, il richiedente è tenuto al pagamento delle tasse di base, di quelle previste per la ricerca e infine delle tasse di designazione per ogni singolo Stato nazionale membro indicato (la tassa per gli Stati nazionali designati non può in ogni caso eccedere la somma che sarebbe dovuta per otto designazioni).
Per il richiedente italiano, l’organismo competente ad effettuare il Rapporto di Ricerca è l’UEB (Ufficio Europeo Brevetti).
Il richiedente potrà depositare la Domanda redatta nella propria lingua ma, entro un mese, è tenuto poi a tradurla in una delle tre lingue ufficiali previste dell’istituto del Brevetto europeo (inglese, francese e tedesco) e, a quella prescelta, si uniformerà l’UEB nel predisporre il relativo Rapporto di Ricerca.
Il richiedente, dal ricevimento del Rapporto di Ricerca, anche se non ancora pubblicato, potrà, in base alle indicazioni emerse (eventuali documenti anteriori pertinenti, individuati dal Rapporto di Ricerca), modificare le iniziali rivendicazioni, per superare ogni possibile obiezione che possa ostacolare una valida procedura di brevettazione.
La pubblicazione della Domanda Internazionale, trascorsi diciotto mesi dalla data del deposito o di priorità, quando rivendicata, avviene nel più breve tempo possibile.
Nel caso in cui il richiedente arrechi delle modifiche prima della pubblicazione della Domanda Internazionale, queste verranno pubblicate congiuntamente a quelle in origine depositate.
L’articolo 29 della Convenzione PCT prevede che la pubblicazione della Domanda Internazionale assuma, negli Stati designati, identici effetti di quelli determinati dalla pubblicazione di una domanda di brevetto nazionale non esaminata.
Una volta pubblicata la Domanda Internazionale di brevetto si presentano al richiedente due alternative:
• Proseguire la domanda in ciascun Paese designato, o comunque in quelli in cui intenda mantenere la designazione
• Prolungare la procedura internazionale come previsto dal secondo capitolo PCT (PCT II).
Qualora il richiedente intenda proseguire nella fase nazionale, dovrà procedere alla domanda in ciascun Paese designato entro il termine di venti mesi dalla data del deposito o di priorità.
Il richiedente dovrà presentare, alle autorità nazionali o regionali competenti, la Domanda e procedere alla sua traduzione nella lingua nazionale ufficiale; ovviamente il medesimo è tenuto al pagamento delle tasse previste da ogni singolo Stato nazionale designato per il trattamento ed il mantenimento della domanda.
Ai sensi dell’articolo 28 del PCT, il richiedente titolare della Domanda Internazionale che intraprenda la fase/i nazionale/i, ha la facoltà di modificare il testo, i disegni e le rivendicazioni presentate in origine fino al momento in cui l’autorità nazionale e/o regionale non procedono alla concessione del relativo brevetto.
Al Rapporto di Ricerca effettuato dalle competenti autorità a livello internazionale non è attribuito carattere vincolante, per cui l’autorità nazionale competente alla decisione, potrà discostarsene liberamente; di solito la ricerca è effettuata da autorità di grande prestigio e dotate soprattutto di una banca dati aggiornatissima; finora sono risultati decisamente infrequenti i casi in cui le risultanze emerse sono state poi e/o non considerate.
Qualora l’autorità nazionale o regionale competente decidesse di utilizzare, in tutto o in parte, il Rapporto di Ricerca Internazionale, se ne ricorrono le condizioni, potrebbe verificarsi una riduzione, o persino un’eliminazione dei costi dovuti per la ricerca documentale.
Viceversa se il richiedente decide di prolungare la procedura internazionale, dovrà presentare e depositare, alla competente autorità internazionale, la c.d. Domanda di Esame Preliminare Internazionale.
Chi procede al deposito di tale richiesta, deve pagare la tassa prevista; gli effetti non avranno efficacia in tutti i Paesi aderenti al PCT ma solo in quelli firmatari anche del PCT II.
L’effetto determinato dalla scelta di Deposito della Domanda di Esame Preliminare Internazionale è spostare da 20 a 30 mesi il termine per procedere alla fase nazionale.
La procedura si svolge in tempi celeri, per consentire al richiedente di esser posto nelle condizioni di avviare la fase nazionale entro il termine improrogabile di 30 mesi dal deposito della Domanda Internazionale.
L’autorità internazionale incaricata di effettuare la ricerca è la stessa che riceve la Domanda (per il richiedente italiano l’Ufficio Europeo Brevetti- UEB); ai sensi dell’articolo 34 PCT, durante la procedura in questione, il richiedente ha facoltà di modificare testo, disegni e rivendicazioni elaborate e presentati nella precedente Domanda. Ma quali sono vantaggi e benefici che tale procedura può offrire?
Innanzi tutto, a differenza del Rapporto di Ricerca, non si limita ad un esame delle sole eventuali anteriorità ma determina, in base ai Principi Generali stabiliti dalla Convenzione, se l’invenzione rivendicata dal richiedente possa effettivamente considerarsi e qualificarsi come nuova, originale e suscettibile di applicazione industriale.
Il Rapporto d’Esame Preliminare, di regola trasmesso dalla competente autorità entro il termine di 28 mesi dalla data del Deposito della Domanda Internazionale, contiene la valutazione dell’autorità preposta sulla presenza o meno di tali requisiti; è predisposto in base alle indicazioni desunte dal Rapporto di Ricerca o da altri eventuali documenti di cui l’autorità competente ritenga opportuno avvalersi. La lingua del Rapporto è quella della Domanda Internazionale.
Il Rapporto, oltre che al richiedente, viene contemporaneamente trasmesso anche all’OMPI e, tramite questa Organizzazione, agli Stati nazionali aderenti al PCT II designati dal richiedente.
Come il Rapporto Internazionale di Ricerca, anche quello di Esame Preliminare non ha un effetto giuridico vincolante; al momento del deposito della/e domanda/e nazionali, le autorità competenti possono infatti anche non accogliere valutazioni e indicazioni da esso fornite.
Va da sé però che l’influenza che esercita è notevole, poiché sono pochi gli ordinamenti giuridici nazionali che prevedono un esame della Domanda Internazionale in modo solo autonomo e indipendente.
Tale procedura configura l’unica possibilità prevista di una prima valutazione internazionale di merito sulla validità del brevetto e, di conseguenza della Domanda, in un momento che precede la fase nazionale o regionale.
Il sistema elaborato dalla PCT (Patent Convention Treaty) è un efficace incentivo per chi intende ottenere brevetti al di fuori del proprio Stato nazionale o della propria organizzazione regionale; il vantaggio più evidente è di consentire al richiedente di posticipare le spese per l’acquisizione di un brevetto in Stati stranieri e, soprattutto, di porlo nelle condizioni migliori per valutare l’effettivo interesse e vantaggio economico derivante dall’attuare un’ampia brevettazione.
Da non sottovalutare i benefici economici derivanti dal meccanismo di dilazionamento delle spese configurato dal PCT; qualora infatti il Rapporto di Ricerca o l’Esame Preliminare dovessero indicare presenza di anteriorità o condizioni pregiudizievoli ad una valida ed ampia brevettazione, il richiedente può evitare spese inutili, specie se i Paesi designati erano numerosi, modificando la sua strategia originaria; potrà infatti riconsiderare le iniziali rivendicazioni rinunciare (totalmente o solo in alcuni Stati nazionali) alla volontà di ottenere brevetti all’estero.
Il PCT, che dal 1970 sta assumendo uno spessore ed un utilizzo sempre più rilevante, è considerato uno strumento imprescindibile per l’estensione all’estero di domande originali nazionali.
L’armonizzazione a livello internazionale di requisiti e procedure necessarie alla brevettazione attuata, principalmente ma non solo, dall’Organizzazione Mondiale del Commercio con l’Accordo Trips del 1994, ha reso infine più conveniente e meno problematica una politica di ampia brevettazione tramite il meccanismo configurato dal PCT.
Tale procedura deve essere seguita dal suo richiedente o da un suo mandatario che deve essere però necessariamente accreditato presso l’Ufficio Ricevente la Domanda Internazionale e presso le Autorità competenti per la Ricerca e l’eventuale Esame Preliminare Internazionale.
In conclusione gli obiettivi fondamentali che il Trattato persegue sono:
• Favorire i depositi plurimi attraverso un sistema di regole più efficaci rispetto a quella della priorità stabilito dalla Convenzione di Parigi.
• Predisporre un esame preventivo della domanda di brevetto, anche al fine di armonizzare il più possibile le regole e i criteri d’esame.

6 CONVENZIONE DI STRASBURGO IN MATERIA DI CLASSIFICAZIONE DEI BREVETTI

Ogni sistema brevettuale, per diffondere l’innovazione, necessita di un meccanismo pubblicitario adeguato.
A tale funzione risponde l’Arrangement di Strasburgo del 24 Marzo del 1971, entrato in vigore nel 1978; si tratta di Convenzione internazionale la cui funzione è appunto quella di predisporre un sistema adeguato di classificazione internazionale dei brevetti e che è articolata in 8 sezioni, 20 sottosezioni, 6118 classi e 58.000 gruppi.
Ogni Ufficio Brevetti nazionale di uno Stato appartenente alla Convenzione (sono 45 sono gli aderenti, inclusa l’Italia) ha il compito di classificare ogni singolo documento brevettuale seguendo lo schema predisposto dalla Convenzione ed applicando su di esso i simboli corrispondenti.
La presenza di tali simboli sul documento consente un’agevole, rapida e sicura individuazione del settore cui attiene l’invenzione.
Il compito di curare periodicamente l’aggiornamento dello schema di classificazione è stato affidato all’OMPI.

7 FUNZIONE DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI SULLA PROPRIETA’ INTELLETTUALE

La Convenzione di Parigi, il P.C.T, l’Arrangement e tutte le altre Convenzioni ed i Trattati multilaterali o bilaterali conclusi a livello internazionale sono stati, e continuano ad essere, estremamente importanti in quanto predispongono misure che cercano, se non di eliminare, almeno di risolvere i problemi e gli inconvenienti derivanti dall’applicazione del principio di territorialità in materia di diritti della proprietà intellettuale.
Sono tuttavia da considerarsi semplici strumenti di sostegno e d’agevolazione, quantunque utilissimi e funzionali all’inventore che voglia ottenere il riconoscimento del suo diritto in diversi Paesi.
Non hanno infatti predisposto né un’armonizzazione delle normative nazionali in materia di tutela della proprietà intellettuale, né tanto meno un sistema di tutela transnazionale ed uniforme.
Il primo obiettivo è stato raggiunto con l’Accordo Trips del 1994 stipulato in ambito OMC ed il secondo, invece, non è stato ancora raggiunto, né sembrano al momento esserci condizioni tali da lasciare ipotizzare un soluzione imminente della questione.

8 IL BREVETTO COMUNITARIO: NATURA, STRUTTURA E FUNZIONI

8.1 Premessa, 3 marzo 2003: Accordo raggiunto sul Brevetto Comunitario
Dopo quasi trent’anni di intense trattative, i ministri europei dell’economia riunitisi a Bruxelles, hanno finalmente trovato un accordo per dare concreta attuazione al c.d. Brevetto Comunitario; è stato necessario superare i numerosi ostacoli e problemi che si erano configurati, riguardanti essenzialmente la regolamentazione inerente alla lingua da utilizzare, il sistema giudiziario, il ruolo da attribuire agli Uffici Brevetti nazionali e in ultimo, ma non certo per importanza, i costi da sostenere per l’acquisizione del Brevetto Comunitario.
Il sistema linguistico dovrebbe conformarsi a quello già in vigore per il Brevetto Europeo, le cui tre lingue ufficiali sono: inglese, tedesco e francese.
Il richiedente dovrà pertanto presentare la documentazione completa optando per una di queste, tenendo comunque presente che le rivendicazioni da inoltrare al rilascio del brevetto, dovranno essere necessariamente tradotte anche nelle altre due.
Occorre inoltre presentare, entro due anni dal rilascio del brevetto, un’ulteriore traduzione, inerente alle sole rivendicazioni, in tutte le lingue dell’Unione Europea; la questione legata al sistema linguistico, comunque, non è stata risolta definitivamente.
Per quanto inerente al sistema giurisdizionale, disaccordi e contenziosi sui brevetti comunitari saranno gestiti da un tribunale unitario (una sessione speciale della Corte di Giustizia europea di Lussemburgo) che dovrà essere istituita entro il 2010; nel frattempo ogni Stato membro sarà tenuto a designare tribunali nazionali propri, aventi giurisdizione in materia di brevetto comunitario.
I procedimenti si svolgeranno nella lingua ufficiale del Paese membro in cui è domiciliato il convenuto o, con accordo tra le parti e il tribunale, in qualsiasi altra lingua ufficiale dell’Unione Europea.
L’Ufficio responsabile per l’esame, e conseguente concessione del brevetto comunitario, sarà l’Ufficio Europeo dei Brevetti di Monaco di Baviera (istituito da una ratifica della Convenzione), ma le domande potranno essere depositate anche presso gli Uffici nazionali, a ciascun dei quali sarà attribuita anche una funzione di consulenza, oltrechè di ricezione ed inoltro, all’Ufficio centrale dell’UEB, di tutti i potenziali inventori interessati al Brevetto Comunitario.
La soluzione del problema dei costi determinerà il successo o il fallimento del nuovo Brevetto Comunitario; i costi che, in base all’Accordo raggiunto e secondo le previsioni della Commissione Europea, dovrebbero almeno dimezzarsi; al momento, ottenere un brevetto in tutti i paesi dell’Unione Europea costa circa 50.000 euro (cinque volte tanto di quanto si spende negli Stati Uniti o in Giappone), con la nuova procedura, se ne ipotizza una riduzione a 25.000.
In virtù di questo fondamentale accordo, a partire dal 2005, le imprese che vogliono vedere riconosciute e tutelate le proprie invenzioni coperte da brevetto, non saranno più tenute a compiere distinte azioni legali in ogni Paese europeo, ma potranno depositare un unico brevetto che diverrà automaticamente valido in tutti gli Stati membri.
Le prossime azioni necessarie all’introduzione di un titolo unico ed autonomo di proprietà intellettuale, riguardano l’adozione da parte del Consiglio Europeo di una proposta di regolamento sul Brevetto Comunitario e la revisione della Convenzione di Monaco (CBE), per poter consentire all’UEB di rilasciare Brevetti Comunitari.
La Convenzione così modificata, dovrà poi essere ratificata dagli Stati contraenti.

9 NOZIONE DI BREVETTO COMUNITARIO: STIMOLO FONDAMENTALE ALL’INNOVAZIONE TECNOLOGICA NELL’UNIONE EUROPEA

Il Brevetto Comunitario consiste in unico titolo di proprietà industriale, che consente di eliminare i limiti derivanti dalla territorialità dei titoli nazionali di protezione e garantire in tal modo la libera circolazione dei prodotti brevettati all’interno dell’Unione Europea.
Atteso da oltre trent’anni dalle imprese europee, ha l’obiettivo di creare un titolo unitario di proprietà intellettuale (eliminando le distorsioni del mercato interno) e soprattutto di promuovere investimenti privati in materia di ricerca e sviluppo tecnologico (R & D). Un simile brevetto, unico per tutta l’Unione Europea e ottenibile a costi ragionevolmente contenuti, dovrebbe infatti incentivare le imprese europee ad investire in ricerca per recuperare e ridurre il ritardo dello sviluppo tecnologico accumulato in Europa rispetto ai competitors internazionali tradizionali (Usa e Giappone) e a quelli nuovi emergenti (Cina, Corea del Sud) nel mercato globale.
Già nel Libro Verde sul Brevetto Comunitario inerente al sistema dei brevetti in Europa, realizzato dalla Commissione nel 1997 per tracciare una panoramica della situazione in materia, si avvertiva l’assoluta ed impellente necessità di riuscire ad elaborare uno strumento brevettuale idoneo, atto a garantire una migliore protezione dell’innovazione in Europa, già gravemente in ritardo rispetto ai principali concorrenti internazionali.
In una fase di globalizzazione economica come quella attuale, poter disporre di un consistente “patrimonio tecnologico”, frutto di investimenti in ricerca, è un presupposto imprescindibile per riuscire a competere nel mercato internazionale; altro elemento fondamentale, ed a questo connesso, è la capacità di poter ottenere una futura, sicura, remunerazione di tali investimenti, tramite un efficace e non eccessivamente costoso sistema brevettuale; la competitività futura dei Paesi aderenti all’Unione europea, e dell’Italia in particolare, dipenderà pertanto, in buona parte, da miglioramenti e benefici che il brevetto unico comunitario riuscirà a garantire; fondi, crediti e brevetto unico sono stati indicati, in un recente vertice dei ministri dell’Unione europea, come priorità assolute per rilanciare la ricerca e, conseguentemente, la competitività delle imprese europee nei confronti del colosso americano e dei Paesi emergenti, con in testa la Cina.
Il brevetto unico comunitario si configura come strumento essenziale, idoneo a garantire alle industrie europee che i loro investimenti in R & D saranno adeguatamente remunerati nel territorio europeo con un istituto brevettuale certo e non eccessivamente oneroso.
Un titolo autonomo ed unitario di proprietà industriale è indispensabile anche per realizzare uno strumento comunitario forte ed efficace per la lotta e prevenzione della contraffazione, fenomeno che in Europa ha raggiunto dimensioni insostenibili; solo in tal modo le industrie europee, specie le medio/piccole, saranno incoraggiate ad investire in ricerca e qualità del prodotto; Wolfgang Starein, direttore della divisione delle PMI presso l’Organizzazione Mondiale per la Proprietà Intellettuale (OMPI), ha sostenuto, a più riprese, che l’Europa ha commesso un grave errore in passato, non predisponendo un titolo di proprietà industriale unico, a disposizione delle imprese del vecchio continente, per favorire l’innovazione tecnologica; la maggiore consapevolezza dell’importanza dei diritti della proprietà intellettuale quale motore dello sviluppo e dell’innovazione, tipica degli Stati Uniti d’America, sarebbe una delle cause principali del gap tecnologico oggi esistente tra il Nuovo ed il Vecchio Continente; tra le PMI europee vi è stato in questi anni un’assoluta, totale, concordanza di pareri sulla necessità di introdurre un brevetto comunitario unico per cui, l’accordo del 3 marzo 2003, è stato accolto con grande soddisfazione, specie per quanto concerne la decisione di istituire entro il 2010 un Tribunale comunitario centralizzato.
Maggiori dubbi sussistono invece sulla reale possibilità di poter comprimere i costi per l’ottenimento di un brevetto comunitario sotto la soglia dei trentamila euro; in ogni caso, come sostiene Howard, si può considerare il nuovo brevetto unitario come una “svolta vera e propria, un punto di partenza verso un futuro di progresso ed innovazione tecnologica per le piccole-medio imprese”. Attualmente il problema centrale è sicuramente costituito dal fatto che, se una PMI non riesce a procurarsi un contratto di licenza di tecnologia o un altro sostegno finanziario entro trenta mesi, rischia seriamente di non essere poi in grado di affrontare le spese previste in ogni Paese per il mantenimento del brevetto; al momento le PMI, per estendere la tutela brevettuale di un determinato prodotto o procedimento oltre i confini nazionali, hanno scelto la strada del PCT (Patent Cooperation Treaty), ma un simile strumento, per i costi che ne derivano, consente loro di richiedere brevetti solo in due, o comunque pochi Paesi.
E’ parere quasi unanime che un efficiente, certo e non costoso sistema brevettale sia strumento capace non solo di promuovere ed incentivare la ricerca finalizzata allo sviluppo tecnologico, specie delle PMI, ma di configurarsi altresì come una condicio sine qua non per garantire loro di poter addirittura competere, quanto a sviluppo tecnologico, con i grandi colossi industriali.
Altri osservatori hanno viceversa rilevato che la licenza di brevetti o la vendita in monopolio, rappresentano strumenti idonei a garantire all’inventore la possibilità di recuperare tanto i costi della ricerca quanto quelli procedurali, e ciò anche in Paesi il cui sistema brevettuale non si configura come particolarmente competitivo; la scarsa propensione delle PMI a tutelare con brevetti le invenzioni e le innovazioni tecnologiche frutto della ricerca, sarebbe dovuta a motivazioni di natura culturale più che all’assenza di un brevetto unitario comunitario non eccessivamente oneroso. Il costo per individuare un licenziatario sarebbe irrisorio, data l’alta disponibilità delle imprese di tutto il mondo a negoziare licenze.
Secondo tale teoria, la scarsa consapevolezza dell’importanza e dei vantaggi economici connessi alla brevettazione di un’invenzione, il più possibile diffusa, sarebbe il principale motivo della scarsa competitività delle imprese europee in generale, e di quelle italiane in particolare; paradossalmente in Italia diverse imprese, per “ammortizzare” i costi di ricerca, attuano un ricarico sul prezzo finale del prodotto ottenuto; la ragione è insita nell’assenza di brevettazione, quale strumento per il recupero del costo del brevetto e di remunerazione degli investimenti effettuati, ma evidenti sono gli squilibri concorrenziali che ne conseguono.
A prescindere dalla fondatezza di tale analisi, che ritengo corretta e condivido, è indubbio che, in ogni caso, un brevetto unitario comunitario più accessibile, valido per l’intero territorio comunitario ed ottenibile a prezzi contenuti, sia un presupposto imprescindibile per incentivare e restituire vigore agli investimenti in R & D delle imprese. E’ sufficiente infatti limitarsi a considerare la sola realtà italiana, in cui la situazione in tema di R & D è precaria per non dire drammatica, per comprendere l’inderogabile esigenza di invertirne drasticamente la tendenza; il Governo, tramite incentivi alla ricerca, e le imprese stesse, devono maturare la convinzione che senza sviluppo tecnologico e istituti giuridici che lo tutelano, non c’è futuro; la concorrenzialità a 360 gradi, tipica del mercato globale, ormai non è più un’ ipotesi ma è realtà; e ciò a prescindere dal brevetto unitario comunitario, strumento comunque utile a tale scopo ma, a mio modo di vedere vano, se non accompagnato ad una mentalità nuova ed ad azioni concrete dei governi indirizzate verso tale direzione; l’Europa e l’Italia sono ad un bivio e non a caso, proprio in questi ultimi anni, dopo un trentennio di discussioni, e per la decisione assunta di promuovere e sostenere la ricerca, è stato partorito l’Accordo sul Brevetto Comunitario; tardi, ma evidentemente ci si è accorti che la competizione nel mercato globale, con sempre minori barriere tariffarie e non tariffarie agli scambi internazionali di merci, richiede ben altri investimenti in ricerca e soprattutto una diversa politica di sviluppo, attuabile anche con la tutela di invenzioni frutto della ricerca:.
Il Brevetto Comunitario è senza dubbio importante ma è riduttivo ritenere cha da solo rappresenti la risoluzione di tutti i problemi; il brevetto unitario deve essere qualificato come il punto di partenza che consente di originare una politica degli investimenti nell’innovazione concreta, in grado quindi di offrire un contributo positivo e tangibile al sistema industriale e all’economia europea, in generale.
Prima di trattare l’evoluzione del contenuto del Brevetto Comunitario, ribadisco che tale strumento si rivelerà idoneo a perseguire gli scopi per i quali è stato elaborato solo se accompagnato da politiche serie in tale direzione da parte dei singoli governi nazionali dei Paesi membri e delle istituzioni comunitarie. Qualche iniziativa in verità è già stata intrapresa e altre sono in agenda; restando alla realtà italiana è significativo, ma purchè rappresenti l’effettivo inizio di un percorso graduale e non un intervento una tantum, il Decreto-Legge n. 269/2003 (c.d. Tecno-Tremonti) che prevede la detassazione degli investimenti effettuati in ricerca, con successivi sviluppi finalizzati (anche) all’acquisizione di nuovi brevetti, di know-how, software etc. , nonchè per servizi di consulenza relativa.
Ai sensi del Decreto, risulterà possibile non computare nel reddito d’impresa un importo pari al 10% dei costi sostenuti per R & D, oltre ovviamente all’ordinaria deduzione prevista a conto profitti e perdite.
A questo importo sarà poi possibile aggiungere il 30% dell’eccedenza rispetto alla media dei medesimi costi sostenuti nei tre precedenti periodi d’imposta.
Buona iniziativa, ma solamente se avrà un seguito, se nei prossimi anni cioè si proseguirà con sempre maggiore convinzione in tal senso. L’incentivo previsto dal Decreto si applica alle spese sostenute nel primo periodo d’imposta successivo a quello in corso, dalla sua data di entrata in vigore ( 17 ottobre 2003).
Trattasi in definitiva di un provvedimento significativo, soprattutto perché segnale dell’attenzione che l’attuale Governo italiano dedica a tale questione; tuttavia occorrerà incentivare ulteriormente gli investimenti delle imprese italiane in R & D perché è in gioco la futura competitività del sistema Italia.
L’Accordo raggiunto sul Brevetto Comunitario, per quanto finora argomentato, rappresenta dunque ed a prescindere da ogni altra considerazione, una grande conquista per il sistema industriale europeo.

10 EVOLUZIONE DEL SISTEMA BREVETTUALE EUROPEO


Attualmente, si ribadisce, la tutela brevettuale nell’Unione Europea è garantita da due distinte tipologie di sistemi: i singoli sistemi brevetettuali nazionali ed il sistema del Brevetto Europeo, così come configurato dalla Convenzione di Monaco di Baviera del 1973; entrambi i sistemi si caratterizzano per non essere uno strumento giuridico comunitario, poiché il primo è il sistema proprio di ogni Stato membro ed il secondo uno strumento di diritto internazionale.
Vero è che i sistemi nazionali sono stati oggetto di armonizzazione de facto nell’ambito dell’Unione Europea, in seguito all’adesione alla Convenzione di Monaco; l’Accordo Trips siglato a Marakkech il 15 aprile 1994, ha poi armonizzato le legislazioni nazionali di tutti i paesi aderenti all’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio), relativamente agli aspetti della proprietà intellettuale connessi al commercio.
L’idea di realizzare un vero e proprio Brevetto Comunitario, quale titolo unitario di proprietà industriale efficace nell’intero territorio europeo, risale agli anni ’60; allorché si concretizzò la volontà di realizzare un mercato unico, inevitabilmente un Brevetto Comunitario fu qualificato come l’istituto giuridico che meglio di ogni altro avrebbe potuto garantire lo scambio di prodotti brevettati, eliminando alla radice ogni possibile rischio di distorsioni derivante dal principio di territorialità dei diritti di protezione sulle invenzioni. Come riferito, il primo risultato di tale tentativo condusse alla Convenzione di Monaco del 1973 e all’istituzione dell’Organizzazione Europea dei Brevetti; la Convenzione ha definito una procedura unica di concessione dei brevetti affidandone il compito all’Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB) e ha avuto altresì il merito di armonizzare, rendendoli sostanzialmente uniformi, i sistemi brevettuali nazionali di ciascun singolo Paese aderente; in quanto già analizzati, si omettono considerazioni su meriti e vantaggi indubbiamente da riconoscere alla Convenzione ed al sistema da essa delineato; tuttavia il Brevetto Europeo, una volta concesso, altro non è che un fascio di brevetti nazionali ed è soprattutto penalizzato dagli alti costi che occorre sostenere per ottenere la protezione brevettuale in ogni Paese aderente; ben altri vantaggi si sarebbero invece determinati con la configurazione di un “vero brevetto unitario”, sia sotto il profilo dei costi che per quanto concerne quello della certezza giuridica

10.1 La Convenzione di Lussemburgo: le ragioni di un fallimento
A testimonianza della diffusa consapevolezza circa la non idoneità del Brevetto Europeo a garantire alle imprese un titolo di protezione della tecnologia competitivo ed efficace, già nel 1975 (dopo soli due anni dalla Convenzione di Monaco), venne promosso un secondo tentativo di realizzare un brevetto comunitario che portò alla firma, da parte di alcuni Stati europei, della c.d. Convenzione di Lussemburgo del 1975 (CBC), che oggi costituisce parte integrante dell’Accordo sul Brevetto Comunitario firmato nel 1989.
In virtù di costi eccessivamente onerosi, per non dire improponibili, e di un sistema eccessivamente complesso, tale Convenzione, pur di fatto comunitaria, non è mai entrata in vigore, in quanto non ratificata da alcuni Stati membri.
Il mancato successo è attribuibile al non aver risolto due fondamentali questioni inerenti al Brevetto Comunitario:
1. Costi elevatissimi, su cui gravavano in primo luogo quelli relativi alle traduzioni (era prescritta la traduzione del brevetto in tutte le lingue degli Stati nazionali aderenti). Gli ambienti interessati hanno giudicato eccessive ed inaccettabili simili condizioni.
2. Sistema giudiziario particolarmente complesso; la Convenzione rimandava le decisioni sulla validità del brevetto comunitario ai giudici nazionali, con il conseguente rischio che la decisione eventuale di annullamento da parte di un giudice nazionale avrebbe prodotto effetti in tutto il territorio comunitario.
Detta Convenzione ometteva inoltre di designare un Tribunale unico e centralizzato, competente per la risoluzione delle controversie.
In aggiunta agli oneri patrimoniali, la Convenzione di Lussemburgo non era neppure in grado di garantire il principio di certezza del diritto; ciò evidentemente dimostra che tempi e sensibilità dei soggetti incaricati di elaborare un istituto brevettuale comunitario, non erano ancora maturi.
I dibattiti e le trattative sono in ogni caso proseguiti, a testimonianza della crescita di consapevolezza sull’importanza di un simile strumento; negli ultimi dieci anni si è passati da discussioni a proposte ed iniziative concrete, che dovrebbero condurre (il condizionale è d’obbligo quando si trattano vicende legate al diritto comunitario) nel giro di qualche anno, all’introduzione del Brevetto Comunitario.

10.2 Libro verde del 24 giugno 1997 sul Brevetto Comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa: un passo decisivo.
Il fallimento della Convenzione di Lussemburgo non scoraggiò la volontà di creare un brevetto unico comunitario; numerose iniziative sono state intraprese in tutti gli anni ‘80 e nei primi anni ’90, per il raggiungimento di un Accordo in tal senso, senza peraltro che si registrassero risultati particolarmente significativi; l’impulso determinante è arrivato soltanto di recente, nel 1997, anno in cui la Commissione Europea ha avviato un ampio procedimento di consultazione pubblicando il Libro Verde ed un rapporto nel quale sono contenute le varie iniziative da intraprendere per la sua attuazione.
La Commissione, attraverso tale pubblicazione, ha avuto il grandissimo merito di procedere a nuove azioni finalizzate alla creazione del Brevetto unitario comunitario dopo anni di relativo immobilismo; in tale Libro, dopo una sintetica analisi della situazione attuale in materia di tutela della proprietà intellettuale, si sottolinea l’opportunità di trasformare la Convenzione di Lussemburgo, eliminandone difetti e anomalie presenti, in uno strumento giuridico previsto dal Tratto Istitutivo e fondato sull’articolo 235.
Sono indicate talune priorità, ed un elenco di possibili azioni ed interventi ritenuti necessari per il raggiungimento dello scopo:
1- In materia di costi e regime linguistico, le possibili soluzioni individuate furono le seguenti:
• Limitare l’obbligo di traduzione alle sole rivendicazioni del brevetto.
• Eliminare ogni traduzione o tradurre unicamente le rivendicazioni.
• Istituire un sistema di traduzione a richiesta
• Mantenere l’obbligo di traduzione del fascicolo completo (come previsto dalla Convenzione di Lussemburgo) senza che, nel contempo, il mancato deposito della traduzione in una o più lingue possa determinare la decadenza del brevetto unitario comunitario.
• Applicare una soluzione globale, che verrebbe a consistere nella accurata pubblicazione nella lingua procedurale successivamente tradotta nelle lingue di tutti gli Stati membri, nella traduzione delle sole rivendicazioni all’atto del rilascio con traduzione di tutto il fascicolo prima di ogni azione intentata dal titolare per fare valere i diritti derivanti dal brevetto.
2- In merito alle tasse procedurali applicate al brevetto, si suggerì di elaborare
collegamenti con il Brevetto Europeo per realizzare una soluzione ottimale.
3- Relativamente alla questione di predisporre un efficace sistema giurisdizionale in materia di brevetto, il Libro verde indica alcune possibili azioni da intraprendersi in futuro, dopo aver però preso atto delle inaccettabili lacune che emergevano dal sistema così come configurato dalla Convenzione di Lussemburgo.
4- Previsione di un’armonizzazione complementare, a livello comunitario, per quel che riguarda:
• Programmi per elaboratore di software.
• Le invenzioni dei lavoratori dipendenti.
• Il ricorso a consulenti in materia di brevetti.
• I titoli professionali.
A prescindere dal fatto che molte soluzioni dalla Commissione suggerite nel Libro Verde saranno poi accolte, determinando il tanto auspicato Accordo sul Brevetto Comunitario, tale iniziativa è da considerarsi in ogni caso uno dei momenti più importanti per la costruzione del Brevetto Comunitario, dal momento che ha permesso di riaprire la questione sulla base di indicazioni concrete e di interventi rapidi da parte degli organi incaricati; nel febbraio del 1999 la Commissione ha dato seguito a tale iniziativa, inoltrando una comunicazione al Consiglio, al Parlamento Europeo ed al Comitato Economico Sociale, intitolata “Promuovere l’innovazione tramite il brevetto - Il seguito da dare al Libro verde sul brevetto comunitario e sul sistema dei brevetti in Europa.”

10.3 La proposta di Regolamento Comunitario: l’ultimo passo verso la creazione di un Brevetto Comunitario.
Il 5 luglio del 2000 la Commissione Europea ha concluso il suo virtuoso percorso con la presentazione di una proposta sul Regolamento del Consiglio sul Brevetto Comunitario; secondo il sistema previsto da tale proposta, si può affermare, sulla base di una prima e superficiale analisi che il Brevetto Comunitario si distingue da quello europeo anzitutto per essere unitario ed autonomo perché designa l’intero territorio dell’Unione Europea e non i singoli Stati Membri, e per la peculiarità di poter esser rilasciato, trasferito, dichiarato nullo od estinguersi in tutta l’Unione, secondo le condizioni e le modalità indicate dal Regolamento (specie attraverso richiami alla Convenzione di Monaco) e dai principi generali del diritto comunitario.
Tra le principali novità introdotte dalla Proposta di Regolamento vi è senza dubbio la previsione di istituire il Tribunale comunitario della proprietà immateriale, per dirimere le eventuali controversie; anche riguardo ai costi, si enfatizzano i grandi benefici che deriveranno dall’introduzione del Brevetto Comunitario; relativamente al regime linguistico, evidentemente connesso a quella dei costi, la proposta prevede che, anche per il Brevetto Comunitario, debba considerarsi sufficiente la traduzione in una sola delle tre lingue ufficiali dell’UEB (inglese, tedesco e francese).
Queste sono però soltanto alcune delle sue principali caratteristiche, cui sarà dedicata in seguito un’analisi ed un commento ben più approfondito.
In occasione del Consiglio Europeo di Lisbona, del 23 e 24 marzo 2000, i Capi di Stato o di Governo dei Paesi membri hanno evidenziato la necessità di istituire senza indugi il Brevetto Comunitario; il termine di fine 2001, inizialmente fissato in occasione del Consiglio, non è stato però rispettato, così come quello successivo stabilito per l’estate 2002.
Evidentemente si comprese che la complessità della materia lasciava ancora troppo questioni irrisolte di particolare importanza (ad esempio il regime linguistico, il ruolo degli uffici nazionali e soprattutto le problematiche relative al sistema giudiziario da approntare), per le quali si rendeva necessario l’unanimità del Consiglio.
Il Consiglio stesso, destinatario della proposta, ha conseguentemente inviato la proposta al Parlamento ed al CES (Consiglio Economico e Sociale); quantunque non fosse obbligatoria la consultazione del CES, si è ritenuto però opportuno coinvolgere tutti gli organi comunitari e procedere per gradi, considerata l’importanza di una normativa che avrebbe interessato l’intero settore imprenditoriale europeo.
L’opinione del Consiglio Economico e Sociale, pubblicata nel maggio del 2001 ha, in linea generale, appoggiato la Proposta della Commissione giudicandola, nei suoi punti fondamentali, “equilibrata” e “necessaria”; nel frattempo, la Commissione degli Affari Giurisdizionali del Parlamento Europeo aveva discusso la bozza ed il 26 febbraio 2002 ha pubblicato il rapporto finale di approvazione del testo (che ha recepito alcuni emendamenti, peraltro non vincolanti).
Dopo interminabili ed intense discussioni all’interno del Consiglio, il 3 marzo 2003, gli Stati Membri giunsero “finalmente” a conciliare le divergenze raggiungendo un Accordo definito anche approccio politico comune sul Brevetto Comunitario.

10.4 L’ultimo grande ostacolo superato: gli aspetti giurisdizionali del Brevetto Comunitario
L’ultima problematica che cronologicamente è stata risolta è quella relativa agli aspetti giurisdizionali, ovverosia l’argomento più controverso per la nascita del Brevetto Comunitario, quello che ha richiesto i maggiori sforzi per delineare un punto di convergenza tra tutti i Paesi membri. Durante i lavori del Consiglio per la Competitività, tenutosi dal 14 al 26 novembre 2002, si è registrato un ennesimo fallimento per quel che riguarda la volontà di risolvere definitivamente la questione e si temeva che l’intero progetto del brevetto comunitario potesse andare in fumo. Bolkestein, il Commissario Europeo per il Mercato Interno, non esitò in tale occasione ad esprimere la propria delusione, arrivando a minacciare che se non si fosse giunti ad un accordo entro la primavera 2003 (cosa poi puntualmente verificatasi), la Commissione avrebbe ritirato la Proposta di Regolamento di Brevetto Comunitario.
L’oggetto del contendere era rappresentato dal tribunale centralizzato per i brevetti comunitari, associato con il tribunale di I grado della Corte di Giustizia Europa con sede a Lussemburgo; molti Stati membri sollevarono non pochi dubbi e perplessità; la Commissione per contro non ammetteva in alcun modo la possibilità di effettuare modifiche alla struttura del sistema giudiziario comunitario, così come l’aveva configurato nella propria proposta di regolamento.
Il punto di partenza imprescindibile era rappresentato dal fatto che l’unità, la coerenza e la certezza del diritto sarebbe potuta essere garantita esclusivamente da un Tribunale centralizzato.
Una soluzione del genere era ritenuta funzionale anche all’esigenza di contenere i costi, dal momento che avrebbe eliminato dispendiosi ed inutili procedimenti paralleli in diversi Stati Membri.
Alle perplessità sollevate sull’eccessivo carico di lavoro che un unico tribunale centralizzato avrebbe dovuto sobbarcarsi, con l’effetto di condizionarne negativamente il suo operato, la Commissione replicò che, almeno nella fase iniziale, i problemi sarebbero risultati marginali in quanto il volume del contenzioso sarebbe stato certamente contenuto.
Il tribunale dei Brevetti Comunitari, nel progetto della Commissione, sarebbe dovuto risultare associato al Tribunale di primo grado della Corte di Giustizia Europea con sede a Lussemburgo e avrebbe dovuto conoscere di ogni questione riguardante l’infrazione o la validità dei brevetti.
Quanto alla composizione dell’organo giudiziario comunitario in materia di brevetti, i giudici avrebbero dovuto dimostrare comprovata esperienza nel campo dei brevetti; ogni causa sarebbe stata conosciuta da due giuristi e da un tecnico.
Quando il 3 marzo 2003 gli Stati membri sono riusciti a superare le principali divergenze, inclusa quella relativa all’assetto del sistema giudiziario, il Brevetto Comunitario, dopo trenta anni di speranze e discussioni, veniva definitivamente alla luce; sarà tuttavia completamente operativo solo a partire dal 2010 e non tutti gli aspetti (ad esempio il sistema linguistico) sono al momento definiti in maniera completamente soddisfacente.

10.5 L’entrata in vigore del Brevetto Comunitario
Raggiunto lo storico Accordo da parte del Consiglio, la piena operatività del Brevetto unitario Comunitario, si attuerà con le seguenti attività:
1) Istituzione del Tribunale Comunitario presso il Tribunale di giustizia di primo grado della Comunità Europea di Lussemburgo, che si insidierà a pieno regime entro il 2010; nel frattempo ogni Stato Membro è tenuto a designare tribunali nazionali con giurisdizione sul brevetto comunitario.
2) Designazione dell’Unione quale territorio per il quale può essere concesso il brevetto europeo.
Il 3 marzo sono stati raggiunti accordi basilari per l’introduzione del sistema di brevetto comunitario, ma è necessario procedere completare il processo e riunire in un unico testo di legge i risultati già raggiunti.

11 NATURA GIURIDICA DEL BREVETTO COMUNITARIO: LA SCELTA DEL REGOLAMENTO

Come previsto per i marchi, i disegni e i modelli ornamentali, anche la base giuridica dei brevetti comunitari è rappresentata dall’articolo 308 del Trattato CE; il motivo fondamentale di tale scelta del Regolamento, lo strumento normativo più vincolante a disposizione delle istituzioni comunitarie, è l’impossibilità di lasciare ai singoli Stati membri margini di discrezionalità per quanto attiene alla determinazione del diritto comunitario al brevetto applicabile e per la sua gestione allorquando sia già stato concesso; Peter Cotgreave, direttore della “Save British Science Society” ha dichiarato in proposito che “provvedimenti meno vincolanti non sarebbero apparsi idonei a garantire l’unicità, l’unitarietà del brevetto”.
L’approvazione della proposta di regolamento comunitario è però solo un primo passo verso la configurazione di un nuovo sistema che prevede l’affermazione del Brevetto Comunitario all’interno del contesto giuridico rappresentato dalla Convenzione di Monaco di Baviera.
Scopo e funzione del Regolamento Comunitario non è infatti sostituirsi al Brevetto Europeo, modificandone conseguentemente la struttura, ma offrire più accessibilità agli inventori europei, riducendo i costi e accelerando le procedure da eseguire per ottenere un titolo valido nel territorio europeo. Il rapporto tra Brevetto Comunitario ed Europeo è simbiotico e non conflittuale o alternativo; tra i due testi normativi è stata prevista una coerente e simultanea evoluzione che determina ad esempio l’automatica modifica del Regolamento sul Brevetto Comunitario, qualora intervengano modifiche della Convenzione di Monaco.
Per tali ragioni il Brevetto Comunitario non potrà essere operativo fino a che non si procederà alla revisione della Convenzione di Monaco e non si preveda l’adesione della Comunità in quanto tale e non già dei suoi aderenti come singoli Stati membri.

11.1 Principali peculiarità del Brevetto Comunitario: autonomia e unitarietà
Una delle principali peculiarità del Brevetto Comunitario, che lo differenzia dal Brevetto Europeo, è rappresentata dall’essere un titolo unitario di proprietà industriale; l’attribuzione di un simile carattere gli consente di eliminare i limiti della territorialità dei diritti di privativa industriali nazionali e conseguentemente di garantire la libera circolazione delle invenzioni nel territorio comunitario.
Il Brevetto Europeo, così come formulato dopo la procedura dinanzi all’UEB, è un “brevetto plurinazionale”, costituito da un fascio di brevetti nazionali; diverso è il concetto di Brevetto Comunitario, che può essere invece definito come una vera e propria “patente comunitaria” proprio perché basato sull’ordinamento giuridico dell’Unione Europea e non già su una convenzione internazionale tra diversi Stati; una volta concesso, i suoi effetti avranno identica valenza sull’intero territorio comunitario.
Il diritto comunitario ha un solo ed unico destino in ambito UE e non può essere concesso, annullato, trasferito, estinguersi o decadere se non con riferimento alla Comunità Europea.
La proposta in esame prevede che prima che venga concesso, qualora nella domanda dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti risultino designati tutti gli Stati membri dell’Unione, il richiedente può in qualsiasi momento ottenere che la stessa sia trasformata in una domanda di Brevetto Comunitario, designando quale destinataria la Comunità e viceversa; al contrario, una volta concesso, un Brevetto Comunitario non può più essere trasformato in un Brevetto Europeo e lo stesso principio opera pure nel caso opposto.
In definitiva le legislazioni nazionali non potranno più in alcun modo inficiare l’autonomia e la validità del titolo, regolato esclusivamente dalle disposizioni del Regolamento e dai principi generali del diritto comunitario; finalmente in Europa si potrà proteggere un’invenzione a seguito della sola procedura dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti, in forza di un solo titolo di proprietà industriale e a costi ragionevoli, quantunque non ancora competitivi rispetto a quelli previsti per l’ottenimento di un brevetto giapponese e/o americano; d’altra parte le differenze linguistiche tra i vari Paesi membri implicano la necessità di provvedere alle traduzioni e inevitabilmente determinano delle conseguenze sui costi procedurali; avere configurato un meccanismo che consente almeno una forte riduzione dei costi, è già, a mio giudizio, un ottimo risultato.

12 IL DIRITTO APPLICABILE AL BREVETTO COMUNITARIO

L’adesione della Comunità Europea in quanto tale alla Convenzione di Monaco consente di applicare al Brevetto Comunitario le regole già previste per il Brevetto Europeo; regole e principi peraltro presenti in tutti i sistemi brevettuali nazionali che, a seguito della Convenzione di Monaco, hanno armonizzato le loro legislazioni in materia.
Sono altresì applicate le specifiche disposizioni previste dall’Accordo Trips del 1994, dato che tutti gli Stati Membri della Convenzione di Monaco fanno parte dell’OMC (Organizzazione Mondiale del Commercio) e la Commissione Europea è anch’essa vincolata da tali disposizioni.
Su queste basi si applicano le disposizioni della Convenzione di Monaco e quelle contenute nell’Accordo Trips; ai fini della concessione del Brevetto Comunitario risulterà necessaria la sussistenza delle stesse condizioni di brevettabilità previste dalla Convenzione di Monaco, e cioè prodotti o procedimenti che presentino caratteri di novità, originalità e attitudine ad avere applicazione industriale; lo stesso dicasi per le eccezioni alla brevettabilità; anche in tal caso risulteranno infatti quelle configurate dalla Convenzione di Monaco.
A prescindere dal fatto che le condizioni di brevettabilità della Convenzione di Monaco rispondono a principi generali presenti in tutte le legislazioni degli Stati Membri, solamente la previsione di una perfetta corrispondenza tra le condizioni di brevettabilità per ottenere il Brevetto Europeo e quelle per il Brevetto Comunitario, consente di designare in una domanda di Brevetto Europeo la Comunità Europea come Stato destinatario.
Una volta concesso, il Brevetto Comunitario è sottoposto alle disposizioni specifiche del regolamento; è importante osservare che non si introducono disposizioni che derogano ai principi contenuti nel diritto brevettuale vigente negli Stati membri, resi uniformi in seguito alla Convenzione di Monaco; le specifiche disposizioni introdotte hanno esclusivamente la funzione di apportare dei miglioramenti relativamente ai costi procedurali da sostenere per la concessione del brevetto ed al sistema giudiziario.
Per quel che concerne l’ipotesi dell’impiego di un’invenzione brevettata senza il consenso del suo titolare, la scelta del regolamento è stata quella di integrare le migliori prassi vigenti negli Stati Membri al fine di rendere possibile la concessione di licenze obbligatorie.
Ai sensi dell’articolo 73 dell’Accordo Trips, quantunque non previsto espressamente dal regolamento, gli Stati Membri sono legittimati a prendere tutti i provvedimenti che risultano essere indispensabili alla tutela dei loro interessi fondamentali per la sicurezza.

12.1 Funzionamento generale del nuovo Brevetto Comunitario: “una simbiosi tra Brevetto Europeo e Brevetto Comunitario”
E’ doveroso premettere che il nuovo Brevetto Comunitario non si pone in un rapporto di contrapposizione e di alternatività con gli attuali sistemi brevettuali (brevetti nazionali e brevetto europeo) attualmente vigenti in Italia e in ogni altro Paese europeo.
Il Brevetto Comunitario non potrebbe costituire un titolo unitario di proprietà industriale se non si fosse realizzato un collegamento, una “simbiosi” con il sistema brevettuale previsto dalla Convenzione di Monaco di Baviera; in sostanza, la possibilità di ottenere un brevetto valido in tutti i Paesi Membri è garantita esclusivamente dall’adesione della Comunità in quanto tale alla Convenzione di Monaco e dalla designazione della stessa come territorio per il quale può essere concesso un Brevetto Europeo; soltanto dopo che l’Ufficio Europeo dei Brevetti avrà concesso il relativo brevetto, esso diverrà, in forza del regolamento, Brevetto Comunitario. L’Ufficio applicherà la giurisprudenza già sviluppata per il Brevetto Europeo, se ed in quanto le disposizioni stabilite dal regolamento e dalla Convenzione di Monaco risultano compatibili.
Sono queste le ragioni per cui il regolamento dovrà esclusivamente limitarsi a disciplinare il Brevetto Comunitario, una volta concesso da parte dell’Ufficio Europeo dei Brevetti; l’adesione alla Convenzione della Comunità Europea in quanto tale, rende inutile la presa in considerazione da parte del regolamento delle disposizioni della Convenzione di Monaco e del suo relativo regolamento di attuazione, dato che, un Brevetto Comunitario diventa tale solamente dopo la concessione dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, e che ciò si verifica sulla base dei medesimi requisiti richiesti per il Brevetto Europeo; infatti, chi presenta una domanda per ottenere un Brevetto Comunitario od Europeo, nella fase antecedente alla sua concessione, potrà in ogni momento modificarla.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti è l’unico responsabile dell’esame e della concessione di un Brevetto Comunitario; un esame che sotto il profilo giuridico riguarda una domanda di Brevetto Europeo, con la sola particolarità della non designazione degli Stati membri ma della Comunità.
Il regolamento si limita a stabilire alcune specifiche disposizioni in deroga alla Convenzione per introdurre miglioramenti, che rendano più accessibile la tutela e la protezione delle invenzioni in Europa, specie per quel che concerne i costi da sostenere.
L’Ufficio Europeo dei Brevetti non è un organo comunitario; ciò significa che la semplice adesione della Comunità alla Convenzione di Monaco, non è sufficiente per permettere all’Ufficio di accordare brevetti comunitari; si rende dunque necessario procedere ad una conferenza diplomatica per la revisione della Convenzione sul Brevetto Europeo onde consentire all’ UEB il rilascio di Brevetti Comunitari; revisione che richiede la ratifica da parte degli Stati membri.
In definitiva sarà l’adesione della Comunità Europea alla Convenzione di Monaco a garantire il conseguimento degli obiettivi del regolamento comunitario sui brevetti; questo meccanismo consente di usufruire della competenza e dell’esperienza maturata dall’UEB maturata e nel contempo di eliminare le distorsioni e gli oneri derivanti dalla necessità di avviare tante richieste nazionali in tutti gli stati designati, con ovvie ripercussioni sui costi, e dall’assenza di un tribunale comunitario centralizzato dotato di giurisdizione esclusiva.
L’adesione della Comunità alla Convenzione consentirà infine di garantire un rapporto quanto più possibile simbiotico e produttivo tra la Comunità e l’Organizzazione Europea dei brevetti.
13 I COSTI DEL BREVETTO COMUNITARIO

Nei giorni immediatamente successivi all’Accordo del Consiglio Europeo del 3 marzo 2003, dopo venti anni di divergenze e discussioni sulle questioni più rilevanti e delicate sollevate dalla Proposta di Regolamento Comunitario, alcuni addetti ai lavori, ma soprattutto i mass media e l’opinione pubblica, si sono mostrati entusiasti e convinti che in forza di tale Accordo i costi per ottenere un brevetto in Europa si abbasseranno del 50%, originando una nuova fase caratterizzata dalla presenza di un istituto finalmente a sostegno degli investimenti in ricerca e innovazione delle piccole e grandi imprese del vecchio continente.
Nel periodo immediatamente successivo all’accordo, forse sopravvalutando i risultati effettivamente ottenuti, dato che non tutti i problemi furono risolti, si è registrata unanimità di consenso al sistema del “Nuovo Approccio Politico Comune“ sul Brevetto Comunitario.
Vi è stata una generale convinzione di aver definitivamente superato il sistema delineato dalla Convenzione di Monaco; sistema che, nonostante il buon operato dell’Ufficio dei Brevetti Europeo, si caratterizza per il fatto che i costi per ottenere un brevetto nei Paesi europei sono eccessivi, specie se raffrontati a quelli di Stati Uniti e Giappone ; tale problematica è alla base del ritardo dell’innovazione e dello sviluppo tecnologico europeo; la tabella mostra come il costo per ottenere il brevetto in otto Stati Membri risultasse superiore da tre a cinque volte a quello dei brevetti giapponesi ed americani.
Il regolamento dispone che l’Ufficio Europeo dei Brevetti ha il compito di esaminare la domanda di Brevetto Comunitario, concederlo ed amministrarlo; le tasse dovute all’Ufficio per l’esame di concessione sono stabilite dalla Convenzione di Monaco; l’importo di quelle annuali per il rinnovo dei brevetti già concessi sarà fissato da un regolamento della Commissione in seguito alla procedura di comitatologia.
L’inferiore onerosità del nuovo Brevetto Comunitario, rispetto a quello europeo, e ovviamente a quello previsto dalla Convenzione di Lussemburgo, consiste nella riduzione delle spese di traduzione.
Una semplice valutazione comparativa, calcolando in circa 250 euro al giorno le spese di traduzione, fa emergere evidenti risparmi.
Il Brevetto Comunitario, secondo l’Accordo del 3 marzo scorso, che ha apportato alcune modifiche alla Proposta di Regolamento della Commissione Europea, dovrebbe prevedere la traduzione nella lingua nazionale dei Paesi membri dell’Unione Europea solo per le rivendicazioni e dunque non per la descrizione dell’invenzione; il regime linguistico sarebbe quello già in vigore per l’UEB, le cui tre lingue ufficiali sono: inglese, tedesco e francese.
Il richiedente dovrebbe presentare la documentazione completa in una delle tre lingue ufficiali e la traduzione delle sole rivendicazioni nelle altre due, al momento del rilascio; si è pensato di risolvere il controverso problema connesso alla traduzione o meno nelle altre lingue comunitarie prevedendo l’obbligo di tradurre solo le rivendicazioni in tutte le lingue dell’Unione Europea; il testo dell’Accordo dispone che le traduzioni dovranno essere presentate al momento del rilascio; il Consiglio ha tuttavia inserito una dichiarazione secondo cui le traduzioni in tutte le lingue dell’Unione Europea si potranno presentare anche in un secondo momento, ma entro due anni dall’avvenuto rilascio, periodo durante il quale il brevetto sarebbe comunque considerato valido.
Anche se non sono state completamente recepite le indicazioni fornite della Commissione nella Proposta di Regolamento, il regime linguistico del Brevetto Comunitario che emergerebbe dall’Approccio Politico Comune del 3 marzo 2003 risulterà assolutamente innovativo, configurando di fatto la possibilità di riconoscere validità, in tutti gli Stati Membri e per tutti i cittadini dell’Unione Europea, agli atti giuridici realizzati in una soltanto una delle lingue dei Paesi membri, anche se non si tratta di quella nazionale.
Taluni hanno rilevato una dubbia natura costituzionale della disposizione in questione.
A prescindere dal fatto che la questione del regime linguistico non ha ancora avuto una definizione precisa (i Membri del Consiglio stanno tuttora conducendo febbrili trattative), il sistema che emerge dall’Accordo è stato criticato da parte di alcuni addetti ai lavori; personalmente condivido le perplessità manifestate da Fabrizio De Benedetti, membro della Società italiana Brevetti (uno dei più autorevoli esperti italiani di proprietà industriale), secondo cui la traduzione delle sole rivendicazioni appare sostanzialmente inutile perché, se non in connessione con l’intero testo, come possono apparire comprensibili e giuridicamente interpretabili?
Una risposta in merito, credibile e valida per ogni tipo domanda di brevetto, non può essere oggettivamente fornita; se in determinate ipotesi le rivendicazioni potrebbero assicurarne la piena conoscibilità, in altre questo è tutto da dimostrare.
Evidentemente la volontà di cercare una soluzione di compromesso, che almeno in parte permettesse di soddisfare le pretese di tutti i Paesi membri, ha indotto ad una simile previsione; anche l’obiettivo della riduzione dei costi nei prossimi anni, per l’imminente allargamento a dieci nuovi Stati, pare non facilmente raggiungibile, poiché le rivendicazioni, anzichè in quattordici, dovranno essere formulate in ventiquattro lingue; per risolvere al meglio il problema occorrerebbe, secondo me, a differenza di quanto sostenuto da osservatori anche autorevoli, introdurre un sistema linguistico ancor più rivoluzionario, cioè il riconoscimento dell’inglese come unica lingua ufficiale del Brevetto Comunitario; infatti, dal momento che sia l’adozione delle tre lingue ufficiali dell’Ufficio Europeo dei Brevetti che quella delle sola lingua inglese configurano una deroga, una violazione del principio generale di parità di tutte le lingue dell’Unione Europea, tanto vale allora adottare la seconda soluzione che consentirebbe, effettivamente, una riduzione significativa dei costi; l’inglese è infatti diffuso e sempre più considerato una lingua universale; tale soluzione consentirebbe peraltro di evitare anche le comprensibili frizioni sorte tra gli Stati Membri in merito al riconoscimento di sole 3 lingue ufficiali.
Quest’ultimo problema si è riproposto durante il Consiglio UE tenutosi a Roma il 27 novembre 2003; in tale incontro i governi di Italia, Spagna, Grascia e Portogallo, nonostante le dichiarazioni del 3 marzo 2003 sull’approccio politico comune, hanno bocciato la proposta di prevedere la traduzioni del brevetto comunitario solo nelle tre lingue ufficiali dell’UEB; la “controproposta” di tali Governi è stata di prevedere le traduzioni in tutte le lingue o in alternativa (a mio giudizio la soluzione più intelligente) di riconoscere la sola lingua inglese quale unica lingua ufficiale; ovviamente tale proposta è stata ricusata da Francia e Germania che hanno invece criticato la posizione dei Governi che non hanno accettato la proposta delle tre lingue, accusandoli di antieuropeismo e di non collaborare con spirito costruttivo alla creazione del Brevetto Comunitario.
Le critiche di orgoglio linguistico nazionale inutile e controproducente, mosse da Francia e Germania (ma anche da alcuni giornali italiani) a Grecia, Spagna, Portogallo ed Italia sono, a mio giudizio, pretestuose ed ingiustificate e vanno respinte al mittente dal momento che, non accettando “l’intelligente soluzione” della lingua inglese quale sola lingua ufficiale del Brevetto Comunitario, hanno palesato di voler mantenere un’arcaica egemonia culturale. Ritengo pertanto criticabile soprattutto la posizione di Francia e Germania, contrari all’adozione di una lingua unica perché, con la previsione della sola lingua inglese, i costi si sarebbero drasticamente contratti e sarebbero altresì terminate le sterili diatribe sulle egemonie linguistiche; adottando tale soluzione l’Unione Europea dimostrerebbe davvero di subordinare interessi nazionali di natura politico-culturale a quelli, più importanti e costruttivi dell’Unione nel suo insieme e, in particolare, dei suoi cittadini. Purtroppo però pare che al momento la questione sia ancora lontana dall’essere diramata e ne consegue che il processo di creazione del Brevetto Comunitario sia in una fase di stallo; le imprese europee assistono impotenti all’ennesimo ostacolo per la predisposizione di uno strumento adeguato di protezione delle loro invenzioni.
L’augurio è che ciò che si è verificato lo scorso 27 novembre sia solo un semplice incidente di percorso, non impossibile da risolvere, anche se a mio modo di vedere è un chiaro segnale della scarsa coesione che caratterizza ancora l’azione dell’Unione Europea, di un ragionare ancora in funzione dei propri interessi nazionali da parte dei Governi dei Paesi Membri.
Negli ultimi dibattiti è emersa la volontà del Consiglio di ricomporre la frattura e di trovare un’intesa nel più breve tempo possibile ed anche il Presidente dell’Ufficio Europeo dei Brevetti si è detto convinto che un accordo sul regime linguistico, questa volta definitivo, sarà raggiunto sicuramente raggiunto entro l’estate 2004.
Nel frattempo, assai numerose sono le iniziative volte a favorire ed incentivare la brevettazione, la ricerca scientifica ed un più efficace ed economico sistema che consenta il trasferimento della tecnologia dalle università alle industrie, basato sul rodato sistema americano, ove le università scientifiche hanno contribuito in maniera rilevante all’innovazione tecnologica e al progresso.
Ritornando alla tematica generale dei costi globali, connessa, si ribadisce, alla questione del sistema linguistico, quelli per le traduzioni costituiscono la parte più rilevante di quelli complessivi da sostenere; da dati riportati in una relazione della Commissione, questi ammontano infatti al 39% dei complessivi.
Una riduzione del totale sarà comunque assicurata dalla previsione di una procedura unica dinanzi all’Ufficio Europeo dei Brevetti.
Come visto, nel periodo immediatamente successivo all’Accordo del 3 marzo 2003, un eccessivo ottimismo aveva condotto la stragrande maggioranza degli osservatori a ritenere cosa certa che la spesa si sarebbe sostanzialmente dimezzata, dai circa cinquantamila attuali a venticinque mila euro; tale cifra, quantunque ancora superiore a quella da sostenere per la concessione di un brevetto americano o giapponese, consentirebbe, anche alle piccole e medio imprese di procedere con minore difficoltà alla brevettazione delle proprie invenzioni e complessivamente rappresenterebbe uno stimolo straordinario per rilanciare ricerca e innovazione tecnologica in Europa; la stessa Commissione Europea, in una relazione del maggio 2003, ha sostenuto che, specie grazie all’unificazione delle procedure, il nuovo brevetto porterà ad una riduzione dei costi e la spesa risulterà dimezzata.
La questione non è però così ben delineata e certa come taluni, Commissione in primis, hanno cercato di far credere; da un lato è innegabile che l’unificazione delle procedure renderà il nuovo Brevetto Comunitario meno costoso dell’attuale Brevetto Europeo; dall’altro, la cifra indicata (€ 25.000) non pare credibile, almeno nell’immediato; l’obiettivo potrebbe apparire realisticamente raggiungibile solo nel caso in cui si decidesse di adottare un’unica lingua (l’inglese) ufficiale del Brevetto Comunitario; vi sono poi altre variabili che nella pratica potrebbero condizionare il costo del Brevetto Comunitario.
Il presidente dell’Ufficio Europeo dei Brevetti Ingo Kober, in occasione dell’apertura della nuova sede a Bruxelles l’8 luglio 2003, ha affermato, a proposito del costo del nuovo Brevetto Comunitario, che solo la “pratica” consentirà di verificare se il prezzo risulterà inferiore a quello del brevetto europeo attuale, specie per quanto inerente alle spese di traduzione ; le dichiarazioni di Kober chiariscono pertanto che la questione è tuttora di scottante attualità e ben lungi dall’essere risolta.
In questo momento, più che lasciarsi andare a dichiarazioni trionfalistiche e solo ipoteticamente realizzabili, o ad inutili discussioni a difesa di interessi “localistici”, sarebbe preferibile concentrare le risorse per realizzare davvero un sistema in cui i costi siano solo quelli indispensabili; la necessità di favorire lo sviluppo tecnologico europeo è impellente, e pur se la procedura di brevettazione che vige in una determinata area geografica non è la sola componente che determina il tasso di sviluppo tecnologico, ne costituisce indubbiamente una componente fondamentale.
In Italia poi, dove la situazione per le grandi industrie è pesante e a volte drammatica (Fiat, Parmalat e Cirio gli esempi più evidenti), il nesso sistema brevettuale/costi è a mio modo di vedere ancora più rilevante per la particolare struttura dell’industria italiana, il cui nucleo essenziale è fondato sulle PMI; è ovvio che per esse anche una differenza di qualche migliaia di euro risulta essere significativa nella scelta di procedere o meno alla brevettazione delle invenzioni realizzate; i risparmi finanziari sono talvolta decisivi nell’orientare una piccola impresa ad optare per la ricerca e lo sviluppo tecnologico.

14 IL RUOLO DEGLI UFFICI BREVETTI NAZIONALI

Nell’Accordo del 3 marzo è stato deciso di rafforzare il ruolo degli uffici brevetti nazionali nella procedura per la concessione del Brevetto Comunitario; a tutti gli Uffici Brevetti nazionali dei Paesi Membri è riconosciuta la funzione di ricevere la domanda e di assistere e fornire la consulenza richiesta al momento della presentazione della domanda; per le domande avanzate in una delle tre lingue ufficiali dell’Ufficio Europeo dei Brevetti, “l’Approccio Politico Comune” ha pure previsto che, nel caso l’Ufficio Brevetti Nazionale che riceve la domanda abbia già collaborato con l’UEB, ad esso potranno essere affidati anche compiti che vanno ben oltre la semplice consulenza e, in particolare, incarichi di ricerca per conto dello stesso UEB; gli Uffici che non hanno lingua in comune con l’UEB potranno svolgere tale compito nelle rispettive lingue ufficiali, esclusa però la verifica del criterio della novità. Quantunque siano emerse critiche e preoccupazioni sulle funzioni attribuite agli Uffici Nazionali, ed in particolare dubbi sulla capacità di ciascuno di cooperare con l’UEB e con gli altri Uffici Nazionali, la maggioranza dei commentatori ritiene adeguato il ruolo ad essi attribuito in materia dal futuro Brevetto Comunitario.



15 SISTEMA GIUDIZIARIO E TRIBUNALE COMUNITARIO CENTRALIZZATO

A differenza del sistema adottato nella Convenzione di Lussemburgo, sia dalla Proposta di Regolamento della Commissione Europea che dall’Accordo del Consiglio, è emersa la volontà di istituire un Tribunale centralizzato in materia di brevetti che, specificamente, si occupi di esaminare ogni questione pertinente alla validità ed alla contraffazione del Brevetto Comunitario; l’intenzione di istituire un organo giudiziario centralizzato comunitario è stata considerata dai più come la sola soluzione atta a garantire il principio della certezza del diritto, obiettivo imprescindibile del sistema brevettuale comunitario. Nessun inventore potrebbe infatti usare il nuovo Brevetto Comunitario qualora mancasse la certezza del diritto comunitario.
Nella Proposta della Commissione, a tale Tribunale (denominato TCPI- Tribunale Comunitario della proprietà immateriale), è attribuito il potere di pronunciarsi sia su questioni di fatto che di diritto, di applicare proprie regole procedurali, di ordinare provvedimenti provvisori (misure cautelari), di stabilire le sanzioni e di accordare risarcimenti.
Gli articoli 30 ss. della Proposta di Regolamento riconoscono al Tribunale centralizzato una competenza esclusiva per tutte le controversie inerenti alla validità del brevetto, le domande di utilizzazione, di contraffazione (art. 33), di nullità (art. 31), di estinzione (art. 38), di limitazione del brevetto (art. 37) nonché quelle relative all’impiego dell’invenzione anteriore alla concessione del brevetto o dell’invenzione stessa (art. 35 e 36).
Dalla Proposta di Regolamento della Commissione emergeva anche la necessità di garantire un sistema giudiziario capace di fornire una risposta definitiva ai contenziosi concernenti questioni di validità e contraffazione entro un termine massimo di due anni; solamente un Organo composto da persone in possesso di tutte le qualifiche richieste in campo brevettuale avrebbero potuto garantire tale obiettivo.
La Commissione ha prescritto la necessità di attribuirgli competenza esclusiva; per ogni azione che verte sulla validità o sulla contraffazione del Brevetto Comunitario, il tribunale nazionale adito, sempre ai sensi della Proposta della Commissione, ha l’obbligo di dichiarare il ricorso irricevibile, declinando di conseguenza la propria competenza.
L’ultimo punto di particolare interesse che emerge dalla proposta della Commissione riguarda la competenza o meno del Tribunale contro le decisioni dell’Ufficio Europeo dei Brevetti; per garantire il più possibile un trattamento unificato di una domanda simultanea di brevetto europeo e comunitario, nella Proposta si evince che le decisioni dell’UEB non dovrebbero essere impugnabili dinanzi agli organi giudiziali centralizzati; la soluzione proposta è stata considerata equilibrata per il fatto che la validità di un brevetto concesso dall’Ufficio potrà in ogni caso essere in un secondo momento oggetto di una controversia tra privati in sede di TPCI (Tribunale Comunitario della Proprietà Intellettuale).
La Commissione ha elaborato un sistema estremamente efficace ed innovativo per la protezione giudiziale dei diritti conferiti dal Brevetto Comunitario; tuttavia i problemi sono sorti allorquando la Proposta è passata al vaglio della conferenza intergovernativa, affinché apportasse le modifiche ritenute opportune e soprattutto discutesse quelle da apportare al Trattato CE per garantire la necessaria certezza del diritto in materia di proprietà industriale.
A seguito della valutazione della proposta della Commissione da parte della Commissione Giuridica del Parlamento Europeo, con una proposta legislativa, sono stati apportati numerosi emendamenti al testo che hanno notevolmente modificato quello previsto dalla Proposta originaria; la posizione della commissione giuridica ha rischiato di compromettere irreversibilmente il progetto originario prevedendo infatti l’istituzione, in ogni Paese Membro, di due Tribunali del Brevetto Comunitario (TBC) competenti per le domande di prima istanza e l’istituzione di un organo centralizzato, (CEPI - Camera Europea della proprietà intellettuale) competente in seconda istanza; i tribunali di prima istanza, secondo la proposta del Parlamento, pur composti da giudici nazionali avrebbero dovuto comunque garantire l’applicazione del diritto comunitario; con l’azione di controllo esercitata dal CEPI sarebbe stato inoltre possibile garantire la sua uniforme applicazione.
La Proposta è stata respinta dalla Commissione con il documento di lavoro 30 agosto 2002, in cui viene ribadito il principio della certezza del diritto che deve essere garantita alle imprese europee e l’esigenza di evitare il rischio che costosi ed inutili contenziosi si potessero svolgere in più Stati Membri in modo parallelo; la Commissione, ripartendo dal testo da essa stessa originariamente redatto, ha praticamente ignorato gli emendamenti avanzati dal Parlamento ed ha affermato la necessità di istituire al più presto un organo giudiziario comunitario centralizzato in materia di Brevetti Comunitari, cui riconoscere la competenza sia in primo che in secondo grado. Nel documento la Commissione ha altresì previsto due possibili soluzioni agli inconvenienti e ai disagi che la presenza in tutta Europa di un unico tribunale centralizzato avrebbe potuto arrecare: il rischio di un eccessivo carico di lavoro per il Tribunale unico e quello di garantire la presenza fisica delle parti in udienza.
Nel caso in cui la mole di lavoro dell’unica Camera centrale dovesse divenire eccessivo, è prevista la possibilità di affiancarle delle Camere regionali che dovranno però garantire lo stesso grado di competenza e professionalità; per quel che concerne la presenza delle parti in giudizio, essa potrà essere assicurata attraverso il ricorso a sistemi come la videoconferenza o altri impianti che permettono di comunicare con la Corte in forma elettronica.
Come visto il Documento della Commissione è stato oggetto di critiche e discussioni da parte del Consiglio che sembrava non essere in grado di trovare un accordo, a tal punto che nel novembre 2002, il Commissario Europeo Bolkestein si vide costretto a ritirare la proposta; l’Accordo del 3 marzo 2003 ha sancito, come proposto dalla Commissione, l’istituzione entro il 2010 del Tribunale Comunitario centralizzato con sede a Lussemburgo, presso la Corte di Giustizia Europea ed ha affidato la giurisdizione sul Brevetto Comunitario fino a tale data a sezioni specializzate dei tribunali nazionali dei Paesi Membri.
Personalmente condivido il disegno della Commissione e la scelta del Consiglio che, pur dopo lunghe e forse troppe discussioni, ha approvato l’istituzione del tribunale comunitario attribuendogli la funzione di garantire il principio della certezza del diritto e della coerenza della giurisprudenza.
In una materia così tecnica e complessa, dove gli interessi economici in gioco assumono un’importanza rilevante e dove soprattutto la garanzia della certezza del diritto è requisito indispensabile, quella di un unico tribunale centralizzato pare essere la migliore soluzione possibile.
Ovviamente non è stata esente da critiche anche se ad oggi (a differenza della questione inerente al regime linguistico) non è messa in discussione.
L’unica incongruenza potrebbe essere rappresentata, in alcuni casi, dal regime linguistico del Tribunale del Brevetto Comunitario, poiché è previsto i procedimenti dovranno svolgersi nella lingua dello Stato Membro in cui è domiciliato il convenuto ha domicilio; dal punto di vista degli utenti, e delle PMI in particolare, tale aspetto riveste un duplice risvolto che è positivo nel caso in cui esse siano convenute (il procedimento si svolgerà in tal caso nella loro lingua nazionale) ma penalizzante nel caso di dover ricorrere al tribunale (ad esempio richiedendo una dichiarazione di non contraffazione di un brevetto di terzi o di totale o parziale invalidità di tale brevetto) contro il titolare di un brevetto residente all’estero, poiché in tal caso il procedimento si svolgerà in una lingua straniera; in situazioni simili, il costo non potrà ridursi come la sostiene Commissione e sarà assai più elevato di quanto si spenderebbe nel proprio Paese per azioni del medesimo tipo.
La norma è pertanto sfavorevole alle imprese medio/piccole, quelle che più risentono del peso finanziario e necessitano invece di costi non elevati.
In conclusione, per le prospettive future della ricerca e delle innovazioni tecnologiche delle industrie europee, il Brevetto Comunitario può costituire un grande incentivo allo sviluppo a patto però che non lo si consideri la soluzione definitiva di tutti i problemi, perché non è così; se tuttavia si accompagneranno ad esso un maggiore impegno e più sostanziosi investimenti per la ricerca, oltre ad una nuova mentalità che le stesse imprese europee dovranno necessariamente recepire, allora si che un simile istituto potrà effettivamente offrire un importante contributo alla sfida che la concorrenzialità di un mercato globale, a 360 gradi nei cinque continenti, ormai impone.

16 RECENTI INIZIATIVE IN EUROPA VOLTE A VALORIZZARE ADEGUATAMENTE LE INFORMAZIONI FORNITE DAI BREVETTI

16.1 I piani della Commissione al fine di rilanciare lo sviluppo tecnologico in Europa
Nonostante non siano stati completamente risolti tutti i problemi connessi alla realizzazione del brevetto, numerose iniziative si stanno intraprendendo a livello comunitario per rafforzare la capacità di ricerca ed il sistema di brevettazione.
Particolare attenzione merita ad esempio il convegno Patlib 2003, tenutosi in Belgio nel maggio 2003, dedicato all’informazione fornita dai brevetti e al quale hanno tra gli altri partecipato il Commissario Europeo della Ricerca Philippe Bosquin ed il Presidente dell’UEB Ingo Kober.
Bosquin, in rappresentanza della Commissione Europea, ha presentato i progetti intrapresi dall’istituzione per rilanciare la competitività delle imprese europee affermando che “la tutela della proprietà intellettuale costituisce un elemento chiave del piano d’azione della Commissione per portare al 3% del Pil il suo contributo alle attività di ricerca dell’Unione entro il 2010”; questi, in breve, i punti sui quali la Commissione concentrerà la propria attività:
• Formare i ricercatori
Si afferma la necessità di sostenere attività di formazione e sensibilizzazione in materia di DPI a livello europeo e garantire che gli studenti delle materie scientifiche ed economiche abbiano la possibilità di ricevere una migliore formazione in materia di proprietà intellettuale e trasferimento tecnologico.
• Riformare la ricerca pubblica
Si propone in secondo luogo di promuovere orientamenti europei che possano promuovere la gestione, la valorizzazione dei diritti di proprietà intellettuale negli istituti di ricerca pubblica così come i partenariati pubblico-privato. Orientamenti che si prefiggono un’intensificazione ed una professionalizzazione nei rapporti tra il settore pubblico e quello privato, una maggiore attenzione rivolta alla valorizzazione dei risultati della ricerca ed infine una riduzione degli gli ostacoli alla collaborazione transfrontaliera.
• Promuovere il successo del futuro Brevetto Comunitario.
La Commissione Europea è stata da sempre promotrice dell’istituzione di un titolo di proprietà intellettuale unico a livello comunitario che potesse aggiungersi ai brevetti nazionali e quello come regolato dalla Convenzione di Monaco e dal suo Ufficio Europeo dei Brevetti (UEB).
La Commissione ha dichiarato che non appena il nuovo brevetto entrerà in vigore, promuoverà una politica di sensibilizzazione affinché un numero sempre maggior di imprese europee si avvalga di tale istituto per la protezione delle invenzioni, ricevendo nel contempo un incentivo alla ricerca ed allo sviluppo.
• Sviluppare il ruolo dell’università nel processo d’innovazione
La Commissione ha anche evidenziato la necessità di sfruttare economicamente con maggiore efficacia i risultati del lavoro scientifico in ambito accademico.
E’ purtroppo un dato di fatto che il contributo offerto dalle università italiane al progresso tecnologico delle industrie è scarso, se non addirittura inesistente e specie se raffrontato con la realtà americana:
“ le sfide legate a tale evoluzione sono di notevole portata anche perché impongono alle università europee di sconvolgere talune secolari tradizioni, ma si tratta del prezzo da pagare per poter ricevere dei benefici dalle opportunità legate a tale evoluzioni, e confermare il ruolo centrale che esse svolgono nella società della conoscenza”, ha dichiarato Bosquin.

16.2 Il modello americano del trasferimento dell’innovazione tecnologica universitaria
Negli Stati Uniti il contributo allo sviluppo tecnologico industriale offerto dalle Università scientifiche ha tradizione e con il tempo ha assunto sempre maggiore importanza; senza dubbio è un modello da imitare.
Il trasferimento dei diritti della proprietà industriale dalle Università alle industrie è un fenomeno molto diffuso negli Stati Uniti; la motivazione è da ricercare essenzialmente in una normativa di favore, ma anche nella diversa mentalità degli atenei scientifici americani, meno legati alle tradizioni secolari proprie delle università europee, per cui meno lontane dall’attuale “mondo industriale e commerciale”.
Fa riflettere, e ne costituisce un esempio, la filosofia del trasferimento di tecnologia del Caltech (California Institute of Tecnology), esposta da un suo consulente, il dott. Farina, in occasione del seminario tenutosi il 18 giugno 2002 a Roma, Dalla Ricerca al mercato, organizzato dalla SIB (Società Italiana Brevetti) ed avente proprio la funzione di fornire preziose informazioni, prendendo a modello metodi e approccio vigenti in Usa, per migliorare i risultati della ricerca scientifica accademica in Italia.
Il Caltech, per il trasferimento della tecnologia sviluppata, ha scelto la strategia del c.d. deposito intensivo delle domande di brevetto sulle invenzioni dei suoi ricercatori.
Il Caltech promuove la nascita e lo sviluppo di imprese che si basano sullo sfruttamento industriale di una o più invenzioni (le c.d. start-up o spin-off) rispetto alla concessione di licenze; in altri atenei americani le concessioni di licenze a società esterne sono assai diffuse.
Ho ritenuto interessante riportare alcuni metodi utilizzati da Università americane per lo sfruttamento industriale e la remunerazione delle attività ricerca svolta, con l’auspicio che anche gli atenei italiani, se si verificassero determinate condizioni, potrebbero, e secondo me dovrebbero, contribuire al rilancio del livello di innovazione delle imprese.
Dal 1980 al 2002, sono state fondate in USA circa 3.500 nuove imprese sulla base di una licenza di brevetto fornito dalle Università ed in continua crescita è il numero delle invenzioni frutto di ricerche svolte in ambito universitario .

16.3 Una rete europea per i brevetti: proposta dell’Unioncamere
Merita rilievo un’interessante proposta promossa il 9 ottobre 2003 dalle Camere di Commercio Europee (Unioncamere ) al fine di recuperare il gap oggi esistente in tema d’innovazione tra Europa e Stati Uniti.
Fondamentale è che il settore pubblico e quello privato investano in futuro maggiori risorse in ricerca ed innovazione, ma altrettanto importante sarebbe la predisposizione di reti di supporto per realizzare il trasferimento di tecnologia dalle università e dai centri di ricerca alle imprese.
Le Camere di Commercio Europee, preso atto del basso livello di competitività delle imprese e dell’esigenza di mettere a disposizione delle industrie una rete di coordinamento, tra il mondo della ricerca e quello imprenditoriale, sono intervenute ed in tal senso esiste già in Italia un “raccordo” che prevede la gestione da parte delle Camere di Commercio di 27 aziende speciali a supporto delle innovazioni delle piccole e medio imprese e 35 centri di informazione specialistica sui brevetti, destinati a raddoppiarsi il prossimo anno.
Anche dal successo di simili iniziative dipenderà la ripresa della capacità di innovazione delle imprese europee; in ogni caso è comunque importante rilevare che istituzioni comunitarie, Governi nazionali ed anche organizzazioni di imprenditori, abbiano preso coscienza del problema e negative ripercussioni economiche e sociali che potrebbero derivare se non si inverte la rotta e si punta senza indugio su innovazione e tecnologia, elementi imprescindibili non solo per lo sviluppo ma anche per la stessa sopravvivenza di un determinato sistema industriale.






CAPITOLO QUARTO
APPLICAZIONI DEL BREVETTO AL SETTORE INFORMATICO
1 PREMESSA

E’ questione di strettissima attualità l’applicabilità o meno dell’istituto brevettuale a metodi di calcolo e programmi di elaboratori; il 24 e 25 settembre scorso il Parlamento Comunitario, su proposta della relatrice inglese McCarthy (deputata del PSE, Partito Socialista Europeo), ha votato, dopo aspri contraddittori, una proposta che ipotizza la brevettabilità di tali programmi (software), ma con emendamenti che hanno notevolmente ridotto la portata originaria della proposta.
La decisione ha provocato un mare di proteste, critiche e indignazione; la brevettazione delle idee è infatti vista ancora con ostilità ed una sorta di terrore. Tantissimi sono i movimenti spontanei e le voci di dissenso che si sono alzate in questi mesi.
La questione è ancor più interessante perché, per la definitiva decisione di realizzare, a livello comunitario, la brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici, occorre il voto del Consiglio Europeo, cioè la decisione dei vari Governi Europei; il calendario dei lavori prevedeva una soluzione lo scorso novembre 2003 ma, per la particolare delicatezza del problema ed i discordanti orientamenti emersi, l’aggiornamento del dibattito è stato rimandata a data da destinarsi.
Prima di analizzare il problema è però fondamentale illustrare cosa si deve intendere per software e che tipo di tutela giuridica è stata fino ad ora riservata al settore in questione; si potrà in seguito meglio argomentare sulle motivazioni che hanno spinto alcuni a promuoverne una tutela brevettale a livello comunitario e altri, in gran numero, a criticare invece fortemente e ad opporsi radicalmente alla possibilità di una tale eventualità; in conclusione, si cercherà di ipotizzare le conseguenze che la brevettabilità delle idee potrebbe avere sia nel settore informatico di riferimento che, soprattutto, in quello economico generale.
Una cosa è certa: allorché i governi nazionali dovranno pronunciarsi sulla proposta McCarthy, occorre che lo facciano con assoluta cognizione di causa, poiché si tratta di una decisone che potrebbe determinare effetti di portata epocale e al momento non tutti prevedibili.

2 IL SOFTWARE

Prima di esaminare questioni puramente giuridiche attinenti alla tutela del software, occorre cercare di chiarire che cosa invece si deve intendere per software; quantunque il termine sia ormai di uso comune, per l’enorme diffusione registrata dall’informatica negli ultimi anni, sussistono tuttora alcuni fraintendimenti e, soprattutto, è diffusa la tendenza di attribuire al software un significato spesso diverso da quello che in realtà gli appartiene.
Il software è una delle due componenti di un sistema di elaborazione (comunemente definito computer).
L’altra componente, l’hardware, è la parte dell’elaboratore costituita dalla memoria contenente le informazioni elaborate dal processore e i c.d. dispositivi (o unità periferiche) che consentono al sistema di elaborazione dati (EDT) di interagire con il mondo esterno sia per ricevere dati (dispositivi di input) che per inviare i risultati delle elaborazioni (dispositivi di output).
L’hardware è composto dall’insieme della memoria e delle unità periferiche e costituisce una parte fondamentale del computer, quella che, in questa epoca digitale, un numero sempre maggiore di utenti conosce ed è perfettamente in grado di utilizzare; tuttavia l’hardware, asetticamente considerato, non è in grado di risolvere alcun problema; rappresenta esclusivamente il supporto; per fare un esempio automobilistico, l’hardware potrebbe considerarsi come la carrozzeria e/o l’interno di una vettura; ebbene è facile intuire che, senza il motore, l’automobile non sarebbe in grado procedere!
Qual è dunque nella “macchina computer” la parte che ne permette il funzionamento, che si configura come il suo motore?
Tale componente è il software, cioè l’insieme di programmi che, da quella componente non tangibile, permette l’elaborazione dei dati ed il conseguente regolare funzionamento di un elaboratore.
Il software è dunque costituito da programmi contenenti istruzioni che, una volta eseguite dall’elaboratore, consentono all’utente di operare e risolvere un determinato problema.
Il software, per poter essere regolarmente eseguito, è caricato nella c.d. Ram (la memoria volatile, alimentata dall’elaboratore sulla quale, al momento dell’accensione del computer, vengono caricati i programmi, rendendo l’elaboratore in grado di ricevere le istruzioni impartitegli dal processore). L’esecuzione del programma necessita infatti dell’esecuzione, da parte del processore, delle istruzioni componenti il programma medesimo.
Le istruzioni impartite all’elaboratore devono essere comunicate in modo ad esso comprensibile; l’insieme delle regole e dei simboli che permettono di esprimere le istruzioni destinate al calcolatore, è definito come linguaggio di programmazione o linguaggio di macchina.
Questo significa che l’attività dei c.d. programmatori di software consiste nella ricerca e nella configurazione di un linguaggio comprensibile all’elaboratore.
Il metodo astratto necessario alla risoluzione di un determinato problema è denominato algoritmo; la sua traduzione in un linguaggio di programmazione dà vita al programma.
Diversi programmi possono costituire un algoritmo; ciò significa che diversi possono essere i programmi da esso derivati e tale conseguenza è data dal fatto che esistono differenti linguaggi di programmazione e di conseguenza distinti modi di esprimere un medesimo algoritmo.
La programmazione in linguaggio macchina è un’operazione di difficilissima esecuzione che richiede ricerche, sperimentazioni, applicazione e studi, oltre ad un indispensabile, innato, talento per giungere a risultati significativi.
Tale premessa, meramente tecnica e scientifica, ma doverosa per una quantunque parziale comprensione delle nozioni essenziali che stanno alla base del funzionamento di un elaboratore e della natura del software, è funzionale per meglio argomentare sull’opportunità di prevedere una tutela brevettale, o un altro tipo di tutela, del software e soprattutto, aspetto particolarmente interessante per il giurista, se un’attività finalizzata a “creare un nuovo software” sia da qualificare come un’invenzione o, al contrario, come mera opera d’ingegno, assimilabile a quelle letterarie e/o artistiche.

3 NASCITA E SVILUPPO DEL SOFTWARE: L’ESIGENZA DI UNA TUTELA

l problema legato alla tutela del software è recentissimo; esso configura una delle più innovative e rivoluzionarie invenzioni della storia dell’ umanità, una di quelle che hanno cambiato le abitudini di vita di tutti noi, interessando tutti i settori dell’organizzazione sociale.
La necessità di tutelare il software (legata all’incredibile espansione delle tecnologie informatiche) e di qualificarlo giuridicamente, è stata sin da subito avvertita da dottrina e legislatori nazionali; tuttavia per una visione spesso discordante, comunque non unanime, si sono originate, disposizioni legislative non uniformi.
Tale conseguenza non può essere attribuita, o meglio non solamente, alla scarsa capacità dei soggetti preposti a conferire ai programmi di elaborazione dati una tutela adeguata alla propria natura e peculiarità; il fatto è che le innovazioni prodotte dal software, e la sua stessa natura, sono di portata talmente rivoluzionaria e innovativa che ancora oggi i maggiori conoscitori del diritto industriale non riescono a trovare accordi definitivi sulla sua qualificazione giuridica e, conseguentemente, su quale tutela.
La crescita esponenziale dell’industria del software, la sua autonomia nei confronti di quella dell’hardware, ma soprattutto la massiccia quantità di investimenti destinati alla ricerca, fanno si che si renda opportuna una tutela uniforme a livello internazionale del sistema.
L’Accordo Trips ha previsto un’armonizzazione estremamente elastica, che permette a diversi legislatori nazionali di disciplinare la materia con ampi margini di autonomia.
Come già visto, la nozione più elementare di software, quella di uso corrente, lo definisce come l’insieme delle informazioni o delle istruzioni che il programmatore dà all’elaboratore, al fine di ottenere una determinata funzione o risultato.
In assenza di un tempestivo intervento del legislatore, dottrina e giurisprudenza, già dai primi anni ’60, hanno cercato di trovare una tutela adeguata nell’ambito della proprietà intellettuale; se è indubbio che dottrina e giurisprudenza prevalente hanno, sin da subito, riconosciuto l’appartenenza del software ai beni giuridici, ed in particolare alla categorie delle creazioni intellettuali, diversi e contraddittori sono stati però gli orientamenti circa una sua precisa e specifica collocazione oscillando, in sostanza. tra la disciplina brevettuale e quella relativa al diritto d’autore.
Di fronte alla presa di coscienza sui limiti intrinseci alla tutela negoziale, l’analisi del problema della tutela da accordare al software si è dunque inevitabilmente orientata verso forme di tutela erga omnes (disciplina del diritto d’autore e disciplina brevettuale).
La dottrina prevalente ha sostenuto la riconducibilità del software alla nozione (concetto) di bene immateriale, la cui titolarità consente di essere riconosciuto autore della creazione intellettuale e, allo stesso tempo, titolare esclusivo dell’utilizzazione e dello sfruttamento economico della stessa.
Le ragioni che hanno condotto giuristi ed esperti di diritto industriale a giudicare e qualificare l’area dei diritti di privativa sulle creazioni intellettuali, come la più idonea a garantire un’adeguata tutela per il software, possono ricondursi a cinque fondamentali e generali ordini di ragioni:
1 .- L’importanza sociale che le creazioni intellettuali vengono ad assumere all’interno di ogni ordinamento.
Le invenzioni tecnologiche, in virtù della loro diffusione di massa, consentono alla collettività, senza discriminazioni basate sul censo o sulla razza, di fruire e trarre benefici dal progresso tecnologico, evitando nel contempo la configurazione di situazioni di monopolio tecnologico e, conseguentemente, culturale.
2- Il continuo sviluppo dell’informatica ha determinato altresì un progressivo incremento degli investimenti nella ricerca tecnologica e degli interessi connessi allo sfruttamento commerciale del software; il possibile disincentivo a questi continui investimenti, ad un progressivo sviluppo, rappresentato dalla “pirateria” e dall’abusiva circolazione dei programmi copiati, ha senza dubbio fatto ulteriormente riflettere addetti ai lavori e legislatori circa la necessità di un intervento in materia, idoneo ad assicurare una tutela forte e sicura del software.
3- Tali creazioni intellettuali rivestono un’importanza e rilevanza tale per il soggetto che le ha create, che si rende necessaria una forma di tutela idonea a conferire a questi il riconoscimento del valore morale della creazione, oltre ad una soddisfazione di natura patrimoniale.
4- Il problema della riproduzione illecita si estende a tutte le tipologie di software; a seconda delle conoscenze e dell’intuizione del “pirata”, potrebbero essere illecitamente riprodotti tutti i tipi di software; da quello c.d. applicativo standardizzato (idoneo cioè ad essere utilizzato da una categoria indeterminata di utenti aventi un interesse comune), il più esposto ad atti di “pirateria”, a quello personalizzato e persino al software di base od operativo.
5- La qualificazione da parte di alcuni giuristi, anche dal punto di vista teorico, del software come una creazione dell’ingegno dotata di applicazione industriale, e che dunque merita di ottenere la medesima tutela prevista per le c.d. invenzioni brevettabili.
Come accennato, in assenza di interventi legislativi in materia, tanto internazionali quanto europei o nazionali, il dibattito sulla protezione da assicurare al software, ha oscillato tra i due poli della disciplina brevettuale da un lato e del diritto d’autore dall’altro, quali classiche forme di tutela della proprietà intellettuale.

3.1 Il software tra brevetto e diritto d’autore
Prima di procedere all’analisi del dibattito sulla protezione da attribuire al software e sull’evoluzione normativa in proposito, è opportuno stabilire, preliminarmente, le principali distinzioni riguardanti la tutela della creazione intellettuale, predisposte rispettivamente dall’istituto brevettuale e dal diritto d’autore.
La prima distinzione, d’immediata comprensione, è che il brevetto tutela un’invenzione industriale mentre il diritto d’autore protegge un’opera dell’ingegno (ad esempio una poesia, un lavoro teatrale, etc.).
Se il brevetto ha la funzione di garantire l’esclusiva sullo sfruttamento del contenuto di una determinata creazione dell’intelletto umano, viceversa quella del diritto d’autore sarà di proteggere la forma dell’espressione creativa.
Il brevetto, come già visto, è la tutela che la legge accorda ad invenzioni tecniche suscettibili di applicazione industriale e consistenti nella soluzione di un determinato problema tecnico.
Allorquando i competenti Uffici accertano che l’invenzione per cui è richiesto il brevetto presenta i requisiti previsti dalla legge, sarà attribuito al titolare dell’invenzione il diritto al riconoscimento morale dell’invenzione e allo sfruttamento patrimoniale dell’invenzione in esclusiva.
Pertanto, la scelta di applicare ad una creazione intellettuale l’una o l’altra fattispecie non sarà affidata alla discrezionalità dell’interprete quanto alla natura, alla qualificazione attribuita alla creazione intellettuale stessa.
Viceversa, dalla lettura congiunta degli articoli 2575 c.c. e 2 l. 663/1943, si può ricavare la tutela riservata ad un titolare di un diritto d’autore.
Le opere dell’ingegno cui è riservato il diritto d’autore non si devono necessariamente configurare come inventive, né come suscettibili di applicazione industriale; l’unico elemento rilevante è infatti rappresentato dalla creatività, cioè dall’originalità con cui l’opera medesima è stata realizzata.
Il diritto d’autore è accordato a prescindere dal valore intrinseco dell’opera e dalla sua utilità pratica.
In secondo luogo non è necessario, ai fini della concessione della tutela, che l’opera sia divulgata presso il pubblico.
Anche al titolare del diritto d’autore la legge accorda un diritto morale ed uno patrimoniale; tuttavia ciò che differisce è l’intensità della tutela concessa.
Tralasciando la trattazione e l’analisi dettagliata del diritto morale conferita dal diritto d’autore creatore di un’opera dell’ingegno, si ritiene invece opportuna la comprensione della differente tutela patrimoniale accordata.
Il diritto patrimoniale accordato al titolare di un diritto d’autore si caratterizza per minore intensità e minor certezza di tutela rispetto al corrispondente diritto riconosciuto al titolare di un brevetto; esso si viene a configurare come il diritto all’utilizzazione economica dell’opera, totale o parziale, “in ogni forma o modo, originale o derivato”.
Gli articoli da 13 a 18 della l. d.a. elencano in dettaglio tutte le facoltà conferite al suo titolare ( riproduzione, traduzione, messa in commercio, trascrizione etc.).
Ciò che è importante rilevare, in funzione di una più consapevole analisi della “Direttiva McCharty”, è che il diritto patrimoniale conferito non risulta essere assimilabile ad un vero e proprio diritto di proprietà su un bene immateriale.
Il diritto d’autore è limitato e funzionale, controllato dalle legge per consentire un equo contemperamento tra l’aspettativa dell’autore ad una remunerazione della sua creazione e quella opposta di tutelare l’interesse generale della collettività. (articolo 65-71 l. d.a.).
In sostanza il diritto attribuito al titolare non è assimilabile al diritto di proprietà disciplinato dall’articolo 832 c.c., ovverosia ad un diritto che attribuisce la facoltà di godere e disporre del bene, in modo pieno ed esclusivo.
In ogni caso, si tratta di un diritto trasferibile, anche contrattualmente, che, ferma restando la sua titolarità in capo all’autore, consente anche ad altri lo sfruttamento dell’opera.

4 DALLA CONVENZIONE DI MONACO ALLA LEGGE ITALIANA N. 518/92 (IL SOFTWARE TUTELABILE SECONDO LE NORME DEL DIRITTO D’AUTORE

4.1 Convenzione di Monaco e armonizzazione dei sistemi giuridici nazionali
La Convenzione di Monaco sul brevetto europeo (CBE), escludendo espressamente la brevettabilità dei programmi per ordinatori, ha determinato, sia direttamente che indirettamente, un importante punto di svolta nella disciplina riservata al software, da parte dei sistemi giuridici nazionali dei Paesi ad essa aderenti;
L’introduzione del Brevetto Europeo ha condotto ad un processo di armonizzazione delle legislazioni nazionali che disciplinano l’istituto brevettuale; conseguenza ne è stata che si è configurato un profondo mutamento nelle legislazioni nazionali sui brevetti in Europa, al punto che, la brevettabilità precedentemente prevista, fu bandita da molti sistemi giuridici.
L’articolo 52 della Convenzione di Monaco così dispone:
1- I brevetti sono concessi per le invenzioni nuove e che implicano attività inventiva e sono atte ad avere applicazione industriale.
2- Non sono considerate come invenzioni ai sensi del paragrafo 1:
• Le scoperte, le teorie scientifiche ed i metodi matematici
• Le creazioni estetiche
• I piani, i principi e i metodi per attività intellettuali, per giochi o per attività commerciali ed i programmi per ordinatori
• Le presentazioni di informazioni.
Tale disposizione ha condizionato anche la legislazione italiana che, modificando l’articolo 12 del R.D. 29 giugno n. 1127 del 1939 riguardante i brevetti per invenzioni industriali, ha stabilito di non considerare invenzioni brevettabili “i programmi in quanto tali”. Ovviamente la giurisprudenza, in assenza di normative specifiche che regolassero la fattispecie software, spostò la propria attenzione verso la tutela riservata dal diritto d’autore.
In realtà in Italia non si giunse mai ad una ben precisa individuazione della tutela da riservare al software; l’articolo 12, nella sua generica definizione, suscitò da subito alcuni problemi d’interpretazione.
Da un lato taluni interpreti proposero una lettura della norma flessibile e “liberale”, affermando che la disposizione non solo consente la brevettazione dei procedimenti industriali realizzati a mezzo di computer (che sarebbero comunque brevettabili anche se realizzati con strumenti differenti), ma anche la brevettazione di quei programmi che, uniti all’hardware, consentono la produzione e/o il controllo di informazioni e dati.
Altre interpretazioni più restrittive, nell’affermare la brevettazione di macchine che utilizzano il software, l’hanno però esclusa per i programmi considerati astratti, avulsi da una determinata applicazione di tipo industriale. In tale fase, nonostante l’intervento del legislatore, non era ben chiaro quale tipo di tutela l’ordinamento italiano riservava al software; una sentenza della Corte di Cassazione, la n. 3169/1981, quantunque non trattasse direttamente la problematica connessa alla brevettabilità di un programma in quanto tale, affermò la brevettabilità di un procedimento articolato (c.d. invenzione di combinazione).
Senza addentrarsi nell’analisi e commentare la sentenza della Suprema Corte, è però importante rilevare che da allora l’interpretazione giurisprudenziale italiana, iniziò ad affermare l’idoneità alla brevettazione delle c.d. invenzioni di combinazione, quelle cioè che consistono nel coordinare tra loro, in modo originale ed ingegnoso ed eventualmente con gli opportuni accorgimenti, elementi o mezzi diversi già conosciuti in tutto o in parte (tra cui potrebbe ad esempio configurarsi un programma per computer), in modo da ottenere un risultato tecnico nuovo, economicamente utile, e non antecedentemente raggiunto con l’impiego di uno o più elementi e mezzi presi singolarmente.

4.2 Lavori dell’OMPI per configurare una disciplina unitaria dei programmi per elaboratori
L’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), a partire dalla metà degli anni ’70, iniziò un progetto finalizzato a disciplinare la tutela del software in maniera quanto più possibile uniforme, in tutti i Paesi aderenti.
L’Organizzazione nominò un comitato internazionale di esperti, che in collaborazione con il suo Ufficio Internazionale, pubblicò nel 1978, in seguito a numerose riunioni, un rapporto contenente Disposizioni Tipo sulla Tutela del Software (The Model Provision of Protection of Computer Software), indirizzate all’attenzione degli Stati membri.
Le Disposizioni tipo indicate nel rapporto costituiscono il primo tentativo di predisporre un quadro di tutela che fungesse da punto di riferimento per gli Stati nazionali aderenti alla Convenzione di Berna.
In esse si armonizzano taluni principi generali tratti dalla disciplina del diritto d’autore ed altri principi tratti invece dalla normativa sui brevetti. L’OMPI, individuò sostanzialmente nella tutela offerta dal diritto d’autore, la disciplina da applicarsi al software, dal momento che solamente due principi tipici dell’istituto brevettuale (durata della protezione e utilizzazione di terzi) furono inserite nelle disposizioni tipo.
Nel Rapporto finale, l’OMPI ha espresso il convincimento che nel caso in cui uno Stato nazionale intendesse procedere ad una riforma della disciplina legislativa relativa alla tutela del software, dovrebbe seguire quale modello la legge sul diritto d’autore e le disposizioni tipo da esso elaborate.

5 ATTUALE TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE IN EUROPA ED IN ITALIA

5.1 Direttiva CEE n. 251/90
Il travagliato percorso verso una protezione giuridica del software chiara ed uniforme a livello comunitario, sembrava avere raggiunto un assetto, un approdo definitivo, con la Direttiva CEE n. 251/90, che ha stabilito inequivocabilmente l’obbligo dei Paesi aderenti di vietarne la brevettabilità e prevedere in ciascuna legislazione nazionale una tutela incentrata sui principi generali del diritto d’autore.
Il punto fondamentale della Direttiva è quello di aver espressamente disposto la necessità di tutelare i programmi per elaboratori alla stregua delle opere letterarie, in base alle leggi sul diritto d’autore.
Ai sensi della presente Direttiva, i diritti esclusivi riconosciuti al creatore di un software comprendono:
• La riproduzione, in qualsiasi forma, dell’opera.
• La distribuzione in qualsiasi forma giuridica, a meno che non si sia ceduto il programma
• Il diritto di adattare il programma.
Sono invece considerate violazioni dei diritti esclusivi riconosciuti al titolare di un software:
• Il possesso ed il commercio di copie illecite da parte di chiunque è al corrente o abbia motivo di dubitare che trattasi di copie illecite.
• Il commercio ed il possesso di prodotti che in qualsiasi modo facilitino la rimozione dei dispositivi tecnici di protezione del programma.
La Direttiva fu preceduta da un Progetto di Direttiva presentato alle Autorità comunitarie nel 1989 ed è stato approvato solo a seguito a numerose discussioni e compromessi.
La Direttiva è composta da 11 articoli, preceduta da dei “considerando” che illustrano intenti e risultati che intende conseguire.
Il mio personale giudizio su questo testo, seppur siano trascorsi dodici anni, è favorevole per tre ragioni essenziali:
1- Anzitutto ha realizzato una definitiva uniformazione delle legislazioni nazionali degli Stati Membri e conseguentemente eliminato tutte differenze e particolarità idonee ad incidere negativamente sul buon funzionamento del Mercato comune.
2- Ha attribuito al software una tutela che ritengo la più adeguata per realizzare un equo ed equilibrato contemperamento tra i diritti dei titolari del diritto e gli utenti, persone o imprese concorrenti, che in caso di previsione della brevettabilità del software risulterebbero schiacciate dal monopolio brevettuale dalle grandi società multinazionali.
3- Per un mero dato di fatto. Cifre alla mano, in Europa, negli ultimi dieci anni lo sviluppo di software e delle imprese che si occupano di ricercare ed elaborare nuovi processori ha avuto un incremento doppio a quello statunitense e giapponese; ciò ha permesso a piccole imprese di agire con relativa autonomia in questo settore, partendo magari da soluzioni note, senza il timore quotidiano di poter essere denunciate per contraffazione (cosa che si verificherebbe puntualmente nel caso in cui si dovesse addivenire alla concessione di una tutela brevettuale, tramite la quale le multinazionali avrebbero l’opportunità di predisporre una vera e propria “rete di brevetti” che farebbe del settore della ricerca informatica un “campo minato”).
Ritengo che l’istituto brevettuale è stato, è, e sarà, una componente fondamentale dello sviluppo tecnologico ed economico della nuova economia globale, anche se non specificatamente in questo specifico settore; da un punto di vista puramente teorico, il software presenta molte più affinità con le invenzioni della tecnica suscettibili di applicazione industriale, che non con le opere letterarie, ad esempio; la conseguenza più logica sarebbe di prevedere anche per il software una tutela “brevettuale”, ma le conseguenze negative che ne potrebbero derivare sarebbero enormi.
Prima di esporre i pareri che persone assai più competenti di me in materia hanno espresso in questi ultimi mesi di fermento, concludo dicendo che affermare che “il software è brevettabile” (dopo una serie infinita di ragionamenti scientifici e giuridici volti a dimostrarlo) in quanto qualificabile come invenzione suscettibile di applicazione industriale, è a mio modo di vedere cosa estremamente superficiale poiché si prescinde dal contesto economico e sociale e non si valutano le conseguenze che potrebbero verificarsi; se da un lato si dimostra e si applica una conoscenza delle norme e degli istituti giuridici, dall’altro si prescinde dalla reale possibilità di saperle adattarle alle esigenze della collettività ed alle circostanze del caso; nel momento in cui sto dissertando, non sono ancora noti quali saranno gli esiti della proposta McCarty; se sarà approvata, rivista o rigettata; nel primo caso è comunque certo il danno per le piccole imprese, per quelle cioè che con passione ed entusiasmo si ricercano sempre nuove soluzioni ed hanno in tal modo contribuito in maniera determinante allo sviluppo europeo di questo settore negli ultimi anni; dovranno allora agire invece in un contesto dominato dai monopoli delle grandi società internazionali.
Quale sarà il loro futuro del pluralismo e della libertà nella ricerca e nello sviluppo della tecnologia informatica?
Veramente arduo ipotizzarlo.

5.2 Adeguamento della disciplina italiana alla Direttiva Comunitaria:
la legge italiana 633/41 sul diritto d’autore
Prima di trattare l’analisi della proposta di brevetto europeo per il software e le reazioni che tale progetto ha generato nel mondo politico e in quello degli esperti della materia, ritengo opportuno menzionare l’adeguamento della legislazione italiana alla Direttiva Comunitaria.
In Italia, come già riferito, la tutela del software non era regolamentata da alcuna norma di diritto positivo; scelta, a livello comunitario, la strada del diritto d’autore, il problema (come anche in altri Stati membri) è stato quello di doversi adeguarsi alle statuizioni comunitarie.
In un primo momento si ritenne di recepire la Direttiva CEE con una legge speciale ad hoc, che non avrebbe modificato la legge sul diritto d’autore; una simile scelta avrebbe però ulteriormente accentuato la difficoltà di coordinamento tra protezione giuridica del software e disciplina generale del diritto d’autore.
In virtù di ciò si è preferito procedere al metodo della novellazione della legge sul diritto d’autore con il d.lgs 518/92.
Saranno esaminate esclusivamente le fondamentali disposizioni inserite nella legge sul diritto d’autore (legge 633/141), relative all’oggetto della tutela ed al contenuto del diritto.
Per quanto concerne l’oggetto della tutela, è stato aggiunto all’articolo 2 della legge sul diritto d’autore il numero otto, in virtù del quale rientrano nella tutela riservata da tale legge anche “i programmi per elaboratore in qualsiasi forma espressi, purchè originali e quale risultato della creazione intellettuale dell’autore”.
Restano invece esclusi le idee ed i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma medesimo.
Come si può notare, non si offre una definizione di software, forse perché qualsiasi definizione potrebbe risultare superata in un breve lasso di tempo, per l’evolversi continuo delle tecnologie nel settore informatico. Quel che rileva sottolineare è che la norma, con la definizione “i programmi in qualsiasi forma espresse”, prevede una tutela per tutti i programmi, anche quelli scritti in linguaggi compresi esclusivamente dalla macchina (c.d. programmi oggetto, che si contrappongono ai programmi “sorgente”, espressi in uno qualsiasi dei linguaggi di programmazione); ciò significa che, per la specificità del software, è stata introdotta una deroga al principio generale secondo cui l’opera deve configurarsi come percepibile all’esterno, quale prova che sia stata aperta una comunicazione tra il soggetto autore ed altri soggetti.
Con riguardo al contenuto del diritto di utilizzazione economica del software, riconosciuto al titolare di un programma per elaboratore, al capo IV della legge sul diritto d’autore, originariamente strutturato in cinque sezioni, ne è stata aggiunta una sesta, (art. 64 bis-64 quater) dedicata appunto ai programmi per elaboratore. Per riproduzione, di cui alla lettera a, dell’articolo 64-bis, si intende quella determinata attività avente ad oggetto la moltiplicazione in copia del programma.
Un’attività che è sempre e comunque vietata, a prescindere dal mezzo con cui viene posta in essere e/o dalla forma utilizzata.
Il divieto riguarda anche la riproduzione parziale (di singole parti del programma) e la riproduzione temporanea.
Sono illegittime, se non autorizzate, anche le operazioni come il caricamento, la visualizzazione, l’esecuzione, la trasmissione e la memorizzazione del programma nei casi in cui dovessero richiedere una sua riproduzione; a ben vedere, solo una norma di questa portata consente di tutelare, contro qualsiasi riproduzione illegittima della sua creazione anche la collettività, oltrechè l’autore, dal pericolo di adattamenti, distruzioni o alterazioni per fini politici.
D’estremo interesse risulta essere l’articolo 64-bis, che attribuisce al titolare il diritto esclusivo di determinare la circolazione e l’uso del programma attraverso la vendita o altre forme di distribuzione o cessione (la locazione è espressamente richiamata nella norma), che tuttavia non fa distinzione tra vendita e locazione del programma; se infatti, per il principio generale dell’esaurimento, il diritto di esclusiva del titolare viene meno in seguito al primo atto di vendita, nell’ambito dell’Unione Europea non sembra configurarsi alcun esaurimento del diritto se il titolare si dovesse limitare a cederlo in locazione, dato che, per espressa disposizione normativa, questi conserverebbe il diritto di controllare l’ulteriore locazione del programma o di una sua copia.
Per concludere, l’ultima osservazione degna di nota riguarda la durata dei diritti di utilizzazioni economica dei programmi prevista dagli articolo 22 e ss. l. n. 633/41; durata che è prevista per tutta la vita dell’autore e in ogni caso fino a cinquanta anni dopo la sua morte o la morte dell’ultimo coautore o ancora, nel caso di opere pseudonime, dopo la prima legittima pubblicazione.
A questo proposito erroneamente, il d.lgs 518/92, si è limitato a rinviare alla disciplina del diritto d’autore, non considerando invece che il programma, tra tutte le opere dell’ingegno, è quello destinato a divenire più velocemente obsoleto, in virtù del repentino e costante sviluppo tecnologico.

6 PROPOSTA DI DIRETTIVA SUI BREVETTI SOFTWARE

Dopo questo doveroso excursus storico-giuridico, si prenderà ora in considerazione l’attualissima proposta delle istituzioni comunitarie per la realizzazione di un brevetto europeo del software, la discussione all’interno del Parlamento europeo e le conseguenze che potrebbero verificarsi nel caso in cui la proposta divenisse legge; una vicenda quella del software, complessa ed articolata, ma allo stesso tempo veramente interessante, in virtù dello straordinario impegno e coinvolgimento con cui gli addetti ai lavori, la classe politica e la società civile stanno seguendo il suo svolgersi e recitando un ruolo attivo e partecipativo. La brevettabilità del software è un tema discusso da tempo.
Il 20 Febbraio 2002 la Commissione Europea ha presentato al Parlamento Europeo una Proposta di Direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per l’elaboratore elettronico.
Se infatti è gia possibile ottenere brevetti per tali invenzioni dalle autorità nazionali degli Stati membri dell’Unione Europea e dall’Ufficio Europeo dei Brevetti, (nonostante le previsioni dell’articolo 52 della Convenzione di Monaco e della Direttiva del ’90, per cui concessione si configura come illecita) la volontà della Commissione, per sue espresse dichiarazioni, è quella di armonizzare il modo con cui le legislazioni nazionali dell’Unione Europea regolano le invenzioni che impiegano software.
Le divergenze della loro tutela giuridica, riscontrabili nelle pratiche amministrative e giurisprudenziali dei Paesi membri, sono da sempre considerate dalla Commissione europea un ostacolo agli scambi commerciali ed al funzionamento del mercato interno.
Nucleo fondamentale della proposta è quello di prevedere per le invenzioni attuate tramite elaboratori elettronici la stessa tutela prevista per ogni altra invenzione, facendo un espresso richiamo all’articolo 27 dell’Accordo Trips.
La proposta precisava che l’invenzione attuata per mezzo di computer sarebbe rivendicabile come prodotto, come nel caso di un computer programmato, o di un procedimento eseguito da tale prodotto tramite il funzionamento di software.
Le condizioni di brevettabilità per le invenzioni attuate per mezzo di computer, ai sensi della presente Proposta, avrebbero dovuto comprendere novità, applicazione industriale ed attività inventiva, ma soprattutto l’invenzione dovrebbe arrecare “un contributo tecnico” da valutare considerando la differenza tra l’oggetto della rivendicazione di brevetto nel suo insieme, ed i cui elementi possono comprendere caratteristiche tecniche o non tecniche e lo stato dell’arte.
Un processo o una sequenza di azioni determinate, eseguite per mezzo di un apparecchio come un elaboratore, può apportare un contributo tecnico allo stato dell’arte e dunque costituire un’invenzione brevettabile.
Nella Proposta di Direttiva si precisa infine che la tutela giuridica delle invenzioni attuate tramite elaboratori elettronici non deve richiedere una legislazione specifica che si sostituisca alle norme nazionali in materia di brevetti, che restano la base essenziale della tutela stessa. La Direttiva si dovrebbe dunque limitare solo all’enunciazione di taluni principi che si affiancano e si applicano alla brevettabilità di tali invenzioni, escludendo dalla tutela le invenzioni che non costituiscono un contributo tecnico.
Gli obiettivi della Proposta di Direttiva, per espressa disposizione della Commissione Europea, non possono essere realizzati dagli Stati membri, ma solo a livello comunitario, per cui l’intervento della Comunità si giustifica in base al principio di sussidiarietà; per quello di proporzionalità, la Direttiva non va al di là di quanto necessario per il raggiungimento di tali obiettivi.
La Proposta di Direttiva, che ha suscitato da subito polemiche, discussioni e dibattiti necessita l’adozione da parte della Commissione Giuridica del Parlamento Europeo, il voto plenario del Parlamento Europeo e l’approvazione del Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea. Un percorso, come vedremo, lungo e tortuoso tanto che ad oggi, Gennaio 2003, è ben lontana dall’essere legge.

6.1 Proposta di Direttiva brevetti software del 18 Giugno 2003: la c.d. Proposta McCharty
Fonte: da Società italiana brevetti e Camera di Commercio di Pesaro
In data 18 giugno 2003, la Commissione giuridica per il mercato interno del Parlamento Europeo, chiamata ad esprimersi sulla proposta di Direttiva della Commissione, ha adottato un testo modificato della proposta sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici.
Le principali modifiche introdotte dalla c.d. Direttiva McCharty (parlamentare inglese -PSE- e relatrice della stessa al Parlamento in composizione plenaria) miravano a chiarire e rafforzare ulteriormente il testo della proposta originale.
Così la Società italiana brevetti sintetizza le peculiari caratteristiche del testo:
• Con la Direttiva sulla brevettabilità delle invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici non si intende modificare la Convenzione sul Brevetto Europeo, ma piuttosto evitare che possano esistere divergenti interpretazioni del medesimo testo
• La semplice attuazione di un metodo altrimenti non brevettabile su di un apparecchio come un elaboratore non può essere di per sé sufficiente per giustificare la conclusione che un contributo tecnico sia presente; di conseguenza, un metodo per attività commerciali, o di altro tipo, che venga attuato per mezzo di elaboratori elettronici, in cui il contributo allo stato dell’arte non sia tecnico, non può costituire un’invenzione brevettabile.
• Per poter essere brevettabili, le invenzioni in generale, e le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici in particolare, devono configurare un carattere di novità e implicare un’attività inventiva.
• Se il contributo allo stato dell’arte è relativo unicamente a materiali non brevettabili, non vi può essere un’invenzione brevettabile, indipendentemente dal modo con cui vengano presentati nelle rivendicazioni.
• La portata dei diritti esclusivi conferiti da un qualsiasi brevetto è definita dalle relative rivendicazioni; le invenzioni attuate per mezzo di elaboratori elettronici vanno rivendicate con specifico riferimento ad un prodotto, quale ad esempio un apparecchio programmato, o comunque ad un processo svolto da tale apparecchio; conseguentemente, l’utilizzo di elementi singoli di un software in un contesto in cui non si verifica la realizzazione di un prodotto o di un processo regolarmente rivendicato, non determina la violazione di un brevetto.
• Una rivendicazione di un programma per elaboratori elettronici, relativa al programma in sé per sé, collocato su un vettore oppure come segnale, è ammissibile solo se tale programma, una volta installato o in funzione su di un elaboratore elettronico, una rete di elaboratori o altro apparecchio programmabile, dia effettivamente origine ad un prodotto o ponga in essere un procedimento brevettabile ai sensi art. 4 e 4 bis della proposta.
La modifica adottata dalla Commissione giuridica del Parlamento Europeo ha suscitato una vera e propria ondata di proteste; da tempo molte piccole imprese europee che si occupano di ricerca e sviluppo di software, ma anche altri addetti ai lavori, esperti di proprietà intellettuale ecc., avevano manifestato le loro preoccupazioni circa l’eventualità di un’introduzione anche in Europa di un sistema “ all’americana”, dominato cioè da “majors” detentrici di centinaia di brevetti, spesso di dubbia legittimità e tali da costituire un vero e proprio labirinto dei diritti di proprietà intellettuale, idoneo a mettere in discussione e pregiudicare l’attività degli sviluppatori di software e le aziende del settore di qualsiasi dimensione; ebbene la Direttiva, la cui approvazione del Parlamento Europeo in composizione plenaria avvenne nel settembre 2003, andava proprio in questa direzione; essa ha infatti ribadito e chiarito ulteriormente l’intenzione di rendere il software brevettabile in presenza delle generali condizioni di brevettabilità richieste per ogni altra tipologia di invenzione.
Il modello americano e quello delineato dall’Accordo Trips sono stati presi sempre più spesso in considerazione dall’Ufficio Europeo Brevetti che, negli ultimi anni, ha concesso brevetti per programmi software, anche in quanto tali; decisioni giustificate dal requisito del contributo tecnico che caratterizza l’invenzione rendendola meritevole di tutela brevettuale, ma in palese contrasto con quanto disposto dall’articolo della Convenzione che lo ha istituito.
In virtù di queste ragioni, tutti i sostenitori del “software libero” hanno cominciato a mobilitarsi originando un movimento eterogeneo e composito, ma accomunato da un fondamentale principio: la contrarietà alla brevettabilità di un programma per elaboratori in quanto tale.

6.2 Piccole e medie imprese e brevetto del software
Quando nell’ottobre del 2000 la Commissione ha pubblicato la prima Proposta di Direttiva nell’ambito dell’iniziativa volta alla creazione di in brevetto europeo del software, ha ricevuto circa 1.500 risposte da PMI (piccole-medio imprese operanti nel settore) la maggior parte delle quali si opponeva a qualsiasi forma di brevettazione del software, anche se per diverse motivazioni e prospettive.
La stragrande maggioranza degli operatori si è detta contraria ritenendo la brevettabilità del software uno strumento a disposizione delle grandi multinazionali del settore per minacciare le PMI ed impedire una libera e regolare concorrenza nel mercato.
In uno studio specifico, il responsabile dell’Unità Ricerca sulle politiche della scienza dell’Università di Sussex Puay Tang, ha osservato che per le PMI di software il fattore cruciale è giocato dal tempismo; le imprese più dinamiche lavorano e crescono in un ritmo tale che per esse, fare valere i loro diritti legali, rappresenta esclusivamente un elemento di disturbo.
In definitiva le PMI del software maturarono un orientamento contrario, sfavorevole alla sua brevettabiità, sin dalla prima proposta di Commissione del 2000; a partire da questa data, approfondita ulteriormente la tematica, hanno assunto una maggiore cognizione di causa e semplici riflessioni ed osservazioni si sono gradualmente tradotte in azioni ed iniziative concrete.
Dal giugno al 23 settembre 2003, giorno in cui è stato previsto il voto sulla proposta McCharty, le proteste e le prese di posizione per scongiurare l’eventualità di un brevetto europeo del software, si sono ulteriormente sviluppate, offrendo un contributo fondamentale per le decisioni che si sarebbero prese in seguito, al Parlamento Europeo.
L’Associazione software libero, composta da rappresentanti delle piccole medio imprese europee sviluppatrici di software, ha raccolto nel suo sito web oltre quattrocentomila messaggi di sostegno e solidarietà in poco più di due mesi; ha dato vita ad una vera e propria campagna di informazione volta a sensibilizzare l’opinione pubblica europea sui danni che deriverebbero nel caso di attuazione della Proposta di Direttiva; proposta che, sempre a parere dell’Associazione, con la scusa di armonizzare il sistema brevettuale europeo in materia di software, di fatto sovverte i dettami della Convenzione Europea sui Brevetti, introducendo la brevettabilità del software e dei metodi commerciali.
Libero Software ha rilevato come negli Stati Uniti il sistema brevettuale, che negli ultimi 20 anni è stato esteso anche al software, abbia rallentato l’innovazione anziché incoraggiarla e spostato i fondi destinati un tempo a ricerca e sviluppo verso i dipartimenti legali delle grandi società multinazionali che si occupano a tempo pieno di costose cause brevettuali; l’esperienza americana avrebbe quindi dimostrato come la brevettabilità del software determini un ingente spreco di risorse; brevetti, concessi oltretutto con eccessiva generosità e disinvoltura, assumono essenzialmente scopo difensivo, risultando dannosi per la competitività e l’innovazione e soprattutto per l’esistenza di un sistema di libera concorrenza che permetta di operare in questo settore ad imprese di ogni dimensione; un sistema del genere comporterebbe eccessivi oneri per le piccole e medio imprese del settore, vero motore dello sviluppo del software continentale, rendendole sostanzialmente succubi di poche multinazionali, in maggioranza statunitensi, che possiedono ingenti portafogli brevetti.
“Come sostenitori del software libero, si legge in un comunicato stampa di FFII (Foundation for a Free Information Infrastacture) riteniamo assolutamente pericolosa e deleteria la proposta, in quanto verrebbe ad introdurre insormontabili barriere allo sviluppo ed alla creazione di software, sia libero che proprietario, sia ceduto gratuitamente che dietro compenso”. Il sistema, in definitiva, costringerebbe chi non può permettersi di acquisire un numero significativo di brevetti, ad elaborare soluzioni tecniche non coperte da alcun brevetto software, rendendo particolarmente complesso ed oneroso il processo di elaborazione e sviluppo, se non addirittura proibitivo.
Inoltre, nell’ambito della tecnologia informatica, un brevetto concesso su un determinato programma, lo copre nella sua interezza rendendo conseguentemente impossibile operare nel settore coperto dal brevetto medesimo senza violarlo; se poi si rileva la concessione di brevetti per semplici trovati che non presentano un alto livello di attività inventiva e originalità, si può facilmente dedurre che l’istituto brevettuale, nato per garantire la giusta remunerazione a prodotti e procedimenti frutto di costose ricerche nel campo della tecnologia informatica, diverrebbe un mezzo per accrescere ulteriormente lo strapotere di quelle poche aziende che già determinano un regime di oligopolio.
Secondo la Free Software Foundation, se in Europa si decidesse di perseguire l’orientamento americano, caratterizzato dalla presenza di innumerevoli brevetti software, operare nel settore con l’avvertenza di non violarne alcuno, diverrebbe impossibile e determinerebbe inevitabilmente il rischio concreto di poter incappare in un circolo vizioso di denunce.
Tante altre sono state le iniziative on-line contro l’approvazione di una simile proposta; il gruppo Nobis ha creato una mailing-list (www.nobis.tk) per manifestare tutto il proprio dissenso; l’Associazione Software Libero ha protestato oscurando l’home page del proprio sito web (www.softwarelibero.it), anche perché “la barra di scorrimento avrebbe costituito una violazione brevettuale”.
Ma le reazioni e le critiche alla proposta McCharty non si sono certamente fermate alle ferme prese posizioni di associazioni delle piccole medio imprese che si occupano di software; basta infatti pensare alla lettera aperta, inviata ai parlamentari europei, da un gruppo di prestigiosi economisti dell’Università di Oxford e del Sussex che, raccoltisi attorno al sito www.ResearchinEurope.it, hanno cercato di dimostrare, nonostante le smentite della relatrice McCharty, che la proposta così come formulata permetterebbe ad esempio ad Amazon di brevettare anche in Europa il “primo click payment system”; le conclusioni raggiunte da questo gruppo di accademici sono che la brevettabilità del software in quanto tali condurrebbero ad esiti particolarmente negativi per l’innovazione tecnologica, inversi a quelli prospettati invece dai suoi sostenitori; studi scientifici dimostrano come l’istituto brevettuale, nel peculiare settore dell’innovazione informatica, sia assolutamente inidoneo a garantirne sviluppo; le aziende americane hanno in molti casi ridotto le risorse destinate alla ricerca aumentando invece, alternativamente, quelle destinate agli uffici legali incaricati di sfornare in getto continuo richieste di brevetto su qualsiasi nuova soluzione. La brevettabilità del software sarebbe in definitiva una testimonianza di scarsa propensione da parte dell’Unione europea a comprendere la specificità del settore poiché, sostengono tali studiosi, lo sviluppo del software non si configura quasi mai quale frutto di una singola invenzione, idea creativa, ma nasce al contrario dall’assemblaggio e dalla rielaborazione di un patrimonio di ricerca informatica che, preferibilmente, occorre che sia mantenuto utilizzabile per tutti.
Anche il mondo accademico italiano è orientato, in larga maggioranza, a criticare la prospettiva di un brevetto del software, considerato un ostacolo, una barriera alla ricerca, assolutamente dannosa poiché impedisce di cimentarsi nelle ricerche a chi avrebbero invece volontà e capacità di poterlo fare. A costoro non resterebbe altro che mettersi a disposizione delle grandi multinazionali o di occuparsi d’altro, consapevoli che, altrimenti, potrebbero addentrarsi in un “campo minato”; sulla medesima lunghezza d’onda è il pensiero di Nicola Walter Palmieri, avvocato esperto di diritti di proprietà intellettuale che opera a Montreal e Washington e che quindi ben conosce la realtà statunitense; nel suo saggio, “La brevettabilità del software: perché non può funzionare” sottolinea l’enorme spreco di denaro e risorse verificatosi negli Stati Uniti negli ultimi venti anni, da quando cioè il software è divenuto brevettabile; i brevetti americani si caratterizzano ormai per uno scopo prevalentemente difensivo a scapito dello sviluppo e dell’innovazione.
Palmieri, in un’interessantissima e significativa comparazione tra realtà europea ed americana in materia, afferma che studi scientifici dimostrano come gli oltre centomila brevetti software concessi negli “States“ abbiano determinato, negli ultimi anni, un drastico ed evidente rallentamento dell’innovazione e dello sviluppo, scoraggiato la creazione di nuove imprese di software e, conseguentemente, alterato di non poco la libera concorrenza.
In definitiva si rende necessario, secondo l’autore, che l’Europa non segua il modello americano, mantenendo invece l’attuale sistema giuridico di protezione del software, che è stato finora il presupposto della nascita e crescita di un grandissimo numero di piccole e medio imprese il cui contributo all’innovazione del settore è da ritenersi fondamentale.
Concludo il commento di questo interessante testo di Palmieri (condiviso da tanti altri addetti ai lavori europei) condividendo come, sulla base di argomentazioni né ideologiche né politicizzate, ma scientificamente fondate e basate fondamentalmente su cifre e dati di fatto, invita le istituzioni comunitarie a valutare con estrema attenzione la convenienza all’introduzione in Europa del brevetto sul software; particolarmente significativa è la sua frase:
“Le piccole e medie imprese, i programmatori che scrivono software, talvolta geniale, in un retrobottega o in un garage, e che hanno tradizionalmente fornito un notevole contributo all’innovazione, in America sono in via di estinzione e lo saranno anche in Europa nel caso in cui si pervenga alla brevettabilità del software”.
Nell’estate 2003, allorché la proposta di Direttiva è stata sottoposta al voto del Parlamento Europeo, le prese di posizione, le critiche e soprattutto le grandissime preoccupazioni connesse alla prospettiva di un brevetto sul software, hanno trovato ampio spazio anche nella stampa; limitandoci alla realtà italiana, gli articoli dei principali quotidiani nazionali, dal Corriere della Sera a Repubblica, dall’Avanti alla Stampa, hanno fortemente criticato la Proposta McCharty; lo hanno fatto anche moltissimi schieramenti politici, italiani ed europei; tanti sono stati i convegni e i dibattiti sorti in tutto il Paese; anche gli stessi Radicali, le cui idee e modalità di azione, ispirate a principi laici e liberali, sono da sempre state finalizzate a combattere ogni forma di proibizionismo e di monopolio delle idee, stanno tuttora promuovendo una massiccia mobilitazione contro l’adozione di brevetti sul software.
Quelle elencate sono solo delle tantissime riflessioni e prese di posizione sviluppatesi nel corso della “rovente estate 2003” il cui elenco, aldilà dall’essere solo meramente descrittivo, esprime un’opinione prevalente in Europa, avversa sull’opportunità di istituire una brevettabilità del software; la mobilitazione dell’opinione pubblica ha giocato, e molto probabilmente giocherà ancora, un ruolo di fondamentale importanza per le future decisione che sarà chiamato a prendere il Consiglio dei Ministri dell’Unione Europea.
Già nel novembre 2003, allorché il Parlamento Europeo aveva in calendario la Proposta McCharty, il clima era rovente e si rendevano imprescindibili modifiche, anche sostanziali, della proposta originaria.

6.3 Gli emendamenti dell’EuroParlamento alla Proposta McCharty
In tale contesto, il 24 settembre 2003, il Parlamento Europeo in composizione plenaria ha approvato, con alcuni emendamenti che ne hanno ridotto notevolmente la portata, la proposta di Direttiva inerente la brevettabilità del software, con particolare riferimento alle invenzioni ottenute per mezzo di elaboratori elettronici.
Persino la stessa Arlene McCharty ha chiesto, nella relazione alla Direttiva, una serie di modifiche per meglio identificare e circoscrivere le invenzioni sul software soggette a brevetto.
La McCharty, non modificando la propria posizione, ha ribadito, nella sua introduzione prima della votazione, la necessità di elaborare una normativa valida in tutto il territorio europeo e di rendere brevettabili solo alcune invenzioni di software, come interevento necessario per consentire ai creatori europei di software di competere alla pari con quelli americani.
Gli emendamenti adottati dall’Assemblea di Strasburgo hanno apportato modifiche non marginali al testo originale del rapporto della relatrice McCharty, con lo scopo di ridurre i programmi per elaboratori dati brevettabili, ma anche per definire ed inquadrare, in maniera chiara e precisa, le possibilità concesse di brevettare le invenzioni, escludendo in tal senso il principio asettico della brevettabilità del software in quanto tale.
Attraverso gli emendamenti introdotti, i deputati europei hanno precisato espressamente che, per essere brevettabile, un’invenzione attuata con utilizzo di elaboratori elettronici, deve necessariamente arrecare un contributo tecnico, presentare un carattere di novità (non essere cioè banale) ed essere infine suscettibile di applicazione industriale (articolo 4 ).
Un nuovo articolo introdotto, ovverosia l’articolo 4 bis, offre una chiave di lettura chiara che consente di rilevare la presenza o meno di quel contributo tecnico intrinseco che deve necessariamente presentare l’invenzione; ai sensi dell’articolo in questione, “un’invenzione attuata per mezzo di elaboratori elettronici non può essere considerata come idonea ad arrecare un contributo tecnico per il semplice fatto di implicare l’uso di un elaboratore, di una rete di elaboratori o di un altro apparecchio programmabile.”
Ciò vuol significare che non si dovranno considerare brevettabili le invenzioni che implicano l’uso di un elaboratore ma con metodi di tipo commerciale, matematico o di altro tipo e che non producono alcun effetto tecnico.
Altro elemento considerato dagli emendamenti presentati ed approvati è quello inerente alla questione dell’interoperabilità (nuovo articolo 6 bis); la revisione di tale articolo stabilisce espressamente che l’uso di una determinata tecnica brevettata per la comunicazione e lo scambio di dati tra due diverse reti o sistemi informatici non può considerarsi vietato in quanto caratterizzante un’ipotesi di contraffazione.
Un altro importante chiarimento previsto dagli emendamenti è poi relativo al riconoscimento di un “periodo di dilazione” che concede all’inventore il tempo necessario per verificare la sussistenza dell’interesse del mercato per la sua invenzione.
Il testo della Direttiva, così come modificato dagli emendamenti dell’Europarlamento, appare sicuramente più equilibrato, meno spericolato e orientato alla ricerca di cercare di garantire le esigenze delle piccole medio imprese del software e, almeno in parte, di tutelarle; come si vedrà, questo testo modificato ha soddisfatto alcuni, ma non tutti; la maggioranza di coloro che si erano attivati contro la Proposta McCharty, continuano a farlo, ritenendo che gli emendamenti accolti non abbiano modificato i termini sostanziali della questione.
La votazione del Parlamento non è in ogni caso da considerarsi definitiva; quella finale sarà infatti assunta all’interno del Consiglio dei Ministri Europei sulla base, ovviamente, delle indicazioni fornite dalla Commissione e dall’ Europarlamento.
In sintesi il testo della direttiva, così come modificato dal voto dell’Europarlamento, contiene i seguenti principi:
• Limitazione della brevettabilità alle sole invenzioni che presentano un effettivo contributo tecnico; sono esclusi il trattamento, la manipolazione e la presentazione delle informazioni (ossia i programmi software considerati in quanto tali o “puri”).
• Inaccettabilità della rivendicazione del brevetto per un programma per elaboratore, relativa al solo programma. Gli Stati membri si sono obbligati a garantire l’applicabilità di questa norma in sede giurisdizionale.
• Rigorosa limitazione della brevettabiltà rispetto all’applicazione industriale del prodotto inventato. Ciò significa che si potrà realizzare il prodotto inventato con l’uso del software, ma chiaramente non il programma che ci sta dietro.
• Garanzia di un elemento fondamentale quale l’inoperabilità, intesa come possibilità di poter collegare impianti, per garantire reti aperte ed evitare abusi di posizione dominante; il Paralamento Europeo ha fatto dunque un’apprezzabile pressione, ottenendo che il titolare di un brevetto non possa fare valere la protezione del suo diritto di privativa nei confronti di un’invenzione utilizzata a fini di interoperabilità.
Prima di analizzare le reazioni che il testo emendato ha suscitato e gli sviluppi futuri possibili della vicenda, vorrei esprimere due riflessioni (sensazioni) che mi ha suscitato la lettura della Direttiva:
1. Il testo della Direttiva appare più coerente ed equilibrato di quello della Proposta della Commissione oltrechè, naturalmente, di quello della Proposta di Alene McCharty; ciò testimonia che il clima partecipativo configuratosi ha positivamente condizionato l’azione delle Istituzioni Comunitarie e ha determinato soprattutto una sensibilizzazione sulla materia, a mio giudizio imprescindibile, per il raggiungimento in futuro di una decisione chiara, adeguata, equa ed equilibrata.
2. Il timore che una Direttiva a mio giudizio non perfetta, ma neppure dannosa e sconvolgente, possa essere in futuro applicata in maniera non corretta. Il testo pare garantire un sistema concorrenziale che non penalizza oltremisura le piccole e medie imprese di software europee e il libero sviluppo di un’innovazione tecnologica, ma un’interpretazione non rispondente potrebbe determinare che, come sta avvenendo negli Stati Uniti, anche in Europa si possa gradatamente configurare un monopolio incontrastato di poche multinazionali, che riescono ad ottenere brevetti per “invenzioni” che non presentano i caratteri espressamente richiesti dalla legge.
L’esperienza statunitense in tale settore, più che un esempio, dovrebbe rappresentare un monito per evitare che anche in Europa possa instaurarsi un simile circolo vizioso; e proprio adesso che negli Usa si sta invece riflettendo e dibattendo sulla effettiva convenienza di mantenere un tale sistema di tutela del software, più voci, alcune delle quali autorevoli, come Tim Muris, presidente della FCT (Commissione Federale sul commercio americano) sono fortemente critiche nei riguardi del sistema brevetti americano.
La tutela brevettuale per un prodotto realizzato con un software non è di per sè biasimevole; ma per la brevettabilità del software “puro”, dei programmi per elaboratori in quanto tali, non vi devono essere compromessi; l’auspicio è che dunque i Ministri chiamati a prendere la decisione finale tengano nella doverosa considerazione queste distinzioni non certo di dettaglio, e che i vari Uffici Brevetti e i tribunali nazionali facciano altrettanto nella loro quotidiana attività.
In caso contrario ritengo che si commetterebbe un errore, non solo di merito, ma anche morale per un manifesto disinteresse dell’opinione pubblica europea, che è direttamente intervenuta sul tema per sostenere le ragioni e le esigenze della stragrande maggioranza degli addetti ai lavori in particolare e l’interesse della popolazione europea in generale. Se queste voci resteranno inascoltate, personalmente, quantunque europeista convinto, sarò purtroppo costretto a dar ragione a coloro che affermano che l’Europa non è un soggetto politico con una sua identità forte ma solo un “immenso apparato burocratico” privo di un’anima e di un sentire condiviso.

6.4 Brevetti software: prospettive per il futuro
Il Consiglio dei Ministri UE, chiamato a pronunciarsi sul testo approvato dal Parlamento Europeo nel novembre 2003 durante il semestre di presidenza italiana, ha deciso di rimandare tale importante decisione a data da destinarsi.
La volontà di approfondire ulteriormente la questione è stata determinata dalle sollecitazioni provenienti dalla società civile e dal clima di grande fermento, instauratosi per la particolare delicatezza e rilevanza della questione; il Consiglio dei Ministri dell’UE ha avvertito forte pressioni e responsabilità, e con una saggia decisione, ha scelto di prendere tempo per riflettere e poter meglio analizzare la questione.
Nel frattempo il dibattito e le iniziative sono infatti proseguite e sono emerse le più svariate teorie per dare un definitivo assetto alla materia; ebbene, la stragrande maggioranza è ancora contraria alla brevettabilità del software, ma la contrarietà dell’opinione pubblica europea sta tuttavia assumendo sfumature diverse.
In Italia la mobilitazione è stata notevole. Migliaia di cittadini, professori universitari, programmatori e rappresentanti di piccole e medio imprese del settore si sono espressi contro la direttiva della Commissione; in tutta Europa è stata realizzata una petizione al Parlamento Europeo dall’inequivocabile slogan “ Per un’Europa libera dal brevetto dei software” e sono state sottoscritte ben 250 mila firme.
La mobilitazione sta proseguendo ed io ritengo che sia fondamentale non abbassare la guardia anche nei prossimi mesi e condizionare così le future decisioni affinché la nuova normativa vada nel senso di una chiara e severa limitazione delle condizioni di brevettabilità.
La Proposta di Direttiva, anche se parzialmente modificata dagli emendamenti dell’EuroParlamento, non risolve ancora totalmente i termini del problema; alcuni hanno apprezzato le modifiche apportate alla Direttiva dagli emendamenti di Strasburgo ed ora la giudicano soddisfacente; altri osservatori però (tra cui l’Associazione Software Libero in testa) hanno accolto gli emendamenti senza entusiasmo, affermando anzi la necessità di dare continuità all’azione intrapresa ed alla campagna di sensibilizzazione promossa per pervenire ad una normativa in cui, in termini chiari ed inequivoci, risulti vietata la brevettabilità di programmi per elaboratori in quanto tali; altri ancora ritengono che sia quantomeno prematuro commentare il risultato ottenuto all’EuroParlamento perché, benché migliorato, non prevede ad esempio esplicite limitazioni alla discrezionalità dell’UEB nella concessione di brevetti sul software (prevedendo ad esempio, in ogni procedimento di brevettazione, la presenza di un’Autorità garante che verifichi la regolarità del procedimento) che potrebbe interpretare la nuova normativa in maniera difforme dagli intendimenti emersi nel Parlamento Europeo.
Limitare i poteri, o quantomeno la discrezionalità dell’Ufficio Brevetti Europeo e quelli dei singoli Stati membri, è considerata da molti commentatori una priorità che (erroneamente) non è stata finora considerata, ma che è invece di fondamentale importanza e che deve configurarsi come un ulteriore elemento della campagna internazionale a sostegno della libertà del software.
Altri commentatori della vicenda, come ad esempio Guido Scorza, nel suo articolo “Brevetto Software: “Una Direttiva ambigua e inutile”, si dichiarano infine totalmente insoddisfatti dei risultati raggiunti a Strasburgo; secondo loro il dibattito in corso è totalmente inutile, perché la vicenda dovrebbe spostarsi sulla valutazione e scelta di parametri e modalità di tutela che consentano il funzionamento del meccanismo brevettuale ma che, allo stesso tempo, siano rispondenti alle specifiche esigenze del settore.
Il vero nodo cruciale della questione dunque, non è stabilire se il software presenta requisiti per poter essere considerato brevettabile, dato che la risposta sarebbe affermativa; il problema vero è viceversa individuare parametri stringenti e chiari, che tengano conto delle specifiche esigenze del settore e dei suoi operatori ma che, contemporaneamente, siano in grado di individuare inequivocabilmente le modalità e le ipotesi di lecita brevettazione di un’invenzione sul software.
Un fattore positivo sarebbe quello di terminare le “guerre di religione” ancora in corso, instaurando invece un dialogo laico e costruttivo sull’argomento tra tutti i diversi schieramenti, un confronto aperto per trovare una soluzione chiara e contemperare nel migliore dei modi esigenze e richieste diverse.
Quattro sono le priorità sulle quali sarebbe opportuno discutere ed accordarsi:
• Garantire che la concessione del brevetto sia effettivamente subordinata alla messa a disposizione da parte del richiedente di tutte le informazioni e degli elementi necessari ad attuare l’invenzione brevettata.
• Predisporre un efficace database che permetta di effettuare ricerche in tempi brevi ed a costi il più possibile ridotti
• Ridurre sensibilmente i costi della procedura brevettuale, da tutti considerati come la principale ragione per cui il brevetto software rischia di consegnare il settore in mano a poche multinazionali, creando un oligopolio dannoso e poco auspicabile.
• Rivedere i termini della durata del brevetto; per le invenzioni sul software, essi devono necessariamente essere ridotti per le peculiarità particolari di un settore, come quello informatico, in continua evoluzione ed espansione e le cui invenzioni sono soggette ad una rapida obsolescenza.

6.5 Posizione del Governo italiano sulla brevettabilità del software
Si è già riferito il motivo per cui la decisione sulla Proposta di Direttiva del Consiglio dei Ministri Europei non è stata presa durante il semestre di Presidenza Italiana; il Ministro dell’innovazione e della Tecnologia Lucio Stanca, quello delle Politiche Comunitarie Rocco Buttiglione ed anche il Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, hanno sostenuto la necessità di un’analisi più dettagliata della questione; la posizione del Governo italiano, negli ultimi mesi, è stata accusata di un’eccessiva inerzia, un immobilismo grave anche perché il semestre europeo (1 luglio - 31 dicembre 2003) registrava la Presidenza Italiana; esponenti dell’opposizione di Governo hanno condannato tale atteggiamento, giudicandolo troppo accondiscendente nei confronti delle pressioni esercitate dalle multinazionali americane per realizzare anche in Europa la brevettabilità del software.
E’ indubbio che la posizione del Governo Italiano non si è segnalata per partecipazione ed attivismo; tuttavia non mi sento di condannarla; dopo aver attentamente valutato tutte le possibili scelte e gli scenari che si configuravano all’orizzonte, il Ministro dell’Innovazione e Tecnologia, il 14 gennaio, ha infatti rotto gli indugi e dichiarato l’intenzione del Governo Italiano di aprire un dibattito nel Paese, tra tutti i soggetti interessati alla brevettabilità del software.
Il ministro Stanca ha sostenuto che occorre la partecipazione di “tutti gli attori più significativi” per poter elaborare, nel giro di qualche mese, una fotografia tecnica, economica e giuridica della realtà italiana in merito alla questione della brevettabilità del software per poi promuovere una proposta concreta da porre all’attenzione della stessa Unione Europea. Il ministro ha continuato affermando che solo in tal modo sarà effettivamente possibile un interevento normativo che consenta di eliminare deleterie e pericolose discrasie o radicalizzazioni nel settore dell’“Information Tecnology”.
Il Governo Italiano ha pertanto inteso instaurare un dibattito, il più ampio possibile, nel Paese, auspicando l’emersione di soluzioni concrete, anche a livello normativo, per regolamentare la questione. Sarà il tempo a stabilire i risultati di una tale impostazione; sicuramente il metodo che il Ministro Stanca intende seguire, e cioè il coinvolgimento degli attori significativi, appare serio e responsabile.
Per la complessità della vicenda è molto difficile prevedere quali saranno le future decisioni, troppe le variabili; la questione è influenzata da elementi giuridici, economici, scientifici e soprattutto politici, onde per cui è saggio concludere col semplice auspicio di una risoluzione laica del problema, scevra da ingiustificati isterismi e guerre ideologiche; il confronto deve essere sereno e pacato, considerare gli interessi di tutti e definire in maniera chiara la materia; purtroppo però, un simile approccio è già solo una remota eventualità.

7 REGISTRAZIONE DI PRODOTTI A SEMICONDUTTORI

7.1 Evoluzione storica del settore
Negli ultimi anni si è avvertita la necessità, a livello comunitario ed internazionale, di predisporre un sistema di tutela ad hoc per il settore dei circuiti integrati, chiamati anche circuiti semiconduttori o nel linguaggio comune chips; trattasi in sostanza dei circuiti elettronici complessi.
L’esigenza di offrire una tutela sui generis a tale settore deriva dal fatto che la predisposizione di chips richiede investimenti ingentissimi e caratterizzati da una facilissima riproduzione della topografia tramite procedimenti simili a quelli fotografici.
In un certo senso si può affermare che la tutela della topografia trascende dal livello inventivo della stessa, configurandosi come una forma di tutela di un ingente investimento.
In virtù di queste ragioni, si è dunque dubitato che il tradizionale sistema dei brevetti per invenzione potesse offrire adeguata tutela a simili esigenze; assai numerose sono state pertanto negli ultimi anni le norme nazionali ed internazionali per la definizione di un nuovo tipo di tutela, più adeguata e rispondente alle esigenze del caso specifico.

7.2 Intereventi comunitari ed internazionali
Con la Direttiva n. 54/1987, la CEE ha previsto l’obbligo per i Paesi membri di dotarsi di una disciplina ad hoc per la protezione dei prodotti dei semiconduttori (c.d. Direttiva sui chips).
Nel 1989, sotto l’egida dell’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale), è stato concluso un Trattato internazionale per la tutela dei circuiti integrati (Treaty of Intellectual Property in respect of Integrated Circuits- I.P.I.C Treaty); il Trattato prevede l’obbligo, per gli Stati aderenti, di garantire una tutela sostanziale minima, riconoscendo per il resto la possibilità di scelta tra varie possibili soluzioni; pur se il Trattato è stato sottoscritto da un numero irrilevante di Stati, le sue disposizioni sono state comunque prese a modello dai vari legislatori nazionali e esiste un’armonizzazione di fatto della materia.
Anche l’Accordo Trips del 1994, prescrivendo ai Paesi membri del WTO una tutela minima per le topografie di prodotti a semiconduttori, fa espresso riferimento alle disposizioni dell’ I.P.I.C Treaty.
Il prodotto a semiconduttori è universalmente definito come prodotto capace di svolgere una funzione elettronica, costituita da un insieme di strati di cui almeno uno è un semiconduttore.
La tutela riguarda la forma estrinseca della topografia, non estendendosi né ai suoi contenuti ideativi, né ai suoi meccanismi di funzionamento e dunque al software eventualmente registrato sui chips; in sostanza, oggetto della speciale protezione sono i prodotti finiti o le maschere per ottenerli, consistenti in un insieme di fogli in materiali o conduttori o semiconduttori disposti secondo una schema a strati tridimensionali predefinito e destinati a svolgere una funzione elettronica.
Tutte le normative vigenti prescrivono che la tutela alle topografie concesse non si estende in alcun caso ai concetti, ai sistemi, ai processi o alle eventuali informazioni codificate incorporate nella topografia.
Il diritto riconosciuto al suo titolare consiste nella facoltà esclusiva di riprodurre in qualsiasi modo, in tutto o in parte, la forma esterna di ogni singolo strato o dell’insieme; il diritto di esclusiva comprende altresì quello relativo allo sfruttamento commerciale dell’opera; è vietata ai terzi la riproduzione della topografia quantunque una sua realizzazione indipendente debba considerarsi lecita.
La durata della protezione accordata è di dieci anni decorrenti a partire dalla fine dell’anno in cui è avvenuto la prima commercializzazione a livello mondiale.
La durata dalla tutela offerta, nei paesi che subordinano la protezione alla registrazione, è di dieci anni dalla data di deposito della domanda di registrazione o dal suo primo sfruttamento commerciale in qualsiasi parte del mondo; presso i membri che al contrario non subordinano la protezione alla registrazione, essa è di dieci anni dal suo primo sfruttamento commerciale, ovunque sia avvenuto; non è qualificata una fattispecie di contraffazione la realizzazione di una topografia simile ad una precedente, ma non identica, e ciò anche nel caso in cui la topografia simile sia attuata sulla base dello studio e delle indicazioni fornite da una topografia precedentemente registrata da altri, c.d. reverse engineering).


CAPITOLO QUINTO
GLI SCAMBI INTERNAZIONALI DI TECNOLOGIA

1 ASPETTI GENERALI RELATIVI ALLA PROPRIETA’ INDUSTRIALE NEGLI SCAMBI INTERNAZIONALI

Fino a qualche decennio fa, l’ambito della proprietà intellettuale riguardava essenzialmente l’insieme dei diritti personali e patrimoniali conferiti al soggetto inventore di un determinato prodotto o processo produttivo; ora esso è profondamente cambiato.
L’enorme volume degli interessi economici coinvolti ha spostato l’attenzione degli Stati nazionali e delle organizzazioni internazionali dalla protezione dei diritti dell’individuo-inventore alla tutela dei vantaggi prettamente economici connessi all’invenzione.
La connessione tra diritti di proprietà intellettuale e politiche commerciali è definitivamente emersa con l’Uruguay Round del 1986 e con l’Accordo Trips sui diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio del 1994.
Costituisce oggetto di proprietà intellettuale ogni invenzione suscettibile di applicazione industriale che riguarda un prodotto, un procedimento produttivo o, ad esempio, qualunque innovazione relativa ad una metodologia di marketing e/o di gestione del personale.
L’innovazione, per un’impresa, può costituire un vero e proprio “major technological breaktrough” o anche solo un piccolo vantaggio incrementale.
L’idea nuova, l’atto d’innovazione può anche riguardare una fase della produzione (creazione di nuovi procedimenti per ottimizzare i costi relativi alla realizzazione di prodotti), di organizzazione aziendale (creazione di nuovi e più efficienti organigramma, etc.) o, infine, una fase della commercializzazione del prodotto o del servizio.
Appare evidente che l’innovatore avrà interesse a mantenere per sé l’innovazione medesima e, viceversa, i concorrenti avranno interesse a pervenire ad un analogo vantaggio con gli stessi mezzi o con mezzi alternativi, muovendosi nella logica della libertà delle idee.
In tale contrasto, la funzione degli istituti di proprietà intellettuale (brevetti, marchi, copyright 1998-2009 e normative contro la concorrenza sleale) è quella di stabilire le regole del gioco.
Sono tre i principi fondamentali alla base del sistema della proprietà intellettuale:
a) L’innovazione tecnologica è intrinsecamente positiva in quanto rappresenta opportunità e fonte di benessere e progresso per la collettività
b) L’innovazione implica necessariamente dei costi; non esiste maggiore incentivo all’innovazione della prospettiva di trarne profitto.
c) L’innovazione, asetticamente considerata, non offre al suo titolare la possibilità di trarne profitto; è necessario garantire al suo titolare la facoltà di utilizzarla e di sfruttarla in via esclusiva.
Ormai da alcuni secoli, il brevetto costituisce lo strumento principalmente utilizzato per garantire l’esclusiva all’artefice di un’invenzione tecnologica.
L’istituto brevettuale è stato anche aspramente criticato in molteplici circostanze; tuttavia non è mai prevalsa la teoria per la quale creando, anche solo temporaneamente un regime di monopolio, il brevetto intralci di fatto la concorrenza e quindi sia d’ostacolo allo sviluppo del sistema economico.
Prova ne è che oggi, il sistema brevettuale, ha un’estensione praticamente illimitata.

2 PRINCIPIO DI TERRITORIALITA’ E COMMERCIO INTERNAZIONALE

Un inventore che opera, o voglia operare, sul mercato internazionale è necessariamente interessato ad acquisire un diritto d’esclusiva, valido in tutto il territorio in cui intende diffondere un prodotto realizzato con la sua invenzione.
Allo stato attuale l’inventore sarà tenuto a richiedere il rilascio di un brevetto, o di altro diritto di proprietà intellettuale, in ogni singolo Stato in cui intende svolgere la sua attività.
3 RAGIONI ECONOMICHE DEL TRASFERIMENTO INTERNAZIONALE DI TECNOLOGIA

Tutti gli studiosi in materia di competitività delle imprese sono concordi sul fatto che il vantaggio competitivo di un’impresa nei confronti dei concorrenti lo si acquisisce, nella stragrande maggioranza dei casi, attraverso atti di innovazione.
Se da un lato lo sviluppo tecnologico non costituisce un fenomeno esclusivo di questa fase storica, è peraltro evidente che negli ultimi due secoli sia aumentato in modo esponenziale.
Lo sviluppo, il “boom”, dell’elaborazione e creazione di tecnologia, è dubbio un intrinsecamente positivo ed è la più importante causa, se non l’unica, del benessere delle società dei Paesi a tecnologia avanzata e, in ultima analisi, il fattore determinante per lo sviluppo stesso di una società; risulterà quindi estremamente importante garantire che i produttori di tecnologia siano sempre messi nelle condizioni di elaborare, e di conseguenza di sfruttare, trasferire o licenziare la tecnologia nel modo migliore.
Il problema vero, e di non facile né immediata soluzione, è tuttavia rappresentato dalla difficoltà di conciliare gli interessi degli inventori da un lato e dei concorrenti dall’altro, ma anche, e soprattutto, dei consumatori e delle popolazioni che potrebbero veder violati alcuni dei loro diritti fondamentali da una tutela troppo rigida e meccanica dei diritti della proprietà intellettuale.
L’ambito economico è senza dubbio quello in cui la tecnologia ed il suo trasferimento esercitano la maggiore influenza.
Basti pensare come, nel secondo dopoguerra, si siano sviluppati nuovi prodotti e soprattutto nuove tecnologie applicate ai processi produttivi, tanto nel settore industriale che in quello agricolo e dei servizi.
Lo sviluppo tecnologico sta inoltre contribuendo, in modo decisivo, al processo noto come globalizzazione economica.
Gli effetti economici dello sviluppo tecnologico sono il risultato, l’effetto del rapporto di connessione e interdipendenza intercorrente tra tecnologia e produttività.
Incrementare la produttività è strategico, fondamentale ed imprescindibile per un’impresa; maggiore produttività rappresenta un vantaggio competitivo nell’affrontare il mercato. Ma non è solo la produttività che spinge un’impresa all’innovazione tecnologica; oltre a rinnovare i processi produttivi, occorre anche focalizzarsi sull’innovazione dei prodotti.
Capacità e disponibilità di prodotti con caratteristiche innovative determinano, per l’impresa che li possiede, una posizione sul mercato di indubbio vantaggio rispetto ai “competitors”. Perché esiste allora il trasferimento di tecnologia?
Perchè in moltissimi casi, l’innovatore tecnologico non sfrutta direttamente la sua tecnologia per trarre un vantaggio immediato dalla sua particolare posizione e opta invece per trasferirla ad altri? La risposta è molto semplice.
Nonostante la graduale ma costante apertura dei mercati degli ultimi anni, non esiste ancora un unico mercato globale, ma solo tanti mercati nazionali (o al limite regionali come nel caso dell’Unione Europea o delle altre aree di libero scambio). Da tale considerazione si deduce che uno sfruttamento ottimale della tecnologia presuppone inevitabilmente una commercializzazione in Stati e mercati differenti da quello/i in cui l’innovatore opera direttamente.
Vi sono poi innumerevoli altre ragioni concrete che spingono l’innovatore a trasferire la tecnologia da lui elaborata; rapidamente, e in maniera non esaustiva, si possono individuare nelle seguenti:
- ) L’innovatore non è un imprenditore.
-) Un’invenzione frutto dell’ingegno di un singolo, non inserito in una struttura produttiva, fa si che l’inventore trasferisca la nuova tecnologia per trarne comunque dei benefici; lo stesso vale, anche se per motivazioni diverse, nel caso in cui l’innovazione tecnologica sia stata realizzata in ambito universitario o presso un istituto di ricerca che non svolge attività industriale.
-) L’impresa talvolta non ha mezzi economici adeguati e/o ritiene eccessivamente gravosi gli investimenti necessari per riuscire a sfruttarla, specie se deve attrezzarsi per un inserimento in un mercato nuovo, diverso da quello di consolidato di riferimento (ad esempio implementare un’adeguata rete commerciale).
E’ questa l’ipotesi più frequente nella prassi, specie in Italia, il cui sistema azienda è principalmente strutturato in una miriade di piccole e medie imprese, spesso sottocapitalizzate.
Senza struttura e/o mezzi finanziari adeguati, è opportuno allora sfruttare la nuova tecnologia realizzata direttamente in ambito locale (nazionale) e all’estero, solo indirettamente mediante il suo trasferimento.
In presenza di una di queste, o di tante altre possibili ragioni non elencate, l’innovatore avrà interesse concreto a trasferire la tecnologia detenuta.
Dopo aver argomentato sulle principali ragioni che possono indurre l’innovatore a trasferire la tecnologia, quali sono viceversa quelle che determinano la richiesta di tecnologia?
Si è già affermato che lo sviluppo tecnologico di un prodotto o di un processo produttivo costituisce inequivocabilmente il parametro più rilevante per individuare l’effettivo grado di competitività di un’impresa. .
La crescente richiesta tecnologica è principalmente dovuta allo squilibrio tra distribuzione delle risorse e diverso sviluppo delle varie aree del mondo ma, soprattutto, da una sempre maggiore concorrenza sui mercati, dove ormai è sempre più il prezzo applicabile al prodotto il principale elemento orientativo agli acquisti.
Chi offre tecnologia appartiene spesso ad uno Stato diverso da quello che la richiede ed infatti, non è un caso che l’attuale mercato del trasferimento di tecnologia è spiccatamente transnazionale.

4 INTERVENTI NORMATIVI NAZIONALI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO DI TECNOLOGIA

L’intervento normativo inerente al trasferimento di tecnologia è particolarmente diffuso, sia sul piano internazionale che, soprattutto, negli ordinamenti giuridici nazionali. La tutela della proprietà intellettuale ha costituito per anni una vera e propria politica commerciale, specie da parte dei Paesi meno progrediti che cercavano in tal modo di sopperire al gap che li divideva da quelli a tecnologia avanzata.
In un secondo momento, un numero sempre maggiore di Stati è intervenuto per regolamentare, con leggi nazionali, il trasferimento della tecnologia; il primo fu il Giappone, già nel 1950.
Successivamente, i Paesi che hanno predisposto una legislazione interna della materia sono stati quelli del Sud America (Brasile, Argentina e Perù). La ratio comune di tali interventi fu di prevedere la possibilità di importare tecnologia esclusivamente nel caso in cui la stessa risultasse conforme e non in contrasto con l’interesse nazionale e, nel contempo, di garantire gli acquirenti nazionali di tecnologia contro eventuali abusi della controparte straniera.
Tali regolamentazioni furono tutte caratterizzate dalla presenza di due fondamentali elementi:
1) Previsione di norme imperative ed inderogabili, la cui violazione avrebbe comportato l’annullamento del contratto a prescindere da un’eventuale diversa regolamentazione delle parti.
2) Previsione dell’autorizzazione da parte di un’autorità nazionale come tassativa condizione per il regolare trasferimento della tecnologia.
Alla fine degli anni ’60, sempre su iniziativa dei Paesi Sudamericani, la questione della predisposizione di una specifica disciplina del trasferimento di tecnologia è stata posta anche a livello multilaterale.
Tali Paesi compresero che una regolamentazione esclusivamente nazionale non avrebbe fatto altro che ridurre, a proprio danno e svantaggio, i flussi di tecnologia.
L’unico modo per garantire le esigenze dei Paesi in via di sviluppo era quello di predisporre una disciplina della materia a livello internazionale e multilaterale.
Non solo i criteri economici concorrono dunque a determinare se ed in quale modo deve avvenire il flusso di tecnologia; la presenza di una normativa nazionale può infatti fortemente condizionare ed eventualmente scoraggiare, il trasferimento di tecnologia.
La cosa è successa a molti Paesi in via di sviluppo per l’applicazione di politiche di stretto controllo delle condizioni di trasferimento.
Il clima è gradualmente mutato a partire dalla prima metà degli anni ’80, in cui la stragrande maggioranza dei Paesi in via di sviluppo ha inteso la necessità di dover adottare politiche di liberalizzazione per favorire, anziché sbarrare, il flusso in entrata della tecnologia.
Di conseguenza sia il Codice Internazionale di condotta che le altre intraprese dal Gruppo dei 77, miranti alla creazione di un nuovo ordine economico, si sono inesorabilmente arenati.
Allo stato attuale i rapporti a livello internazionale in materia sono regolati dall’Accordo Trips, adottato in ambito WTO a seguito dell’Uruguay Round.
Le normative nazionali in materia si sono evolute e quelle tuttora residue, si caratterizzano per un carattere non restrittivo, in conformità con la logica c.d. neoliberista e fortemente deregolarizzatrice che sta alla base del WTO e dell’Accordo Trips che, in materia di proprietà intellettuale, ne rappresenta il cardine.
Ciò non significa tuttavia che chi voglia operare all’estero non deve tener conto delle normative ancora esistenti in materia di tutela e trasferimento della proprietà intellettuale.
La tutela della proprietà intellettuale è ancora oggi regolamentata a livello nazionale: l’Accordo Trips, che pur ha prodotto effetti di notevole importanza e per certi versi rivoluzionari, si limita esclusivamente a prevedere una armonizzazione, una protezione minima da parte degli Stati nazionali.
Dopo averne argomentato le ragioni e fornito una brevissima storia dell’evoluzione della tutela e del trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale in generale, non potendosi per ovvie ragioni esaminare dettagliatamente tutte le singole normative nazionali, ci si limiterà ad esaminare quelle ritenute maggiormente significative perché configurano interessanti particolarità e peculiarità; ad esempio la legislazione cinese, fondamentale e di grande attualità per quegli operatori che, pianificando di inserirsi in questo mercato emergente, debbono necessariamente analizzare per evitare poi spiacevoli conseguenze. L’analisi della normativa brasiliana ed argentina, in passato estremamente restrittive, è invece interessante poiché consente di comprendere la graduale apertura operata dalle regolamentazioni nazionali nei riguardi del trasferimento di tecnologia proveniente da imprese straniere.

4.1 Normativa brasiliana sulla tutela ed il trasferimento della tecnologia

4.1.a L’INPI (National Institute of Industrial Property)
L’Inpi è un’agenzia governativa incaricata di esaminare ed eventualmente approvare i contratti di trasferimento di tecnologia conclusi tra due imprese brasiliane o tra una impresa brasiliana ed una straniera.
Nel 1975 l’Inpi ha emanato il Normative Act, per regolare i contratti di trasferimento in Brasile. Tale regolamentazione si caratterizzava per essere particolarmente restrittiva e per la presenza di numerose norme imperative poste nell’interesse nazionale.

4.1.b Normative Act n. 135/1997
La materia è al momento regolata dal Normative Act 135/97 che riflette la nuova politica dello stato brasiliano, senza dubbio favorevole al flusso di tecnologia proveniente dall’estero.
Tale atto disciplina e distingue gli accordi che sono tuttora soggetti all’approvazione dell’Inpi e le procedure necessarie per ottenere l’approvazione.

4.1.c Tipologie di trasferimento di tecnologia
Il Normative Act prevede varie tipologie di accordi di trasferimento della tecnologia:
• Accordi di licenza di brevetto
• Accordo di licenza del marchio
• Accordi di trasferimento di tecnologia non brevettata
• Servizi di assistenza tecnica
• Trasferimento di tecnologia all’interno del contratto di franchising

4.1.d Accordi di licenza di brevetto
Una persona fisica o giuridica straniera può rivolgersi all’Inpi per il riconoscimento di un brevetto in Brasile; occorre che questo sia però caratterizzato dal requisito della novità e che sia rispettato il termine di priorità posto dalla Convenzione di Parigi sulla proprietà intellettuale, 12 mesi per le invenzioni ed i modelli e 6 mesi per i disegni industriali, a partire dalla data della richiesta nel Paese d’origine.
La durata del brevetto per invenzione è di venticinque anni; cinque anni è quella viceversa prevista per i disegni industriali e i modelli di utilità.
Il termine previsto da un contratto di licenza di un brevetto non può eccedere il periodo durante il quale il brevetto è protetto come diritto di proprietà industriale.
Il brevetto è considerato estinto ed il suo contenuto entra nel pubblico dominio nelle seguenti circostanze:
• Il compenso annuale che deve essere corrisposto non sia pagato entro i tre anni successivi alla richiesta
• Il brevetto non è commercialmente utilizzato nei due anni successivi al rilascio del medesimo
• Il proprietario del brevetto rinuncia alla sua titolarità
• Al momento della scadenza del termine di validità del brevetto
Un brevetto presentato per la registrazione all’Inpi può essere oggetto di licenza solo dopo l’avvenuta approvazione che accerta, in seguito all’esame tecnico, la presenza di tutti i requisiti necessari.
Solamente i brevetti regolarmente registrati possono dunque costituire oggetto di un contratto di licenza a titolo oneroso.

4.1.e Accordi di licenza su marchi e segni distintivi
La norma ha la funzione di stabilire le condizioni per l’uso di un marchio regolarmente applicato e registrato in Brasile. Il sistema di protezione dei marchi, in questo Paese, ha natura attributiva; tutti i diritti conseguono pertanto dalla registrazione e nessuna protezione è accordata ad un titolare non registrato, anche se ne abbia fatto uso per anni. Ai fini della registrazione è necessaria l’approvazione dell’Inpi, sia per quel che riguarda un marchio brasiliano che per uno straniero.
Un marchio straniero è registrato con criteri stabiliti dalla Convenzione di Parigi ed usufruisce di una tutela certa e completa in tutto il territorio brasiliano.
Come già visto con riferimento ai brevetti, la richiesta per la registrazione di un marchio straniero deve essere presentata non oltre il periodo di priorità stabilito dalla Convenzione di Parigi.
L’uso del marchio è assolutamente necessario ai fini della sua protezione; il marchio risulterà infatti inderogabilmente estinto nel caso in cui il suo uso sia interrotto per un periodo consecutivo di almeno cinque anni.
L’estinzione di un marchio registrato può essere esclusivamente dichiarata in seguito alla richiesta di una parte legittimata. In Brasile un marchio può essere utilizzato o dal suo legittimo titolare o su licenza; a condizione che il marchio sia usato, la sua registrazione è valida ed efficace per dieci anni
AI sensi della legge brasiliana, i nomi delle società straniere, a differenza di quanto è previsto per i marchi, non possono costituire oggetto di licenza.
Il nome di una società straniera è protetto in Brasile dall’art. 8 della Convenzione di Parigi.

4.1.f Accordi di fornitura di tecnologia non brevettata
Una specifica norma regola il trasferimento di know-how e tecnologia non coperta da diritto della proprietà intellettuale (marchio, brevetto o copyright ). Il regolamento n. 21/91 dell’Inpi ha esteso a tale tipo di contratto la possibilità di includere le clausole di segretezza e non trasferibilità.
In passato l’Inpi asseriva che il compenso pagato da una società brasiliana ad una società straniera fornitrice di tecnologia costituisse il prezzo della tecnologia.
Con l’emanazione del Normative Act 120/93 tale imposizione è stata abbandonata; il Normative Act prevede infatti espressamente la possibilità di includere nel contratto la clausola di segretezza o non trasferibilità.

4.1.g Accordi di assistenza tecnica e scientifica
La causa della previsione contrattuale dell’accordo di assistenza tecnica e scientifica è costituita dal conseguimento di tecniche, ricerche, studi e progetti per l’esecuzione di servizi specifici.
L’Accordo deve definire il tempo necessario per l’esecuzione del servizio, specificando nel contempo le attività necessarie per il programma di addestramento (training) per i miglioramenti tecnici e il corrispettivo.
Il compenso previsto dal contratto può essere liberamente convenuto dalle parti; l’ammontare totale dei servizi resi, o almeno una loro stima, deve essere specificamente inserita nel contratto.

4.1.h Trasferimento di tecnologia nel contratto di franchising
Fino al 1992, l’Inpi non aveva il compito di esaminare ed approvare i contratti di franchising, poiché la legislazione non li configurava come contratti tipici.
Con la risoluzione del 30 Giugno del 1992, l’Inpi deve analizzare le clausole e le condizioni stabilite nel contratto standard, utilizzate dal franchisor nel suo paese d’origine.
L’approvazione di un contratto di franchising può anche dipendere dall’approvazione di un autonomo contratto di licenza di tecnologia, così come l’uso del marchio o del brevetto del franchisor potrebbe essere previsto nell’accordo stesso di franchising.

4.1.i Tax Aspects of Tecnology Transfer in Brasile
L’art 50 della legge del 1991 regola il trattamento fiscale delle royalties da pagare per l’uso del marchio o del brevetto.
Le royalties pagate per le licenze di brevetti ed il compenso per il trasferimento di tecnologia possono essere dedotte entro dei limiti che vanno dall’1% al massimo del 5% del guadagno derivante dalle vendite del prodotto realizzato.

4.2 Legislazione argentina della tutela e del trasferimento dei diritti di proprietà intellettuale
La precedente legge argentina 222/1964, che regolava il trasferimento di tecnologia, era basata sulla distinzione tra i contratti conclusi tra due parti autonome e quelli conclusi invece tra una società principale ed una sussidiaria, per i quali era prevista la registrazione per poter usufruire dei benefici fiscali.
I contratti conclusi tra due società tra loro autonome e indipendenti erano automaticamente registrati; viceversa per quelli conclusi tra società principale e dipendente, la registrazione costituiva un requisito indispensabile per poter ottenere il diritto all’uso del brevetto o del know-how contrattualmente trasferito.
Ai fini della registrazione i contratti erano soggetti alle seguenti condizioni non derogabili contrattualmente dalle parti:
• Il know-how contrattualmente trasferito non doveva essere conosciuto in Argentina, o non essere conoscibile, al momento della conclusione del contratto; l’ammontare delle royalties non poteva eccedere il 50% del ricavo ottenuto dalle vendite effettuate dal licenziatario
• La durata massima del contratto era di cinque anni
• La giurisdizione e la lex applicabile al contratto era inderogabilmente quella argentina. L’effetto della registrazione consisteva nel permettere il cambio estero della valuta e nell’usufruire di un più favorevole trattamento fiscale.
Con un decreto presidenziale del 1994 il Governo argentino ha stabilito l’automatica registrazione di tutti i contratti di trasferimento di tecnologia che, da allora, non necessitano più dell’approvazione dell’autorità governativa.

4.3 La Cina (una straordinaria opportunità)

4.3.a Premessa
Ritengo sia assolutamente opportuno, in una trattazione che persegua lo scopo di analizzare il meccanismo globale di tutela e trasferimento della tecnologia, menzionare le principali norme contemplate dall’ordinamento cinese, per un’insieme di ragioni fondamentali:
-) Particolarità di alcune disposizioni in materia che configurano, per taluni aspetti, un differente trattamento e regime giuridico della proprietà intellettuale
-) Esistenza di una regolamentazione tipica di trasferimento di contratto della tecnologia e di norme imperative, al cui rispetto è subordinata l’efficacia del contratto medesimo-
La ragione fondamentale per la quale si rende doveroso approfondire l’argomento è però dovuta al recentissimo ingresso della Cina nel WTO.
La” nuova Cina”, come i cinesi di oggi amano chiamare il loro Paese, sta cambiando le relazioni economiche nel mondo.
L’Europa, e l’Italia in particolare, guardano alla Cina con sempre maggiore interesse e a ragione la considerano una straordinaria opportunità da cogliere ed uno dei più validi partner con cui affrontare la grande sfida della globalizzazione.
Sia in Cina che in Italia la cooperazione economica costituisce un elemento chiave perché coinvolge gli scambi di tecnologia, gli investimenti, le creazioni continue di joint-ventures, gli investimenti, il trasferimento di know-how manageriale, etc.
In un simile contesto, non saranno più le sole grandi imprese multinazionali ad esercitare un ruolo decisivo, ma anche le PMI (piccole medio imprese cinesi), il cui numero di scambi, intensità, operatività, mobilità ed innovazione tecnologica le rendono così dinamiche da divenire un fattore decisivo nel contesto della competitività internazionale.
Tale situazione accelera le riforme e migliora il livello di trasparenza e prevedibilità del sistema economico cinese, favorito e progressivamente incentivato dall’apertura sui mercati globali, dal miglioramento e perfezionamento dei contratti e dagli scambi con investitori ed imprenditori stranieri, fornitori di nuova tecnologia e di tecniche di management.
In tale clima di cambiamenti economici e tecnologici ed in presenza di una richiesta di tecnologia senza precedenti da parte dell’impresa cinese, l’elemento strategico ed una buona conoscenza della legislazione cinese in materia, rappresentano i requisiti che l’operatore straniero deve necessariamente possedere per concludere favorevolmente accordi di trasferimento o licenze di tecnologia.
Il mercato cinese si presenta, per tali scopi, straordinariamente interessante ed ancora destinato a crescere; in sintesi la Cina rappresenta un’immensa opportunità ma, per saperla cogliere, è imprescindibile la conoscenza delle leggi cinesi in materia e delle principali problematiche che possono altrimenti pregiudicare il buon esito dell’operazione economica intrapresa.

4.3.b Legislazione cinese in materia di trasferimento della tecnologia (Rules and Regulations)
Il trasferimento di tecnologia è disciplinato in Cina da due principali interventi normativi:
1) Regulation on Administration of Technology Import Contracts (Regulation) del 1985
2) Detailed Rules and Regulations for the Implementation of the Regulations on Administration of Technology Import Contracts (Rules) del 1988.
L’articolo 2 della Regulations offre la definizione di ciò che nel testo di legge si intende per trasferimento di tecnologia e cioè:
“Passaggio di tecnologia, tramite operazioni commerciali o cooperazioni tecniche od economiche a qualsiasi cooperazione, organizzazione, impresa od individuo residente, o con sede nel territorio della Repubblica Popolare Cinese, da parte di medesimi soggetti con sede all’estero”.
Di seguito il medesimo articolo 4 offre un’elencazione (non esaustiva) di cosa possa costituire oggetto di un contratto di trasferimento di tecnologia:
• Contratti di trasferimento e licenza di diritti di proprietà industriale
• Contratti di licenza di know-how
• Contratti di cooperazione produttiva
• Contratti chiavi in mano
• Altri contratti di trasferimento di tecnologia per i quali è richiesta l’autorizzazione da parte dell’autorità competente.
L’articolo 7 delle Rules fornisce poi l’elenco degli elementi che devono essere necessariamente specificati in un contratto di trasferimento di tecnologia (contenuto necessario del contratto).
Lo stesso articolo stabilisce che gli allegati che fanno riferimento all’esecuzione del contratto sono considerati come parte integrante del contratto medesimo.
Per quanto riguarda eventuali clausole restrittive contrarie alle norme imperative cinesi, l’art. 9 delle Rules statuisce che il contraente straniero che trasferisce o licenza tecnologia, non può imporre restrizioni irragionevoli alla parte che la riceve, fornendo nel contempo un dettagliato elenco di clausole restrittive che, in mancanza di un’approvazione specifica da parte dell’autorità competente, non è consentito inserire nei contratti di trasferimento di tecnologia:
Il contratto deve essere necessariamente approvato dalla competente autorità amministrativa cinese, pena la sua invalidità.
L’articolo 4 delle Regulations stabilisce il requisito della forma scritta, ab substantiam, del contratto prescrivendo nel contempo che la parte cinese che riceve la tecnologia deve, entro il termine di trenta giorni dalla conclusione del contratto, sottoporlo all’approvazione del Ministry of Foreign Economic Relations and Trade o all’autorità designata dall’organo ministeriale.
L’autorità competente per l’approvazione è tenuta a pronunciarsi entro il termine di sessanta giorni, decorso il quale il contratto dovrà intendersi implicitamente approvato.
La procedura di approvazione è invece disciplinata dagli articoli 17 e 18 delle Rules.
L’articolo 17 indica i documenti che devono essere necessariamente presentati per l’approvazione del contratto:
-) Domanda di approvazione contenente specificazioni relative al tipo di contratto, alle parti, all’oggetto del contratto, all’autorità competente per l’approvazione, al protocollo di approvazione dello studio di fattibilità.
-) Copia del contratto (compresa una versione in cinese se l’originale è stato redatto in lingua straniera)
-) Copia dei documenti comprovanti i dati legali delle parti
-) Studio di fattibilità approvato e relazione sul finanziamento della relazione.
Nel caso in cui l’autorità competente per l’approvazione del contratto ritenga che il medesimo contenga delle statuizioni contrarie alle norme imperative di legge, all’ordine pubblico, alla sovranità nazionale o incompatibili con l’approvato studio di fattibilità, l’articolo 18 delle Rules stabilisce che si debba concedere alle parti un termine per modificare il contratto, decorso il quale il contratto s’intenderà irrimediabilmente respinto.
Nella previsione legislativa cinese dei contratti internazionali di trasferimento della tecnologia, la parte più dettagliata è sicuramente quella relativa alle modalità di pagamento ed alla garanzia di risultato, specie per quanto concerne:
• Tempi della prestazione
• Contenuti della prestazione
• Parametri di collaudo
• Pagamenti e sospensioni dei pagamenti
L’articolo 9 delle Rules prevede che la parte che trasferisce la tecnologia è tenuta a garantire che quanto trasferito risulti completo, accurato, valido e adatto a consentire il conseguimento di tutti gli obiettivi tecnici indicati nel contratto; a differenza di quanto accade in altri ordinamenti (ad esempio nei Paesi Arabi), in Cina non è richiesta, in merito alla tecnologia trasferita, una garanzia di risultato, bensì la rispondenza agli obiettivi stabiliti ed indicati nel contratto.
Circa la durata del contratto, la legge consente un periodo massimo di dieci anni salvo il caso in cui non intervenga una specifica autorizzazione dell’autorità competente.
Ai sensi dell’art.21 delle Rules, se viene stipulato un contratto la cui durata è superiore a dieci anni, la parte cinese che riceve la tecnologia deve presentare all’autorità competente, contestualmente alla domanda di approvazione, una dettagliata relazione esplicativa.
L’art. 13.1 del modello di contratto consigliato dalla legge cinese prevede che, dopo la firma del contratto, entrambi i contraenti si devono impegnare ad ottenere l’approvazione delle rispettive autorità.
L’art. 13.1, da considerarsi valido nelle ipotesi di regolare esecuzione del contratto, non disciplina viceversa i casi di risoluzione in un momento anteriore alla sua naturale scadenza.
Si considera pertanto opportuno, se non indispensabile, prevedere nel contratto i casi che ne potrebbero determinare una sua risoluzione:
• Mancato pagamento di una delle scadenze previste
• Mancata effettuazione di collaudi
• Violazione del patto di non concorrenza
• Mancata trasmissione dei miglioramenti, qualora tale obbligo sia stato previsto come reciproco
L’inadempimento per causa di forza maggiore è invece previsto dall’articolo 12.1 del modello di contratto consigliato dal Governo cinese; esso prevede che, nel caso in cui la forza maggiore si protragga per un periodo superiore a 120 giorni consecutivi, le parti siano tenute a raggiungere al più presto un nuovo accordo per la prosecuzione del contratto.

4.3.c Risoluzione delle controversie
Non si potrebbe capire il differente modo di risoluzione delle controversie in Cina se non si comprendesse la cultura giuridica di questo Paese, una cultura giuridica che è per certi aspetti completamente differente da quella occidentale.
Le regole in Cina non sono mai mancate, specie quelle derivanti dagli usi o dai riti locali, come non sono mai mancate le sanzioni nel caso di violazione di regole e leggi di diritto positivo.
Ciò che caratterizza la Cina è invece un diverso modo di concepire la risoluzione dei conflitti interprivati.
La funzione della risoluzione di un conflitto non è quella di sancire un vincitore (e quindi anche un vinto), ma di ristabilire un’armonia sociale ritenuta sempre più importante degli interessi dei singoli individui; questa è la ragione per cui la soluzione preferita è la composizione amichevole e consensuale della lite.
Se essa non viene raggiunta, le parti potranno ricorrere a dei mediatori e solo nel caso di fallimento di quest’ultimo tentativo, si farà ricorso all’autorità giudiziaria
Gli articoli 262-267 lasciano ben poche speranze ad un’ipotetica impresa italiana che voglia eseguire in Cina una sentenza italiana.
Il giudice cinese dovrebbe infatti riesaminare tale sentenza per verificare se essa risulti o meno conforme tanto ai principi generali della legge cinese quanto alle sue regole processuali.
La legge riconosce solamente il diritto del cittadino straniero di rivolgersi al giudice cinese. Il principale motivo per cui è sconsigliato rivolgersi al giudice cinese è rappresentato dalla lingua (orale e scritta) che nel processo è inderogabilmente quella cinese.
Se a ciò si aggiunge la scarsa conoscenza, da parte dei giudici cinesi, dei principi del commercio internazionale, ne consegue che la procedura preferibile sia indubbiamente quella arbitrale.

4.3.d Tutela dei diritti della proprietà intellettuale in Cina
Chi vuole licenziare una tecnologia in Cina deve fare grande attenzione alle insidie che derivano da talune peculiarità che contraddistinguono la legislazione di questo Paese in materia di tutela della proprietà intellettuale.
L’aspetto peculiare, in merito al contratto in oggetto, è dato dal fatto che, se gli stranieri qualificano il trasferimento di tecnologia come un rapporto continuativo, in Cina la tecnologia è al contrario considerata solo come un bene da acquistare e da utilizzare poi liberamente.

4.3.e Durata del brevetto
La durata del brevetto in Cina è uniforme a quella indicata dall’Accordo Trips, e cioè venti anni per le invenzioni e dieci per i modelli d’utilità e per quelli ornamentali.
L’articolo 8 delle Rules stabilisce che i contratti concernenti il trasferimento o la licenza di brevetti registrati in Cina, devono riportare la relativa registrazione ed essere corredati da campioni.

4.3.f Know-how ed obbligo di segretezza
L’art 13 delle Rules stabilisce che la parte che riceve la tecnologia deve impegnarsi a non divulgare i segreti tecnici relativi al know-how ed alle informazioni fornitegli per la durata stabilita nel contratto di trasferimento.
Ovviamente l’obbligo di segretezza decade se il know-how viene divulgato per cause estranee alla parte che lo riceve ed ovviamente se esso risulti essere una conoscenza ormai acquisita dagli operatori del settore.

5 TIPOLOGIE DEI CONTRATTI INTERNAZIONALI DI TRASFERIMENTO DELLA TECNOLOGIA

5.1 Norme inderogabili negli accordi internazionali di trasferimento tecnologico

5.1.a Paesi in via di sviluppo: Controllo amministrativo sul contratto e norme di ordine pubblico
Come visto, alcuni ordinamenti nazionali dei Paesi in via di sviluppo hanno predisposto norme di ordine pubblico e controlli amministrativi in materia di contratti di trasferimento di tecnologia.
I legislatori di questi Paesi hanno giustificato tali interventi in materia affermando che la loro funzione sarebbe rappresentata unicamente dalla necessità di tutelare l’acquirente/licenziatario importatore di tecnologia; personalmente condivido l’opinione di Frignani, il quale sostiene che la scelta di non lasciare alla libertà delle parti la redazione dei contratti è dovuta a motivazioni ben più complesse.
Da un’analisi delle norme in questione, si può affermare che l’obiettivo principale è quello di realizzare un sistema finalizzato ad incentivare l’ingresso di tecnologia da parte delle imprese dei paesi industrializzati e che, al medesimo tempo, una volta entrata, consenta di poterla sfruttare il più liberamente possibile.
Con riguardo ai controlli amministrativi ed alle norme di ordine pubblico, risulterà opportuno per il licenziante verificare se esse possono applicarsi al contratto e in tal ipotesi, tenerne conto nel testo contrattuale, in quanto trattasi di norme inderogabili (e cioè applicabili al contratto indipendentemente da quanto dalle parti convenuto e dalla legge applicabile al contratto di trasferimento).
Cosa deve in definitiva aspettarsi un’impresa italiana (o di un qualsiasi altro Paese industrializzato) che si accinge a stipulare un contratto di trasferimento con una controparte di un Paese in via di sviluppo?
Sebbene ogni singolo ordinamento giuridico nazionale prevede differenti modalità di intervento, si possono in ogni caso rilevare delle limitazioni presenti in tutte le Licence/ Transfer Tecnology Laws dei PVS:
Obblighi contrattuali a carico del licenziatario vietati dalle norme imperative presenti negli ordinamenti giuridici dei Paesi in via di Sviluppo sono:
• Divieto di tie-in clauses; trattasi clausole particolari mediante le quali il licenziante obbliga il licenziatario all’acquisto di prodotti o servizi anche non direttamente connessi con il Licence Agreement.
• Divieto di clausole che pongono delle restrizioni all’uso della tecnologia per un periodo successivo alla scadenza del contratto o alla scadenza dei diritti di proprietà industriale.
• Divieto di clausole di esclusiva territoriale assoluta, e cioè di quelle clausole aventi la funzione di vietare ogni possibilità di esportazione da parte del licenziatario.
• Divieto di clausole che stabiliscono una durata minima e massima del rapporto contrattuale.
• Divieto di clausole che escludono inderogabilmente l’utilizzo di tecnologia con imprese concorrenti con quella del licenziante.
• Divieto di clausole che determinano delle restrizioni al licenziatario nell’impiego del personale.
• Divieto di clausole che pongono delle restrizioni alla distribuzione in capo al licenziatario.
• Divieto della clausola contrattuale che conferisce al licenziante il potere di fissare il prezzo di vendita dei prodotti realizzati dal licenziatario con la tecnologia trasferita.
Tutte le norme sopra elencate, presenti nella stragrande maggioranza degli ordinamenti giuridici dei PVS, essendo di ordine pubblico, si applicano inderogabilmente a tutti i contratti di trasferimento di tecnologia da eseguirsi sul territorio del Paese del licenziatario, e ciò a prescindere dalla legge applicabile al contratto. La problematica relativa alla legge applicabile al contratto di trasferimento della tecnologia viene per dunque ad essere condizionata dalla nazionalità del giudice o dell’arbitro che deve decidere la controversia e dal Paese ove la sentenza o il lodo dovrà essere eseguito.
In conclusione, nella redazione di un contratto internazionale, in virtù della presenza di norme imperative previste in ogni ordinamento giuridico nazionale, non si può non tener in considerazione il contesto giuridico in cui esso dovrà inserirsi; l’esistenza di norme imperative preclude infatti l’applicabilità di eventuali determinazioni contrattuali ad esse incompatibili.
Nonostante il moltiplicarsi delle fonti non statuali, ed in particolare del sempre maggiore ricorso da parte degli operatori del settore dei principi della “lex mercatoria”, non esistendo un’uniforme disciplina dei contratti internazionali (e dunque anche dei contratti internazionali di trasferimento della tecnologia), la principale fonte del diritto del commercio internazionale è ad oggi rappresentata dagli ordinamenti giuridici nazionali.
Nell’Unione Europea, in relazione all’individuazione della legge applicabile ai contratti internazionali , tutti Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Roma del 1980 sulle obbligazioni contrattuali, applicano le medesima regola (articolo 2.1. Convenzione di Roma); tale disposizione conduce all’applicazione della legge del Paese del licenziante (salvo diversa pattuizione contrattuale delle parti).
5.1.b Paesi industrializzati: normative Antitrust a tutela della libera concorrenza
In Europa, negli Stati Uniti, cosi come in Giappone, Corea del Sud e in generale in tutti quei Paesi che hanno fatto registrare negli ultimi anni notevoli progressi in materia di sviluppo tecnologico, i contratti di trasferimento della tecnologia sono sottoposti al controllo delle Autorità Antitrust; compito di tali Autorità è quello di verificare se gli obblighi contrattuali previsti sono compatibili o viceversa determinano un ostacolo alla libera concorrenza tra le imprese sul mercato del prodotto considerato. Si può senza dubbio affermare che la creazione e lo sviluppo delle normative antitrust, nazionali e comunitaria, è una conseguenza del sistema elaborato dal WTO (World Trade Organization), ed in particolare dell’Accordo Trips; esso ha infatti posto in essere quell’ ”embrione” di regolamentazione multilaterale delle pratiche anticoncorrenziali già tentata precedentemente in ambito ONU e non realizzata.
L’Accordo riconosce espressamente gli effetti negativi determinati dalle pratiche anticoncorrenziali e la facoltà degli Stati Membri di vietarle.
Tuttavia, ai fini della definitiva predisposizione di un adeguato ed efficace strumento di valutazione delle pratiche concretamente poste in essere a livello transnazionale in materia di trasferimento della tecnologia, risulterà fondamentale il ruolo che sarà in grado di svolgere la procedura di consultazione prevista ai paragrafi 3 e 4 dell’articolo 40, nonché il sistema di prevenzione e risoluzione delle controversie previsto nella parte V dell’Accordo, art. 63 e 64.
Le consultazioni bilaterali tra i Paesi Membri dovrebbero consentire di dare vita ad una cooperazione tra le varie Autorità nazionali Antitrust, ed al medesimo tempo configurarsi come l’occasione per “l’emergere di controversie in relazione all’estensione della tutela della concorrenza ed alla sua compatibilità con la protezione dei diritti della proprietà intellettuale”.
Se poi le eventuali controversie sorte in materia dovessero essere risolte attraverso il sistema del DSB (Dispute Settlement Body), si potrebbe in tal sede sviluppare un’interessante e preziosa giurisprudenza, un vero e proprio corpus normativo in materia antitrust direttamente applicabile negli Stati Membri, che verrebbe ad imporsi sul piano internazionale nei confronti delle eventuali normative nazionali configgenti.
Le disposizioni dell’Accordo potrebbero per dunque realmente dar luogo alla configurazione di un’effettiva disciplina internazionale multilaterale in materia, dopo il sostanziale fallimento dei tentativi in passato intrapresi.

5.1.1 Regolamento Comunitario n. 240/96 sugli accordi di trasferimento della tecnologia
5.1.2 Premessa
Il primo aprile 1996 è entrato in vigore il Regolamento Comunitario 240/96 relativo all’applicazione delle norme comunitarie a tutela della libera concorrenza agli accordi di trasferimento della tecnologia; il nuovo Regolamento ha sostituito ed unificato i due regolamenti che in precedenza disciplinavano la materia, ha diretta applicazione negli ordinamenti nazionali dei Paesi Membri e la prevalenza rispetto alle norme nazionali configgenti.
Lo scopo del Regolamento è quello di contemperare principi riconosciuti dal diritto Comunitario, ma tra loro contrastanti quali la protezione dei diritti di proprietà industriale, la rapida ed effettiva circolazione delle conoscenze tecnologiche e la libera concorrenza delle imprese nell’ambito del territorio dell’Unione Europea.
Esso si applica a numerose fattispecie di accordi di trasferimento di tecnologia, dichiarando inapplicabile il divieto di intese restrittive della concorrenza, di cui all’articolo 85, n. 1 , del Trattato CE, ai seguenti accordi:
• Contratti di licenza di brevetto.
• Contratti di licenza di know-how.
• Contratti misti, nei quali viene trasferito sia il brevetto sia il know-how.
• Accordi di sub-licenza.
• Contratti di licenza sottoscritti tra una joint-venture company e uno dei propri soci.
• Accordi che prevedono una licenza di diritti di proprietà intellettuale diversi dai brevetti ( marchi, diritti su disegni e modelli, diritti d’autore sul software ecc.. ), qualora tale licenza addizionale dovesse contribuire al conseguimento dell’oggetto del contratto.

5.1.3 “La lista bianca” ( articoli 1 e 2 del Regolamento - le clausole ammesse )
L’articolo 1 del Regolamento indica un elenco esaustivo di clausole che si ritengono ammissibili in un contratto di trasferimento della tecnologia, la cui previsione non si considera una per dunque una violazione delle norme antitrust comunitarie.
Trattasi di tutte quelle clausole che stabiliscono la possibilità in capo al licenziante di assumere degli obblighi di esclusiva in favore del licenziatario (es. obbligo di non concedere altre licenze e/o di non sfruttare direttamente il know-how oggetto di licenza all’interno del territorio concesso al licenziatario) e di limitazioni o esclusioni alla possibilità del licenziatario di sfruttare la tecnologia ad esso licenziata, o di vendere i prodotti fabbricati con l’utilizzo di tale tecnologia, al di fuori del territorio contrattualmente determinato.
L’articolo 1 del stabilisce che le clausole che formano la c.d. white list sono quelle che comportano uno o più delle seguenti obbligazioni:
a) Obbligo del licenziante di non autorizzare altre imprese ad utilizzare la tecnologia concessa nel territorio della licenza;
b) Obbligo del licenziante di non utilizzare, egli medesimo, la tecnologia concessa nel territorio della licenza;
c) Obbligo del licenziatario di non utilizzare la tecnologia concessa nel territorio del licenziante all’interno del mercato comune;
d) Obbligo del licenziatario di astenersi dal fabbricare od utilizzare il prodotto oggetto di licenza, o dall’utilizzare il procedimento oggetto della licenza nei territori degli altri licenziatari all’interno del mercato comune;
e) Obbligo del licenziatario di astenersi dal praticare una politica attiva di immissione in commercio del prodotto oggetto della licenza nei territori degli altri licenziatari nel mercato comune e, in particolare, di fare pubblicità espressamente destinata a tali territori, costituirvi succursali e/o mantenervi depositi per la distribuzione del prodotto stesso;
f) Obbligo del licenziatario di astenersi dall’immettere in commercio il prodotto oggetto di licenza nei territori di altri licenziatari all’interno del mercato comune, in risposta a domande di fornitura non sollecitate;
g) Obbligo del licenziatario di utilizzare esclusivamente il marchio del licenziante o la presentazione da questi stabilita per contraddistinguere il prodotto oggetto di licenza durante il periodo di vigenza dell’accordo, purchè al licenziatario non viene impedito di indicare la sua qualità di fabbricante del prodotto oggetto di licenza;
h) Obbligo del licenziatario di limitare la fabbricazione del prodotto oggetto di licenza ai quantitativi necessari ed occorrenti per la fabbricazione dei propri prodotti, di vendere il prodotto oggetto di licenza unicamente come parte integrante o di ricambio dei propri prodotti, o comunque in connessione alla vendita dei propri prodotti, sempre che tali quantitativi siano dal licenziatario liberamente determinati.
La durata di tali esclusioni/limitazioni, tanto nei riguardi del licenziatario che in quelli del licenziante, non può in ogni caso essere indefinita, venendo infatti a decadere allo scadere dei termini dal Regolamento fissati; questi limiti temporali risultano differenti a seconda che la licenza sia pura di brevetto, mista di brevetto e know-how, o pura di know-how.
• Licenze di brevetto: a seconda delle circostanze, le singole limitazioni/esclusioni contrattualmente previste ed ammesse dal Regolamento, rimangono valide fino a quando i prodotti che costituiscono oggetto della licenza siano nel territorio protetti dal brevetto, ovvero per un periodo di cinque anni che inizia a decorrere a partire dalla data in cui i prodotti licenziati siano stati per la prima volta immessi su un mercato Comunitario da un licenziatario, a patto che durante questo periodo il prodotto rimanga coperto dal brevetto.
• Licenze miste, di brevetto e di know-how: le singole limitazioni/esclusioni dal Regolamento ammesse potranno rimanere valide, a seconda dei casi, per un periodo di cinque o dieci anni.
• Licenze di know-how: Le singole limitazioni/esclusioni dal Regolamento ammesse rimangono valide per un periodo di tempo di cinque o dieci anni a partire dalla data in cui i prodotti licenziati siano stati per la prima volta ammessi su un mercato Comunitario da un licenziatario, a condizione che il know-how rimanga segreto, sostanziale e ben identificato, oppure per l’intera durata del contratto, e sempre che durante tale periodo il know-how rimanga segreto e sostanziale.
L’articolo 2 del Regolamento presenta poi un elenco di clausole, quasi tutte relative ad obblighi che il licenziante può contrattualmente imporre al licenziatario, che si considerano liberamente inseribili in un contratto di trasferimento della tecnologia in quanto non determinano effetti anticoncorrenziali.
Lo scopo è quello di far beneficiare dell’esenzione gli obblighi in essa rientranti qualora, in presenza di un particolare contesto economico o giuridico, esse potrebbero rivelarsi anticoncorrenziali.
Le clausole più rilevanti inserite nell’articolo 2 riguardano il divieto in capo al licenziatario di sublicenziare o cedere a terzi il know-how oggetto di licenza, il divieto di utilizzare la tecnologia licenziata (a patto che ovviamente il know-how sia ancora segreto o il brevetto ancora in vigore) a partire dalla scadenza dell’accordo di trasferimento della tecnologia ed infine l’imposizione di royalties anche dopo che il know-how oggetto del trasferimento sia divenuto di pubblico dominio per ragioni al licenziante non imputabili.

5.1.4 “La lista nera “ ( articolo 3 del Regolamento - le clausole vietate )
L’articolo 3 del Regolamento individua una serie di clausole considerate potenzialmente lesive della libera concorrenza; tale qualificazione rende per dunque inapplicabile l’esenzione preventiva prevista dal Reg. n. 240/96, comportando, al fine di ottenere un’esenzione individuale, la notifica alla Commissione dell’accordo in cui sono state inserite una o più di queste clausole.
Tra le c.d. black clauses che assumono particolare rilevanza, vanno indicate quelle che limitano la libertà di una delle parti di determinare il prezzo dei prodotti di licenza; si annoverano altresì le clausole che, senza ragioni oggettivamente valide, impongono al licenziatario di non vendere i prodotti di licenza ai terzi che vogliano commercializzarli al di fuori del territorio oggetto della licenza ed in altri Stati dell’Unione Europea.
In definitiva, l’articolo 3 del presente Regolamento individua principalmente quali stipulazioni che necessitano l’esenzione individuale da parte della Commissione, quelle intese che determinano delle restrizioni in ordine alla determinazione dei prezzi (intesa nel senso più ampio del termine, comprendendo anche i componenti dei prezzi o gli sconti per i prodotti ottenuti con la tecnologia trasferita) e l’imposizione di obblighi di non concorrenza all’interno del mercato comune nel campo della ricerca, produzione e commercializzazione di prodotti concorrenti; sono peraltro esclusi dall’esenzione automatica, e colpiti da nullità ex. Art 81 n. 2 del Trattato CE, tutti gli accordi e le pratiche concordate che abbiano lo scopo di ottenere una segmentazione assoluta del mercato unico attraverso l’attivo contrasto o il boicottaggio di importazioni parallele.

5.1.5 “Grey clauses” (articolo 4 del Regolamento - clausole che comportano l’obbligo di un’esenzione)
Quegli accordi che prevedono clausole potenzialmente restrittive della concorrenza, non contemplate nelle disposizioni del Regolamento, beneficiano dell’esenzione prevista dal provvedimento in questione, a patto che siano notificati alla Commissione; a differenza delle black clauses (che necessitano in ogni caso dell’esenzione individuale, a seguito del loro esame di validità da parte della Commissione), l’accordo di trasferimento di tecnologia che presenta una o più grey clause, si considererà valido, in quanto beneficiario di un’esenzione di gruppo, qualora la Commissione non si opponga entro il termine di quattro mesi che decorre dalla data di notifica.
Ai sensi dell’articolo 4.2 del Regolamento, l’obbligo della notifica si applica allorquando l’accordo di trasferimento prevede:
• L’obbligo imposto al licenziatario di accettare norme di qualità o licenze ulteriori, o di acquistare beni o servizi che non sono necessari per uno sfruttamento tecnicamente corretto della tecnologia concessa o per garantire che la produzione del licenziatario sia conforme alle norme di qualità osservate dal licenziante e da altri licenziatari.
• Il divieto posto al licenziatario di contestare il carattere segreto del know-how o la validità dei brevetti concessi in licenza.

5.1.6 Revoca all’esenzione di gruppo ex articolo 7 del Regolamento
Il regolamento prevede nell’articolo 7 la possibilità da parte della Commissione di revocare i benefici previsti dagli art. 1 e 2 nell’ipotesi in cui l’accordo, in virtù delle circostanze e le particolarità del caso concreto, dovesse determinare gravi effetti limitativi della concorrenza; pertanto, l’aver inserito nel testo contrattuale solamente delle clausole rientranti nelle previsioni degli art. 1 e 2, non rappresenta un’assoluta garanzia di conformità alla Normativa Comunitaria.
L’articolo 7 individua quattro ipotesi in cui tali effetti restrittivi della libera concorrenza in Europa potrebbero in ogni caso verificarsi:
1. Mancanza di un’effettiva concorrenza sul mercato (si verifica tale situazione nel caso in cui la quota di mercato dal licenziatario posseduta per i prodotti oggetto di licenza è superiore al 40%).
2. Il licenziatario, senza alcun giustificato motivo, rifiuti di eseguire ordini a questi pervenuti da clienti stabiliti nel territorio di altri licenziatari.
3. Il licenziatario e il licenziante, senza giustificate ragioni, rifiutino di accettare e soddisfare le domanda di forniture da parte di soggetti stabiliti nella nazione in cui opera il licenziatario e che hanno intenzione di commercializzare il prodotto in altri Paesi dell’Unione Europea.
4. Le parti, senza motivo, limitino la possibilità dei clienti di acquisire i prodotti all’interno dell’Unione Europea, o di commercializzare prodotti lecitamente immessi nel mercato comune dal licenziante o con il suo consenso, nel territorio assegnato al licenziatario.
5. Le parti, al momento della conclusione dell’accordo erano concorrenti, e si rilevi che gli obblighi contrattualmente imposti al licenziatario sono tali da impedire a quest’ultimo l’utilizzo di tecnologia concorrente a quella licenziatagli.

5.2 Sistemi Antitrust nelle legislazioni i non europee

5.2.1 Sistema Antitrust statunitense
Negli Stati Uniti, il rispetto della libera concorrenza in materia di accordi di trasferimento della tecnologia è una competenza esercitata dalle Autorità federali antitrust ed è disciplinata dalle Antitrust Guidelines for the Licensing of Intellectual Property del 1995.
Le Licensing Guidelines Usa si applicano a tutti gli accordi di licenza di tecnologia, compresi i patent pool, e cioè quei contratti stipulati tra due o più imprese per gestire in comune una serie di brevetti verso l’esterno. Il patent pool implica una licenza incrociata di brevetti e altri diritti esclusivi, americani e non, a livello internazionale; ciò che rileva, ai fini dell’applicazione del diritto federale antitrust e della attribuzione alle autorità giurisdizionali americane a conoscere della compatibilità dell’accordo con tale diritto, è la valutazione circa l’idoneità di un accordo di patent pool a produrre effetti diretti e prevedibili sul mercato americano.
Le Licensing Guidelines considerano gli accordi di licenza di tecnologia generalmente utili allo sviluppo tecnologico e alla libera concorrenza; l’attribuzione ad un simile accordo di effetti anticompetitivi, più frequente nel caso di accordi verticali che per gli accordi orizzontali, si verifica esclusivamente a seguito di un esame, di un confronto tra gli effetti anticompetitivi e procompetitivi dall’accordo derivanti.
Uniche ipotesi che ai sensi delle dipsozioni delle Licensing Guidelines possono considerarsi di per sé vietate in quanto restrittive della concorrenza sono:
• Fissazione del prezzo del prodotto che ingloba la tecnologia licenziata.
• Restrizioni alla produzione.
• Boicottaggio.
• Divisione del mercato tra imprese contraenti, caratterizzate da un rapporto di competizione orizzontale.
• Licenze incrociate e grantbacks.
• Tie-in Agreements, con i quali il licenziante concede al licenziatario la tecnologia da quest’ultimo richiesta insieme ad altra tecnologia (c.d. package licensing).

5.2.2 Sistema Antitrust nei Paesi asiatici

5.2.3 Il Giappone
Il Giappone, terzo grande attore protagonista del commercio internazionale, nonché Paese tradizionalmente evoluto in materia di ricerca e sviluppo tecnologico, ha una disciplina ad hoc per gli accordi internazionali di trasferimento della tecnologia, finalizzata a garantire il rispetto della libera concorrenza.
L’autorità competente a controllare i contratti internazionali di trasferimento, il JFCT (Japanese Fair Trade Commission), ha pubblicato nel 1990 l’aggiornata versione delle Guidelines for the Regulation of the Unfair Trade Practices with respect to Patent and Know-How Licensing Agreements.
Trattasi di un atto non paragonabile con il Regolamento d’esenzione comunitario n.240/96, dato che non prevede disposizioni direttamente vincolanti ma semplici indicazioni finalizzate a render noti il trattamento che lo JFCT riserverà ai contratti di trasferimento sottoposti alla sua revisione.
La struttura delle Guidelines risulta viceversa simile, per non dire identica, a quella dei regolamenti comunitari n. 2349/84 CEE e 556/89/CEE, emanati dalla Commisione Europea in materia di licenze di brevetti e know-how.
Le clausole sono ad esempio suddivise in tre categorie, white, grey e black causes; proprio come i Regolamenti comunitari, sono separatamente considerati gli accordi di licenza di brevetti e modelli d’utilità da una parte, e i contratti di licenza di know-how dall’altra.
Tra le principali clausole sospette, e dunque probabilmente qualificate invalide (in qunato lesive delle condizioni di libera concorrenza) dallo JFCT al momento del controllo del contratto, si annoverano quelle che prevedono i seguenti obblighi:
• L’obbligo del licenziatario di astenersi dall’uso di tecnologie concorrenti con la tecnologia licenziata;
• L’obbligo di servirsi dei canali commerciali predisposti al licenziante o di non vendere ad una o più persone determinate indicate da questi;
• Limitazioni all’esportazione dei prodotti realizzati con la tecnologia licenziata;
• Pratiche varie di tying o packaging;
• Diveto di contestazione del brevetto oggetto della licenza;
Sono qualificate dallo JFCT lesive della libera concorrenza le clausole rientranti nella lista nera delle Guidelines del 1990:
• Imposizioni di prezzi di rivendita per il mercato giapponese;
• Divieto d’impiego della tecnologia concorrente dopo la scadenza del contratto, o della tecnologia licenziata dopo la scadenza del brevetto;
• Divieti imposti al licenziatario in merito all’attività di ricerca e sviluppo di questi sulla tecnologia licenziata o su una tecnologia concorrente;
• Imposizione di un obbligo in capo al licenziatario di concedere licenza esclusiva al licenziante per le innovazioni da questo apportate alla tecnologia oggetto del contratto.

5.2.4 La Tailandia
Specifiche disposizioni relative alle restrizioni in materia di trasferimento della tecnologia, modellate sulla disciplina giapponese, sono previste nel Patent Act tailandese del 1992, la nuova normativa che disciplina il regime tailandese della proprietà industriale.
Il Patent Act prevede espressamente il divieto di inserire clausole restrittive della libera concorrenza negli accordi internazionali di licenza della tecnologia; anche la Tailandia si sta per dunque uniformando ai principali Paesi industrializzati, e non a caso, ha altresì abrogato il regime precedente che consentiva ad un’autorità amministrativa di vietare i contratti di trasferimento se giudicati dannosi per lo sviluppo industriale, commerciale o agricolo della nazione.

5.2.5 La Corea del Sud
In Corea del Sud la disciplina dei contratti internazionali in generale, e quelli di trasferimento della tecnologia in particolare, è tradizionalmente stata oggetto di particolare attenzione; negli anni sono tuttavia mutati sia tanto gli ambiti quanto le modalità di tale regolamentazione.
Se fino alla fine degli anni ottanta, le parti che intendevano stipulare determinate tipologie di contratti internazionali (tra i quali gli accordi di trasferimento di tecnologia), erano obbligate a sottoporre il testo alla FCT- Fair Trade Commission of South Korea per ottenerne l’approvazione, a partire dal 1994 tale sistema di controllo è stato abolito e sostituito con un sistema di notificazione volontaria e facoltativa. . Il FTA (Fair Trade Act), che fino alla sua riforma del 1994 riguardava essenzialmente la procedura di approvazione dinanzi al FCT, ad oggi prevede esclusivamente la disciplina della materia della libera concorrenza applicata ai contratti internazionali di trasferimento della tecnologia.
Allo scopo di rendere noti i propri orientamenti in materia, la FCT provvede, sul modello nipponico, alla periodica pubblicazione delle Guidelines che indicano espressamente le clausole considerate ammesse e quelle viceversa sospette.
Tra le clausole sospette si annoverano quelle che prevedono:
• Divieti di esportare i prodotti realizzati con la tecnologia trasferita
• Limitazioni territoriali
• Royalties palesemente sproporzionate
• Restrizioni all’attività del licenziatario dopo la scadenza della licenza
• Restrizioni all’utilizzo della tecnologia in pubblico dominio
• Restrizioni sulle vendite.

5.3 Cenni sulle normative in materia di tecnologia strategica e misure di embargo
Le operazioni inerenti al trasferimento contrattuale internazionale di tecnologia strategica (ad uso civile e militare o solamente militare) sono nei diversi ordinamenti giuridici nazionali sottratti all’autonomia negoziale delle parti; qualsiasi contraente, pubblico e privato, deve necessariamente sottostare a regimi normativi che prevedono molteplici autorizzazioni e divieti.
La mancata osservanza di tali regimi determina rilevanti conseguenze in ambito civile; in ambito internazionale pubblico simili contratti possono altresì essere presi in considerazioni dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, dalle altre organizzazioni internazionali a carattere regionale o infine da una stessa normativa nazionale.
• Ambito civile
L’inosservanza delle disposizioni previste dalle normative in materia di trasferimento di tecnologia strategica determina nella stragrande maggioranza delle ipotesi l’assoluta invalidità dei contratti.
• Ambito internazionalpubblicistico
I contratti di trasferimento di tecnologia strategica possono altresì determinare l’adozione di misure vincolanti di embargo da parte del Consiglio di Sicurezza dell’ONU ai sensi del capo VII della Carta delle Nazioni Unite.
Il divieto posto da una Risoluzione del Consiglio di sicurezza in sede di riconoscimento di un’eventuale sentenza resa da organi giudiziari stranieri o da arbitri, senza tener in considerazione la norma speciale di origine internazionale, anche quando sopravvenuta, determina la contrarietà all’ordine pubblico del foro della sentenza di cui si cui si chiede il riconoscimento.

6 CONTRATTI DI TRASFERIMENTO DELLA TECNOLOGIA: TIPOLOGIE E PRINCIPALI PRESTAZIONI A CARICO DEL LICENZIANTE AI FINI DI UN EFFICACE TRASFERIMENTO DELLA TECNOLOGIA

6.1 Tipologie degli accordi internazionali di trasferimento della tecnologia
L’accordo di trasferimento della tecnologia comprende tutti quei rapporti contrattuali in cui un soggetto giuridico, licenziante, trasferisce ad un altro, licenziatario, dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo, il diritto allo sfruttamento delle conoscenze tecniche di cui il concedente ha il monopolio.
Ogni tipologia di contratto di trasferimento di tecnologia, nell’attuale contesto economico, fa dunque sempre riferimento ad un trasferimento di innovazione tra imprese.; nella prassi commerciale internazionale si sono negli anni sviluppati varie tipologie e modelli di contratti di trasferimento, ognuno dei quali si caratterizza per la particolarità del proprio oggetto, per la funzione economica che è chiamato a svolgere e ed infine per i differenti diritti ed obblighi che si configurano in capo ai contraenti.
A tal proposito si può fare una prima generale distinzione tra i classici contratti di licenza (licenza di brevetto e di know-how) e forme contrattuali più complesse, tendenzialmente onnicomprensive di tecnologia (c.d. accordi di licensing o licenza di fabbricazione ).
A) La licenza di brevetto nella sua forma “ pura “ è quella fattispecie contrattuale che permette al licenziatario, entro i limiti di tempo dal contratto previsti, di utilizzare, sfruttare economicamente il diritto di proprietà industriale di cui il licenziante è il titolare.
In tale ipotesi, ai fini dell’individuazione delle conoscenze tecniche oggetto del contratto, è sufficiente fare riferimento ai documenti depositati presso l’Ufficio Brevetti.
B) La licenza di know-how consiste nell’assunzione dell’obbligo da parte del licenziante di trasmettere le conoscenze tecniche e tecnologiche sviluppate e che si caratterizzano per non essere coperte da alcun diritto di privativa industriale ma, al medesimo tempo, per non essere sul mercato liberamente e facilmente disponibili.
Il know-how oggetto della licenza è costituito per dunque da un insieme di conoscenze non brevettate che tuttavia conferiscono a chi le detiene una posizione di superiorità commerciale e produttiva.
Il know-how, pur non godendo di una tutela erga omnes, assimilabile a quella di cui gode il brevetto, è considerato un bene meritevole di tutela e protezione giuridica; la legge italiana prevede ad esempio tre diverse forme di tutela del possessore del know-how: tutela penale, divieto di atti di concorrenza sleale (rivolta alla specifica categoria degli imprenditori e non già alla generalità dei cittadini) e tutela contrattuale.
C) Le c.d. licenze miste di brevetto e know-how sono nella prassi commerciale internazionale sempre più frequenti; trattasi di accordi di trasferimento aventi ad oggetto lo sfruttamento economico, per un determinato periodo di tempo, dei diritti di proprietà industriale di cui il licenziante è il titolare integrati dall’ulteriore know-how necessario a garantire il migliore sfruttamento possibile delle conoscenze tecniche e tecnologiche trasferite.
D) Le c.d. licenze di fabbricazione (Licensing o Package Licence Agreements) si distinguono rispetto alle tradizionali licenze in virtù del carattere onnicomprensivo del loro oggetto; tale tipologia contrattuale, ad oggi la più diffusa a livello internazionale, presenta un contenuto assai articolato e complesso; il licenziante non si obbliga infatti al mero trasferimento di un diritto di proprietà industriale o del know-how in suo possesso, bensì si impegna contrattualmente a mettere il licenziatario nelle condizioni di fabbricare un determinato prodotto secondo le medesime tecniche da esso utilizzate; conseguentemente le prestazioni in capo al licenziante potranno variare da contratto a contratto a seconda delle richieste del licenziatario; la progettazione e la fornitura dell’impianto di produzione, il suo montaggio, l’addestramento del personale, l’assistenza tecnica ecc. sono solamente alcune delle prestazioni che potrebbero essere poste a carico del licenziante al fine di realizzare lo scopo del contratto.

6.2 Necessità di una previa descrizione della tecnologia trasferita
Come visto, la complessità di un determinato accordo internazionale di trasferimento della tecnologia, e la relativa necessità di definire dettagliatamente le prestazioni delle parti, varia a seconda che il suo oggetto sia costituito dal semplice utilizzo di un diritto di proprietà industriale (brevetto, modello, ecc.) o viceversa risulti caratterizzato da un più composito insieme di prestazioni a carico delle parti.
Solo nel primo caso l’ambito della licenza è già delineato e delimitato dalle rivendicazioni indicate nel brevetto; nell’ipotesi in cui l’accordo preveda al contrario il trasferimento di know-how, o comunque una pluralità di prestazioni in capo al licenziante, la redazione del testo contrattuale risulta essere molto più complessa ed assume pertanto una ancora maggiore importanza.
Nell’accordo di licenza di know-how, mancando una specifica definizione dell’oggetto di licenza, l’individuazione delle prestazioni necessita una descrizione estremamente dettagliata in ragione del risultato finale che si vuole ottenere; il trasferimento di tale know-how determina il venir meno della protezione ad esso concessa dagli ordinamenti giuridici (indisponibilità per i terzi e segretezza) e la conseguente necessità di configurare una disciplina esclusivamente negoziale dei reciproci diritti ed obblighi delle parti al fine di garantire, nei riguardi della generalità dei terzi, la segretezza delle conoscenze tecnologiche e tecniche costitutive del know-how concesso in licenza.
Nella misura in cui la tecnologia non è coperta da brevetto, il contratto potrebbe risultare già in partenza sbilanciato in favore del licenziatario qualora non si sia proceduto ad una dettagliata individuazione delle prestazioni e degli obblighi a carico delle parti.
Al fine di evitare un simile rischio è opportuno evitare clausole troppo generiche e indicare piuttosto le singole prestazioni a carico del concedente.

6.3 Differenze di livello tecnologico e prestazioni aggiuntive a cui può essere tenuto il concedente
La complessità di un Licence Agreement è in secondo luogo determinata dal tipo di conoscenze tecnologiche e tecniche trasferite, nonché dalla capacità del licenziatario di comprenderle e utilizzarle immediatamente.
E’ evidente che in un accordo di trasferimento concluso tra un licenziante “occidentale” ed una società licenziataria di un PVS, difficilmente risulterà sufficiente la mera trasmissione delle conoscenze o delle informazioni costituenti il know-how oggetto della licenza; in tali ipotesi potrebbe rendersi assolutamente necessaria la previsione dell’obbligo da parte del licenziante di fornire assistenza tecnica in loco, di istruire i dipendenti del licenziatario all’uso della tecnologia trasferitagli e di ulteriori prestazioni aggiuntive.
I principali obiettivi del licenziatario possono così sintetizzarsi:
• Una rapida acquisizione di una padronanza delle tecnologia che possa consentirgli di emanciparsi il prima possibile dalle condizioni contrattuali del licenziante, e più in generale, dalla dipendenza economica e commerciale nei riguardi di quest’ultimo.
• La qualità del prodotto fabbricato con la tecnologia trasferita.
A tale fine è spesso richiesta dal licenziatario l’inserimento nel contratto della clausola expected figure, con la quale il licenziante garantisce l’ottenimento di certi risultati da parte del licenziatario medesimo quale conseguenza derivante dall’acquisizione delle conoscenze trasferite; in caso di insoddisfacente performance, quest’ultimo potrebbe essere chiamato a rispondere dei danni subiti dal destinatario.
• La previsione della clausola di assistenza tecnica
L’obbligo di assistenza tecnica, assunto contrattualmente dal licenziante, concerne quei servizi ulteriori e necessari al licenziatario per avviare l’utilizzazione della tecnologia concessagli; essi vanno dall’assistenza tecnica fornita in loco dal personale del licenziante ad ulteriori servizi di consulenza (progettazione di impianti produttivi, management dell’attività produttiva e commerciale del licenziatario, consulenza nella scelta dei macchinari) etc.
Tali attività non possono essere considerate know-how; esse non appartengono in modo esclusivo e segreto all’impresa che le cede ed oltretutto non sono trasmissibili che a determinate condizioni (ad esempio si rende necessario l’invio di personale del licenziante):
In un contratto di trasferimento della tecnologia, la previsione dell’assistenza tecnica dovrà per dunque essere intesa come un “trasferimento di competenze costituente l’iniziazione all’uso delle conoscenze oggetto del contratto”.
Le clausole contrattuali che prevedono l’assistenza tecnica, per essere realmente funzionali e di aiuto al licenziatario, devono descrivere dettagliatamente la portata, i tempi ed il contenuto dell’attività di assistenza e specificare nel contempo che tale attività è compresa nel corrispettivo pattuito nel contratto.
Per quanto concerne l’oggetto, esso può riguardare ogni fase del processo di progettazione, gestione o vendita del prodotto licenziato.
Le clausole in questione devono infine prevedere quale delle parti sarà tenuta alle spese logistiche, di vitto, alloggio, eventuali malattie e/o infortuni dei tecnici incaricati.
Rientrano altresì nella nozione di assistenza tecnica determinate prestazioni che possono costituire l’oggetto di singole ed autonome clausole contrattuali:
A-La consulenza del licenziante nell’acquisto di macchinari non rientranti nel “pacchetto tecnologico”.
B-Formazione del personale (training); tale previsione rappresenta una condicio sine qua non per l’acquisizione della necessaria padronanza della tecnologia trasferita da parte del licenziatario, specie nel caso in cui la tecnologia è trasferita nei PVS o trattasi di conoscenze particolarmente sofisticate.
Al fine di evitare spiacevoli sorprese, è pertanto fondamentale per il licenziatario ottenere che nel corrispettivo pattuito siano comprese le ore necessarie ad una adeguata formazione del suo personale; in caso contrario tali servizi che si rendono in ogni caso indispensabili, dovrebbero essere pagati “a parte“ dal licenziatario.
Le clausole di training sono ormai diffusissime; ciò ad ulteriore conferma della sempre maggiore complessità che caratterizza gli accordi internazionali di trasferimento della tecnologia, ormai non più limitati alla mera trasmissione di conoscenze e/o informazioni.
C-Clausola di definizione della documentazione tecnica e tecnologica in cui si sostanzia il know-how oggetto della licenza allo stato in cui si trova.
L’inserimento di tale clausola consente di risolvere, a livello contrattuale, il problema dell’adeguatezza e della compatibilità delle informazioni tecnologiche trasmesse dal licenziante con la struttura organizzativa e manageriale del licenziatario.
BIBLIOGRAFIA GENERALE



CAROSONE O., In tema di tutela giuridica del software, in Riv. Dir. Comm. 1984.

CETANI B., La tutela del software, Pisa, 1997.

CHIMIENTI L., Tutela giuridica dei programmi per elaboratori nella legge del diritto d’autore, Giuffrè, Milano, 1984.

FRANCESCHELLI V., Tutela giuridica dei programmi per elaboratore, in le nuove leggi civili e commerciali, n.2, 1995.

FRANCESCHELLI V., Direttive CEE sulla tutela del software: Trionfo e snaturamento del diritto d’autore, in Riv. Dir. Industriale 1991.

GIANNANTONIO E., Manuale di diritto dell’informatica, Cedam, 1994.

PASTORE S., Il cammino della tutela del software opera dell’ingegno di carattere scientifico, 1987

RISTUCCIA R., ZENO-ZECOVICH V., Il software nella dottrina, nella giurisprudenza e nel D.lgs. 518/92, Cedam, 1993.

INTINI U. , La politica globale, Mondo operaio, 2002.

CORTESE B., Il trasferimento di tecnologia nel diritto internazionale privato. Cessione di licenza e cessione di privative industriali e know-how, Cedam, 2002.

VENTURINI G., L’Organizzazione Mondiale del Commercio, Giuffrè, 2000.

PATERSON G., European System Patent, London, 1992.

STIGLITZ J.E., La globalizzazione ed i suoi oppositori, Einaudi, Torino, 2002.

CERI P., Movimenti globali: La protesta nel XXI secolo, La Terza, Roma, 2002.

BARZANO’- ZANARDO, Brevetti e marchi, Buffetti editore, 1998.

DEANE M., The first industrial revolution, Cambridge, 1965.

BENUSSI F., voce Proprietà industriale, in Dig. Comm., vol. XI, 1995.

BERTINELLI R., Verso lo stato di diritto in Cina, l’elaborazione dei principi generali del codice civile della Repubblica popolare cinese dal 1949 al 1986, Milano, 1989.

BLACKENEY M., The impact of TRIPs in Asia and Pacific Region, in EIPR 1996.

CAFARI PANICO R., Il trasferimento internazionale del know-how, Milano, 1985.

DI CATALDO V., La brevettabilità delle biotecnologie, in Riv. Dir. Industriale 1999.

DRAETTA-PARISI, voce Brevetti, V: diritto della Comunità Europea, in Enc. Giur., vol. V, 1988.

FOGLIO A., Il commercio estero delle tecnologie, dei progetti industriali e del know-how, Milano, 3 ed., 1992.

FRANZOSI M., Il brevetto: quale tutela? Milano, 1996.

FRIGNANI A., Il contratto internazionale, in Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell’economia, Padova, 1990.

FRIGNANI A., voce Know-how, in Dig. Comm., vol. VIII, Utet, 1992.

FRIGNANI A., Diritto del commercio internazionale, IPSOA, 1990.

SOLINGEN E., Industrial Policy, Technology and International Bargaining in Brazil and Argentina, Stanford Press University, 1996.

THOMAS G., Chinese Industry and International Sources of Reform in the Post-Mao era, Cambridge 2002.

GUGLIELMETTI G., L’invenzione di software, brevetto e diritto d’autore, Milano, 1996.

KWON H.A., Patent Protection and Technology Transfer in the Developming World: the THAILAND experience, 1995.

OHARA Y., New Japanese Guidelines for the Regulation of Restriction Patent Clauses in Patent and Know-how Licensing Agreements, 1990.

PAPARELLA E., La nuova legge cinese sull’arbitrato, in Riv. Arb. 1996.

SANDRI S., contratti di licenza in Italia, in Riv. dir. Industriale, 1996.

SENA G., voce Opere dell’ingegno, in Dig. Comm., vol. X, 1994.

SENA G., voce Brevetto per invenzioni industriali, in Dig. Comm., vol. II, 1987.
PENGILLEY M., The Extraterritorial Impact of U.S. Trade Laws, in World Comp, 1997.

SACERDOTI G., La trasformazione del GATT nell’Organizzazione Mondiale del Commercio, in DCI, 1995.

BEIER F.K., From GATT to TRIPs: the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights, Whineim, 1996.

COCUZZA-FARABOSCO, Il sistema di risoluzione delle controversie commerciali tra Stati dopo l’Uruguay Round del GATT, in DCI, 1996.

PARENTI A., Il WTO, il Mulino, Bologna, 2002.

SENA G., I diritti sui modelli e sulle invenzioni industriali, Giuffrè, 1990.

CALORI G., Il trasferimento internazionale del know-how, Milano, 1985.

KURDIJAN V., Il trasferimento di tecnologia e il diritto di proprietà industriale in Brasile, inserto n. 1/2004 da Commercio Internazionale, IPSOA, 2004.

VANZETTI-DI CATALDO, Manuale di diritto industriale, Giuffrè, 2000.

VAN BONEL-BELLIS, Diritto della concorrenza nella Comunità Europea, Giappichelli, Torino, 1994.

COMBA-GARELLI, I contratti internazionali, (il trasferimento di tecnologia, pp. 529-566), Il Sole 24 Ore spa , 2003.

COMBA-GARELLI, Il commercio internazionale: Guida pratica agli scambi con l’estero, Il Sole 24 Ore spa, 2001.

BORTOLOTTI F., Manuale di Diritto Commerciale Internazionale, Vol. I- Diritto dei contratti internazionali- Cedam, 2001

BORTOLOTTI F., Manuale di Diritto Commerciale Internazionale, Vol. II- La redazione dei contratti internazionali, (Cooperazione industriale e trasferimento di tecnologia, pp. 597-705), Cedam, 2001.

BIANCHI M., I contratti internazionali, Vol. II, Il Sole 24 Ore Spa, 1999.

ANGELI S., Brasile, Guida pratica al nuovo “eldorado”: economia, fisco, legislazioni e obblighi valutari,Il Sole 24 Ore spa, 1998.

ANGELI S., Corea del Sud, Guida pratica alla falce di luna del sud: economia, fisco, legislazione, obblighi valutari, Il Sole 24 Ore spa, 1998.

D’AGNOLO G., Cina: Guida al commercio estero ed agli investimenti, Giuffrè, 2001.
COMBA-SCAPINI, Fare business in Cina, Il Sole 24 Ore spa, 1997.

BENUSSI F., Il PCT, la procedura davanti all’Ufficio Europeo dei Brevetti e i vantaggi della via Euro-PCT, in Riv. Dir. Industriale, 1985.

OPPO F., Per una definizione dell’industrialità dell’invenzione, in riv. dir. Civile, 1973.

FRANZOSI M., Monopolio, oligopolio, concentrazioni, Milano, 1989.

ACOCELLA N., Poltica economica nell’era della globalizzazione, Carocci, Roma, 2001.

SFORZA M., WTO: Tutto quello che non vi hanno mai detto sul mercato globale, Feltrinelli, Milano, 2000.

PAGANI F. – CALANDRA C., Le frontiere della globalizzazione: Negoziati commerciali e riforma dell’OMC, Il Mulino, Bologna, 2001.

GUERRIERI F., Libero scambio e regole multilaterali: l’Organizzazione Mondiale del Commercio e il nuovo negoziato multilaterale, Il Mulino, Bologna, 2003.

POLICELLA O., Commento alla proposta di Regolamento sul Brevetto Comunitario, Milano, 2002.

Elenco completo degli articoli

 

Si iscriva alla Newsletter per ricevere gli approfondimenti

 

Raccolta di Giurisprudenza in Omaggio:

IL CONTENZIOSO SUL MUTUO BANCARIO

Clicca qui per richiedere la Raccolta in omaggio

 
 
 

© COPYRIGHT TIDONA

Tutti i contenuti sono protetti dal diritto d'autore. Ogni utilizzo non autorizzato sarà perseguito ai sensi di legge.

RIPRODUZIONE VIETATA

 

 

 

Vedi tutti gli articoli
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Magistra Banca e Finanza
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito;  anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Magistra, Banca e Finanza - www.magistra.it - ISSN: 2039-7410, anno
Esempio: CASTIGLIONI M., La securitization in Italia, in Magistra Banca e Finanza - Tidona.com - ISSN: 2039-7410, 2010
Studio Legale Tidona | Diritto Bancario e Finanziario
 
In questo sito web utilizziamo cookies tecnici per migliorare la Sua navigazione. Continuando la navigazione acconsente al loro uso. Maggiori informazioni alla nostra cookie policy.

stampa questa pagina

© copyright 1998-2009 Studio Legale Tidona e Associati | Tidona.com |